ALEGRA MARTNEZ & FERNANDEZ

ABOGADOS
M E M O RAN D U M
Enero 11, 2016.

TRIBUNAL:

Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

PARA:

Luz Mara Anaya Domnguez Magistrada.

Ramn Ignacio Cabrera Len Magistrado.
Juan Antonio Rodrguez Corona Magistrado.
Lic. Carolina Chuayfett Soto Secretaria de acuerdos.

C.C.
EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
ACTO
RECLAMADO:

578/15-EPI-01-10
NESTLE WATERS NORTH AMERICA INC.
Resolucin de fecha 27 de febrero de 2015, emitida por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que neg la
declaracin administrativa de infraccin en materia de
comercio respecto de la obra de diseo grfico o dibujo,
propiedad de NESTL WATERS NORTH AMERICA INC.

ANTECEDENTES:
1

NESTLE WATERS NORTH AMERICA INC., es una persona moral debidamente constituida, de
conformidad con las leyes del Estado de Delaware, E.U.A., titular de los derechos patrimoniales
de autor del diseo grfico o dibujo que a continuacin se reproduce, el cual se reconoce
como obra protegida, de conformidad a lo previsto por el artculo 13, fracciones V y XIII, de la Ley
Federal del Derecho de Autor.

La obra de dibujo o diseo grfico reproducida anteriormente fue realizada por la empresa
CORNERSTONE STRATEGIC BRANDING, INC., en el ao 2009, por encargo de mi
representada, perteneciendo a mi mandante, la sociedad denominada NESTL WATERS NORTH
AMERICA, INC., los derechos patrimoniales de autor de la obra anteriormente reproducida,
derechos que incluso han sido reconocidos por el propio Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
2

La obra de dibujo o diseo grfico en cita ha sido usada por mi mandante en los Estados Unidos de
Norteamrica para identificar agua para consumo humano, acompaando la marca ARROWHEAD.

Mi mandante detect en el mercado mexicano la fabricacin, distribucin, comercializacin y

comunicacin pblica por parte de SONOGRAPH, S.A. DE C.V., de botellas de agua, las cuales
tienen en su etiqueta un diseo grfico idntico al que es propiedad de mi representada, tal y como
se muestra a continuacin:

DISEO UTILIZADO POR MI MANDANTE

DISEO UTILIZADO POR SONOGRAPH, S.A.

DE C.V.

Mi mandante no ha otorgado autorizacin alguna a SONOGRAPH, S.A. DE C.V. para el uso del
dibujo o diseo grfico que reproduce en el agua embotellada que fabrica, distribuye, comercializa
y publicita con la marca ARROWHEAD; asi como tampoco se le ha sido otorgada autorizacin
alguna para deformarla, modificarla o mutilarla, motivo por el cual mi representada solicit ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se declarara en contra de dicha empresa la infraccin
administrativa en materia de comercio a que se refieren las fracciones I, III y IV del artculo 231 de
la Ley Federal del Derecho de Autor. A dicho procedimiento fue radicado bajo el nmero de
expediente IMC 1402/2013 (I-45) 14435.

Por sentencia de fecha 27 de febrero de 2015 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial neg
la declaracin administrativa de infraccin en materia de comercio solicitada en contra de
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. al considerar que no se acredit que las conductas infractoras
reclamadas pudieran atribuirse a la demandada en dicho procedimiento.

_____________________________________________________________________
Lo resuelto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con fecha 27 de febrero de
2015 contraria a derecho, en virtud de que existieron violaciones procesales que
trascendieron al sentido del fallo, consistentes en la no admisin y consecuente ausencia
de valoracin de pruebas legalmente ofrecidas que demostraban por parte de la sociedad
que represento, la actualizacin de las conductas infractoras reclamadas.
En efecto, en el procedimiento administrativo de origen fueron desechadas de manera
contraria a derecho las pruebas ofrecidas por mi mandante marcadas con los numerales
8, 9, 10, 11, 19 y 20, as como los registros de marca 1,635,888, 1,297,937, 1,655,715,
1,647,001, 1,297,937, 1,635,888 y el anexo denominado "Exhibt D (3.3) por considerar
que dichas pruebas tenan por objeto demostrar el uso ininterrumpido de la marca
ARROWHEAD Y DISEO y por tanto no tenan relacin con la litis; con lo que la
autoridad demandada prejuzg indebidamente su alcance y valor probatorio, limitando as
el derecho de mi mandante para demostrar los hechos constitutivos de su accin, as
como el derecho de ofrecer y que le sean admitidas toda clase de pruebas ofrecidas en
trminos de ley.
La resolucin de fecha 27 de febrero de 2015 que en este expediente se combate,
determin negar la procedencia de las causales de infraccin invocadas por mi mandante
por considerar que no exista prueba que implicara que los hechos atribuidos a
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. hubieran sido efectivamente realizados por dicha persona
moral, cuando en realidad, mi mandante ofreci pruebas que demuestran esa conducta,
pero stas fueron indebidamente desechadas.

De manera especial se destaca que las pruebas ofrecidas con los nmeros 8, 9, 10,
11, 19 y 20 del escrito de demanda, consistentes en la solicitud de registro de marca
1230866, el registro de la marca 1282485, la solicitud de registro marca 1178599, el
registro de marca 1241748, propiedad de SONOGRAPH, S.A. DE C.V., la copia
certificada de la primera hoja de la solicitud de declaracin administrativa de nulidad
del registro marcario 1241748 ARROWHEAD, que se tramita bajo el nmero de
expediente P.C. 965/2013 (N-251) 9919 y la copia certificada de la primera hoja de la
solicitud de declaracin administrativa de nulidad del registro marcario 1282485
DISEO, que se tramita bajo el nmero de expediente P.C. 968/2013 (N-252) 9934,
tambin tienen absoluta relacin con la litis que nos ocupa en el sentido de que con
dichos medios de conviccin se acredita que la sociedad denominada SONOGRAPH,
S.A. DE C.V. ha producido, reproducido, comunicado y/o utilizado pblicamente una
obra protegida a favor de mi mandante que se acompaa de la denominacin
ARROWHEAD en los productos en que la aplica, sin la autorizacin previa y
expresa del titular de los derechos patrimoniales; as como tambin evidencian los
ligeros cambios, deformaciones, modificaciones o mutilaciones efectuadas por
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la obra de diseo de mi mandante sin su autorizacin,
puesto que demuestran que dicha sociedad ha registrado indebidamente como
marca una imagen prcticamente idntica a la obra de diseo cuyos derechos
patrimoniales son propiedad de mi representada, cometiendo actos que implican
infracciones en materia de comercio, previstas por el artculo 231 fracciones I, III y
IV de la Ley Federal del Derecho de Autor.
En efecto, de la solicitud de registro de marca 1230866, del registro de la marca 1282485,
de la solicitud de registro marca 1178599 y del registro de marca 1241748, propiedad de
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. claramente se aprecia que dicha sociedad reproduciendo
prcticamente el diseo la obra de dibujo de mi mandante, solicit y obtuvo ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro como marca de dicha obra,
asimismo, se aprecia la fecha a partir de la cual solicit y obtuvo su registro.
De igual forma, las pruebas indebidamente desechadas por la autoridad administrativa
marcadas con los nmeros 8, 9, 10 y 11 en comparacin con la obra de dibujo de mi
mandante, evidencian los ligeros cambios, deformaciones, modificaciones o mutilaciones
efectuadas por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la obra de diseo de mi mandante, y
demuestran la actualizacin de las conductas de infraccin hechas valer por mi mandante,
as como que stas son atribuibles a la empresa SONOGRAPH, S.A. DE C.V. en el
procedimiento administrativo de origen, puesto que fue dicha sociedad quien acudi ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a solicitar el registro como marca de la
obra de dibujo de mi mandante, seccionndola para solicitar por separado el diseo y la
denominacin ARROWHEAD de la obra.
Las solicitudes de registro y ttulos de las marcas 1282485 y 1241748, ARROWHEAD,
propiedad de SONOGRAPH, S.A. DE C.V., fueron indebidamente desechadas, toda
vez que son idneas para probar en materia de derechos de autor, y en el caso
concreto, para demostrar que SONOGRAPH, S.A. DE C.V., reprodujo, utiliz y
comunic pblicamente una obra protegida por el derecho de autor a favor de mi
representada, por lo que resulta contrario a derecho que la autoridad demandada haya
indicado que no puede admitirlas porque los registros marcarios no son una figura
regulada por el derecho de autor.

Debe quedar claro que mi mandante en ningn momento pretendi mezclar las figuras
que regula la Ley Federal del Derecho de Autor con las que regula la Ley de la Propiedad
Industrial, y, que si ofreci como prueba dentro de la solicitud de declaracin
administrativa de infraccin en materia de comercio las solicitudes de registro y ttulos de
registro de las marcas 1282485 y 1241748, ARROWHEAD, propiedad de SONOGRAPH,
S.A. DE C.V. es precisamente porque en ellas consta el uso, reproduccin,
mutilacin, modificacin por parte de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. de la obra de
dibujo respecto de la cual mi mandante reclama la actualizacin de las causales de
infraccin previstas en las fracciones I, III y IV del artculo 231 de la Ley Federal del
Derecho de Autor, as mismo, en ellas consta la fecha a partir de la cual dicha
empresa ha lesionado los intereses de mi representada.
A lo largo del presente asunto se ha demostrado que no exista motivo para que el
Coordinador Departamental de Resoluciones en Infracciones en Materia de Comercio
desechara las probanzas en cita, puesto que eran necesarias para demostrar las causales
de infraccin que mi mandante hizo valer en contra de la sociedad SONOGRAPH, S.A.
DE C.V., en especial que la conducta que mi mandante reclama s es atribuible a la
ahora tercero interesada.
Las pruebas marcadas con los numerales 19 y 20, tambin tienen relacin con la litis,
pues con ellas se demostraba que, mi representada ha solicitado la declaracin
administrativa de nulidad de las marcas 1241748 ARROWHEAD y 1282485 propiedad de
SONOGRAPH, S.A. DE C.V., toda vez que dichas marcas 1241748 ARROWHEAD y
1282485 DISEO actualizan las causales de nulidad previstas por la fraccin II del
artculo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues quien tiene un mejor derecho sobre
la denominacin ARROWHEAD y del diseo de la marca que acompaa a la
denominacin ARROWHEAD, es mi mandante, pero dichos procedimientos tienen
relacin con la presente litis en virtud de que el diseo que acompaa la marca
ARROWHEAD es la obra de dibujo protegida por el derecho de autor, respecto de la cual
ahora mi mandante fund la presente accin.
Resulta importante destacar que por sentencias de fecha 27 de febrero de 2015, dictadas
en los procedimientos P.C. 965/2013 (N-251) 9919, P.C. 968/2013 (N-252) 9934 fueron
declaradas nulas las marcas 1241748 ARROWHEAD y 1282485 (DISEO) propiedad de
SONOGRAPH, S.A. DE C.V., con lo que actualmente tambin mi mandante demuestra
que ha desaparecido el indebido derecho adquirido por dicha sociedad sobre la
denominacin ARROWHEAD y del diseo de la marca que acompaa a la denominacin
ARROWHEAD, al reconocerse por parte del propio Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial que mi mandante tiene un mejor derecho sobre ellos; documentales que obran
en el presente expediente al haber sido ofrecidas en el escrito demanda y admitidas por
esta H. Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual.
Entonces, la relacin con la litis de los medios probatorios indebidamente desechados por
la autoridad administrativa, es evidente pues NESTLE WATERS NORTH AMERICA, INC.
con los medios probatorios desechados ilegalmente pretenda demostrar el indebido uso,
reproduccin, modificacin, mutilacin y deformacin por parte de SONOGRAPH, S.A. DE
C.V. de la obra de derecho de autor propiedad de mi mandante, as como el hecho de que
fue indebida su proteccin por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
como marcas 1241748 y 1282485.

El desechamiento de las pruebas 8, 9, 10, 11, del escrito de solicitud de declaracin

administrativa de infraccin en materia de comercio, consistentes en la solicitud de
registro de marca 1230866, el registro de la marca 1282485, la solicitud de registro de
marca 1178599, el registro de marca 1241748, propiedad de SONOGRAPH, S.A. DE C.V.
por parte del Coordinador Departamental de Resoluciones en Infracciones en Materia de
Comercio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue contraria a derecho, por las
razones antes expuestas, pero adems lo es el actuar del Subdirector Divisional de
Infracciones Administrativas en Materia de Comercio de dicho Instituto al dictar la
resolucin de fecha 27 de febrero de 2015 con folio 8880, pues atendi nicamente al
desechamiento de las pruebas en cita y no las valor, dejando de lado que la informacin
que contienen las probanzas en cita son del conocimiento pblico y exigibles al ser
dadas a conocer mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial, y por tanto, debi
observarla y valorarla, lo cual tampoco ocurri.
En atencin a lo anterior, es claro que el hecho de que el Coordinador Departamental de
Resoluciones en Infracciones en Materia de Comercio hubiera resuelto el desechamiento
de las pruebas ofrecidas por mi representada bajo los numerales 8, 9, 10, 11, 19 y 20, as
como a los registros de marca 1,635,888, 1,297,937, 1,655,715, 1,647,001, 1,297,937,
1,635,888 y el anexo denominado "Exhibt D (3.3) caus agravio a mi mandante, en
especial el desechamiento de las marcadas con los numerales 8, 9, 10, 11, puesto que la
autoridad demandada en la resolucin de fecha 27 de febrero de 2015 determin negar la
procedencia de las causales de infraccin invocadas por mi mandante por considerar que
no exista prueba que implicara que los hechos atribuidos a SONOGRAPH, S.A. DE C.V.
hubieran sido efectivamente realizados por dicha persona moral, cuando en realidad, es
claro que de conformidad con las citadas probanzas se demuestra lo contrario.
Las pruebas que la autoridad demandada decidi no admitir hacen evidente que, desde el
procedimiento de origen mi mandante demostr la actualizacin de las causales de
infraccin contempladas en el artculo 231 fracciones I, III y IV de la Ley Federal del
Derecho de Autor que hizo valer, y que de haber sido admitida la totalidad de las pruebas
que ofreci, incluyendo las probanzas consistentes en la solicitud de registro de marca
1230866 (Prueba 8), el ttulo de registro de la marca 1282485 (Prueba 9), la solicitud de
registro marca 1178599 (Prueba 10), el ttulo de registro de marca 1241748 (Prueba 11),
todos propiedad de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. se hubiera percatado que corroboran
precisamente que dicha sociedad ha incurrido en las causales de infraccin que mi
mandante ha hecho valer, pues para poder solicitar como marca el registro de la obra de
dibujo y la denominacin ARROWHEAD la reprodujo, la us, y sobre ella efecto ligeras
modificaciones, deformaciones y mutilaciones sin el consentimiento de quien tiene los
derechos patrimoniales de la obra. Sin embargo, el debido desechamiento y no valoracin
de las citadas pruebas trascendi al sentido de la resolucin de fecha 27 de febrero de
2015, ya que derivado de ello, (en especial de la ausencia de valoracin de las marcadas
con los numerales 8, 9, 10 y 11) el Subdirector Divisional de Infracciones Administrativas
en Materia de Comercio resolvi negar la declaracin administrativa de infraccin en
materia de comercio, motivo por el cual ahora resulta procedente se declare su nulidad.
Efectivamente, de entre las pruebas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
indebidamente desech se encuentran (entre otras): la solicitud de registro de marca
1230866, el registro de la marca 1282485, la solicitud de registro marca 1178599, el
registro de marca 1241748, propiedad de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. las cuales por s

mismas demuestran que dicha sociedad ha producido, reproducido, comunicado

y/o utilizado pblicamente una obra protegida a favor de mi mandante que se
acompaa de la denominacin ARROWHEAD, sin la autorizacin previa y expresa
de mi mandante; as como tambin evidencian los ligeros cambios, deformaciones,
modificaciones o mutilaciones efectuadas por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la obra
de diseo de mi mandante sin su autorizacin, toda vez que demuestran que dicha
sociedad registr indebidamente como marca una imagen prcticamente idntica a
la obra de diseo cuyos derechos patrimoniales son propiedad de mi representada;
y que tales pruebas en relacin con las dems ofrecidas por mi mandante desde el origen
del procedimiento, implican que tales conductas SONOGRAPH, S.A. DE C.V. las realiz
con nimo de lucro, cometiendo actos que implican infracciones en materia de comercio,
reclamadas por mi mandante en el origen del procedimiento y previstas por el artculo 231
fracciones I, III y IV de la Ley Federal del Derecho de Autor; por lo que ahora resulta
procedente se ordene al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial admitir a trmite las
pruebas indebidamente desechadas y con base en ellas y las dems que obran en el
expediente de origen, declarar la resolucin que proceda conforme a derecho.

2. La resolucin de fecha 27 de febrero de 2015, emitida por el Subdirector Divisional de

Infracciones Administrativas en Materia de Comercio es igualmente contraria a derecho en
virtud de que la autoridad demandada, no valor ni adminicul adecuadamente parte de
las pruebas aportadas por mi mandante y admitidas previamente en el procedimiento
administrativo de origen, ni fund ni motiv debidamente su determinacin; lo que
ocasion que de forma contraria a derecho se hubiera negado la declaracin
administrativa de infraccin en materia de comercio en contra de la empresa
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. por considerar que no existan elementos probatorios que
demostraran que las conductas de infraccin reclamadas podan ser atribuidas a la hoy
tercero interesada, motivo por el cual de conformidad con el artculo 51 fracciones III y IV;
y 52 fraccin III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo resulta
procedente se declare su nulidad para el efecto de que derivado de la correcta valoracin
de todas y cada una de las pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo de
origen, se declaren las infracciones administrativas solicitadas y se impongan las
sanciones administrativas que correspondan.
Mi mandante en el procedimiento administrativo de origen hizo valer tres causales de
infraccin en contra de SONOGRAPH, S.A. DE C.V., mismas que se encuentran previstas
en el artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor a travs de sus fracciones I, III y
IV, y para demostrar su actualizacin, mi mandante deba demostrar en todos los casos,
ser titular de los derechos patrimoniales de la obra de dibujo base de la accin, hecho
que, tal y como lo reconoci el Subdirector Divisional de Infracciones Administrativas en
Materia de Comercio a lo largo de la resolucin de fecha 27 de febrero de 2015 fue
demostrado, conclusin respecto de la cual mi mandante no genera controversia.
Sin embargo, para demostrar la actualizacin de las causales de infraccin previstas en el
artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor a travs de sus fracciones I, III y IV mi
mandante deba tambin demostrar que SONOGRAPH, S.A. DE C.V. es quien lleva a
cabo las conductas reclamadas, consistentes en comunicar o utilizar pblicamente la obra
protegida por cualquier medio; producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o
comercializar copias de obra; ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en

circulacin obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o
mutiladas sin autorizacin del titular del derecho de autor.
Las conductas en cita se demostraron por parte de mi mandante con las pruebas que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desech indebidamente, pero tambin a
travs de las pruebas admitidas desde el origen de la litis; pero que fueron indebidamente
valoradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, provocando ahora la
ilegalidad de la resolucin que se combate.
En primer trmino debe tomarse en consideracin que dentro de la instrumental de
actuaciones que mi representada ofreci como prueba en la solicitud de declaracin
administrativa de infraccin en materia de comercio, obraba el escrito de contestacin
presentado por SONOGRAPH, S.A. DE C.V., mismo que si bien es cierto no fue
admitido a trmite por haberse presentado de forma extempornea, la autoridad
demandada no debi omitir valorar que en l se afirm de manera libre y espontnea
por el representante de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. que dicha sociedad invent el
diseo motivo de la litis, as como la denominacin ARROWHEAD, lo cual per se
implica el reconocimiento de que es respecto de dicha persona jurdica, y no respecto de
alguien ms que debe analizarse la procedencia de las causales de infraccin que mi
mandante hizo valer; as como tambin implica el reconocimiento de la conducta que mi
mandante le imput a dicha sociedad en especial por cuanto a que ha producido,
reproducido, comunicado y/o utilizado pblicamente una obra protegida a favor de mi
mandante que se acompaa de la denominacin ARROWHEAD, sin la autorizacin previa
y expresa del titular de los derechos patrimoniales; as como tambin evidencian los
ligeros cambios, deformaciones, modificaciones o mutilaciones efectuadas por
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la obra de diseo de mi mandante.
As pues, si la propia demandada afirm ser la supuesta creadora de la obra de dibujo
respecto de la cual mi mandante reclama la actualizacin de las causales de
infraccin que hizo valer, y dicha afirmacin constituye una confesin expresa por
haberla realizado la propia parte demandada, no exista motivo para que la autoridad
administrativa resolviera que no existan pruebas que evidenciara que SONOGRAPH,
S.A. DE C.V. es la persona que ha realizado las conductas reclamadas por mi mandante,
consistentes por lo menos en producir, reproducir, comunicar y/o utilizar pblicamente una
obra protegida a favor de mi mandante que se acompaa de la denominacin
ARROWHEAD; as como la de realizar ligeros cambios, deformaciones, modificaciones o
mutilaciones a la obra de diseo de mi mandante sin su autorizacin; y mucho menos
exista razn para que hubiera negando la procedencia de las causales infraccin que mi
mandante hizo valer si SONOGRAPH, S.A. DE C.V. no ofreci prueba alguna dentro de
su escrito de contestacin que demostrara que su supuesta creacin fue anterior a la
fecha en que cre el diseo u obra de dibujo respecto de la cual mi mandante sufre
afectacin.
Por tanto, con tan solo el reconocimiento expreso de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. de ser
el supuesto creador de la obra de dibujo reproducida previamente y la denominacin
ARROWHEAD se demostraba que las conductas que mi mandante reclam de la
sociedad demandada eran atribuibles a dicha persona moral y no a alguien diferente; as
como que con tal reconocimiento tambin se acreditaban las hiptesis normativas
consistentes en producir, reproducir, comunicar y/o utilizar pblicamente una obra
protegida a favor de mi mandante que se acompaa de la denominacin ARROWHEAD;

as como la de realizar ligeros cambios, deformaciones, modificaciones o mutilaciones a la

obra de diseo de mi mandante, puesto que demuestra que dicha sociedad registr
indebidamente como marca una imagen prcticamente idntica a la obra de diseo cuyos
derechos patrimoniales son propiedad de mi representada y de manera independiente
obtuvo tambin el registro como marca de la denominacin ARROWHEAD, que es la que
acompaa a la obra de dibujo de mi manante, conductas contrarias a derecho previstas y
sancionadas por el artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor en sus fracciones
I, III y IV.
Adems, el Subdirector Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio
debi valorar que las solicitudes de marca que maduraron en los registros nmeros
1241748 y 1282485 respectivamente, respecto de los cuales SONOGRAPH, S.A. DE C.V.
se dice ser su creador y que constituyen la obra de dibujo respecto de la cual mi
mandante es titular, fueron publicadas en las Gacetas de la Propiedad Industrial de
octubre de 2011, (puesta en circulacin el 15 de diciembre de 2011), y de Abril de 2012
(puesta en circulacin el da 6 de agosto de 2012), y que por tanto constituyen
informacin pbica considerada como hecho notorio y que le es obligatorio observarla.
El actuar la autoridad demandada al dictar la resolucin de fecha 27 de febrero de 2015
indicando que no contaba con pruebas que implicaran que las conductas reclamadas son
atribuibles a SONOGRAPH, S.A. DE C.V. es a todas luces contrario a derecho, pues aun
cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hubiera desechado las probanzas
marcadas con los numerales 8, 9, 10 y 11 ofrecidos en la solicitud de declaracin
administrativa de infraccin en materia de comercio, exista el reconocimiento expreso
de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. de ser el supuesto creador de la obra respecto de la
cual mi mandante manifiesta sufrir afectacin, as como tambin debi valorar que, al
momento en que SONOGRAPH, S.A. DE C.V. solicit y obtuvo el registro como marca
del dibujo o diseo grfico respecto del cual mi mandante tiene los derechos
patrimoniales de autor y de la denominacin ARROWHEAD, SONOGRAPH, S.A. DE C.V.
est comunicando pblicamente la obra de dibujo respecto de la cual mi mandante
es titular, pues no se debe perder de vista que adems los ttulos de las marcas son
publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial que surte plenos efectos frente al
propio Instituto que la emite y frente a terceros, en trminos del artculo 8 de la Ley de la
Propiedad Industrial; lo cual actualiza las causales de infraccin previstas en el artculo
231 fracciones I, III y IV del artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
La causa por la que termina desestimando o restando valor a cada prueba la demanda,
resulta equivocada y contraria a derecho por las razones siguientes:
-De la Fe de Hechos 869 de fecha 22 de mayo de 2012 se demuestra la venta de
productos de agua ARROWHEAD de diferentes tamaos por la sociedad TYSART
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. en la cadena de supermercados denominada
VIMARK, agregndose al acta un ticket y, reconoce que a dicha acta se agreg una
fotografa tomada de los productos ARROWHEAD adquiridos en la diligencia, indicando
que dicha fotografa cuenta con la certificacin notarial de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que fue obtenida, as como del origen de los productos que fueron
fotografiados; y que la imagen que captur la fotografa que obra agregada al acta 869
corresponde totalmente (aunque solo pueda observarse el frente) a la botella que fue
ofrecida como muestra fsica por mi mandante con el numeral 15 en el procedimiento
administrativo de origen y por tanto, al ser iguales en la parte frontal, podra por lo menos

causar la presuncin de que los laterales y el reverso de las botellas que se observan en
el acta 869 tienen los mismos datos que se observan en la muestra fsica (prueba 15),
donde s se observa que fue ELABORADO POR SONOGRAPH, S.A. DE C.V., y que
refiere a la pgina de internet www.arrowheadmexico.com (que mi mandante tambin
ofreci como prueba 17) y que incluye la denominacin ARROWHEAD indicando que es
una marca registrada, que como tambin se demostr desde el origen del procedimiento
con la prueba 11 y que es del conocimiento pblico por haberse publicado en la Gaceta
de la Propiedad Industrial correspondiente al mes de octubre del ao 2011, puesta en
circulacin el da 15 de diciembre de 2011, ARROWHEAD es una marca que estuvo
registrada durante su vigencia (hasta el 27 de febrero de 2015) a nombre de
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. y en el que se observa que el producto tiene el mismo
domicilio que aqul en que SONOGRAPH, S.A. DE C.V. manifest bajo protesta de
decir verdad, corresponde a su domicilio y al de su establecimiento y que en
consecuencia se actualizan las causales de infraccin contempladas en el 231 fracciones
I, III y IV de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues
tal conducta evidencia la produccin, reproduccin, comunicacin y utilizacin pblica de
una obra protegida a favor de mi mandante que se acompaa de la denominacin
ARROWHEAD en los productos en que la aplica SONOGRAPH, S.A. DE C.V., sin la
autorizacin previa y expresa del titular de los derechos patrimoniales; as como tambin
evidencian la comercializacin de los productos que incluyen la obra motivo de la litis y los
ligeros cambios, deformaciones, modificaciones o mutilaciones efectuadas por
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la obra de diseo de mi mandante sin su autorizacin.
-

De la Escritura Publica 33,239 de fecha 29 de junio de 2012, se constata la entrega recepcin de un escrito dirigido al representante legal de la sociedad SONOGRAPH, S.A.
DE C.V., mismo que fue anexado en original al acta de fe de hechos en estudio, y en el
que se observa que fue expedido el 21 de junio de 2012, por el suscrito en representacin
de NESTLE WATERS NORTH AMERICA INC., en que se solicitaba a la empresa visitada:
retirar el reclamo presentado a Costco de Mxico, S.A. de C.V. por la comercializacin de
productos bajo la marca ARROWHEAD; proceder con la cancelacin de los registros de
marca 1241748 y 1282485, as como cualquier otro registro que invada los Derechos de
Autor y Propiedad Intelectual de NESTLE WATERS NORTH AMERICA INC., desistirse de
cualquier solicitud de registro bajo dichas caractersticas, al tiempo de comprometerse a
no volver a usar e intentar registrar derechos de Propiedad Intelectual alguno de su
representada o de las empresas del grupo; suspender la comercializacin de cualquier
producto, y/o la exhibicin por cualquier medio de cualquier material publicitario, en el que
se use la marca ARROWHEAD y/o los diseos asociados a la misma. Demuestra que
desde por lo menos la fecha en que se realiz la Fe de Hechos, esto es, el 9 de junio de
2012 mi mandante inform a SONOGRAPH, S.A. DE C.V. que estaba lesionando sus
derechos de propiedad intelectual a travs del producto que comercializa con la marca
ARROWHEAD y los diseos asociados a la misma, pidiendo el cese de su actividad, sin
embargo, pese a ello, la sociedad SONOGRAPH, S.A. DE C.V. continu con el uso
indebido de la marca ARROWHEAD y el diseo que acompaa a la marca, que es
prcticamente igual al que mi mandante es titular, lo cual se poda haber corroborado por
la demandada de haber adminiculado debidamente dicha fe de hechos a la diversa
nmero 1,695 de fecha 13 de mayo de 2013 que referenca al contenido de la pgina de
internet www.arrowheadmexico.com en donde se observa la distribucin y
comercializacin de los productos en los cuales la tercero interesada aplica la obra de
dibujo o diseo grfico propiedad de mi representada en por lo menos los estados de Baja
California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Estado de Mxico.

- De la Fe de Hechos nmero 1,695 de fecha 13 de mayo de 2013, demuestra que la

imagen que aparece en el sitio de internet a que se refiere, coincide con la muestra fsica
ofrecida por mi mandante que indica es elaborada por SONOGRAPH, S.A. DE C.V., y que
precisamente la primer pantalla que se abre en el sitio www.arrowheadmexico.com se
observa un diseo que corresponde al que contiene la muestra fsica respecto de la cual
mi mandante aduce sufrir afectacin, y que adems la marca ARROWHEAD que aparece
marcada como marca registrada, es precisamente la marca 1241748 que fue otorgada
indebidamente a SONOGRAPH, S.A. DE C.V., hacindose pblico tal acto al momento de
su publicacin en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente al mes de octubre
del ao 2011, puesta en circulacin el da 15 de diciembre de 2011; an cuando dicho
registro marcario actualmente se encuentre nula. y que la adminiculacin de dichas
probanzas demuestran la actualizacin de las causales de infraccin hechas valer por mi
mandante con fundamento en el artculo 231 fracciones I, III y IV del artculo 231 de la Ley
Federal del Derecho de Autor, pues acreditan la produccin, reproduccin, comunicacin y
utilizacin pblica de una obra protegida a favor de mi mandante que se acompaa de la
denominacin ARROWHEAD en los productos en que la aplica SONOGRAPH, S.A. DE
C.V., sin la autorizacin previa y expresa del titular de los derechos patrimoniales; as
como tambin evidencian la comercializacin de los productos que incluyen la obra motivo
de la litis y los ligeros cambios, deformaciones, modificaciones o mutilaciones efectuadas
por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la obra de diseo de mi mandante sin su autorizacin.
-

Por lo que respecta a la muestra fsica ofrecida por mi mandante con el numeral 15 an
cuando la autoridad demandada determina que tiene valor probatorio de indicio, debido a
que carece de la certificacin correspondiente de tiempo, modo y lugar y que por tanto no
cuenta con la suficiente fuerza legal para generar conviccin a esa autoridad respecto de
su procedencia, por lo que an cuando en la etiqueta del producto se indica que fue
elaborado por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. y que la etiqueta que trae adherida ostenta la
palabra ARROWHEAD, sera hasta que efectuara su adminiculacin con otro medio
probatorio que se podra robustecer su valor. Sin embargo, al final omiti realizar la
adminiculacin de la citada prueba con las dems ofrecidas por mi mandante, pues de
haberlo hecho se hubiera percatado de que:
a

En relacin con la fe de hechos 869 se demuestra que en el mercado existen

botellas de agua (que es uno de los productos que protegi SONOGRAPH, S.A.
DE C.V. con las marcas 1241748 y 1282485) que contiene el mismo frente que
la muestra fsica ofrecida en el origen del procedimiento con el nmero 15 que
indica que es elaborada por SONOGRAPH, S.A. DE C.V., donde en ambas se
incorpora la denominacin ARROWHEAD seguida del signo (indicando que
se trata de una marca registrada, la cual hasta antes del 27 de febrero de 2014
se encontraba registrada a favor de SONOGRAPH, S.A. DE C.V).; asimismo se
demuestra que se observa un diseo que es prcticamente igual a la obra de
dibujo que es materia de la litis y que en conjunto son pruebas con las cuales se
constata su venta y puesta a disposicin del pblico en general en
presentaciones de diferentes tamaos; lo cual implica la produccin,
reproduccin, comunicacin y utilizacin pblica de una obra protegida a favor
de mi mandante por parte de SONOGRAPH, S.A. DE C.V., y en comparacin
tambin con la obra de dibujo respecto de la cual mi mandante reclama sufrir
afectacin, tambin se demuestran los ligeros cambios, deformaciones,

modificaciones o mutilaciones efectuadas por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la

obra de diseo de mi mandante.
b

En relacin con la informacin pblica contenida en las Gacetas de la

Propiedad Industrial correspondientes a los meses de octubre del 2011 y abril
del 2012, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra
obligado a observar, la demandada hubiera constatado que la marca
ARROWHEAD que se observa en el envase de la botella como marca
registrada, es una marca que fue concedida a favor de SONOGRAPH, S.A. DE
C.V. y que el domicilio que se observa en el producto corresponde al que
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. manifest bajo protesta de decir verdad,
corresponde a su domicilio y al de su establecimiento; y que por tanto, en
conjunto demuestran la produccin, reproduccin, comunicacin y utilizacin
pblica de una obra protegida a favor de mi mandante que se acompaa de la
denominacin ARROWHEAD en los productos en que la aplica SONOGRAPH,
S.A. DE C.V.; as como tambin evidencian los ligeros cambios, deformaciones,
modificaciones o mutilaciones efectuadas por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la
obra de diseo de mi mandante.

En relacin con la Fe de Hechos 32,239; que la produccin, reproduccin,

comunicacin y utilizacin pblica de la obra protegida por el derecho de autor
en favor de mi mandante, que indebidamente aplica SONOGRAPH, S.A. DE
C.V. en los productos que comercializa, as como los ligeros cambios,
deformaciones, modificaciones o mutilaciones efectuadas por SONOGRAPH,
S.A. DE C.V. a la obra de diseo de mi mandante, son sin la autorizacin previa
y expresa de mi mandante.

En relacin con la Fe de Hechos 1,695; que la pgina de internet

www.arrowheadmexico.com que referencia la muestra fsica que mi mandante
ofrece como prueba con el numeral 15, contiene en la pgina de inicio la misma
denominacin y diseo que se observa en su etiqueta del producto, y que la
botella de agua en que se integra el dibujo o diseo grfico que mi mandante
reclama, especifica que es elaborado o fabricado por SONOGRAPH, S.A. DE
C.V. y se seala como domicilio el ubicado en Blvd. Ignacio Soto, nmero 25-A,
Colonia Lomas Altas, Hermosillo Sonora quien tiene su domicilio en Blvd.
Ignacio Soto, nmero 25-A, Colonia Lomas Altas, Hermosillo Sonora, los cuales
corresponden al mismo titular y domicilio con que se encuentra registrada la
pgina de internet www.arrowheadmexico.com donde adems se menciona que
tal producto se distribuye en por lo menos los estados de Baja California Norte y
Sur, Sonora, Sinaloa y Estado de Mxico; y que por tanto, demuestran la
produccin, reproduccin, comunicacin y utilizacin pblica de una obra
protegida a favor de mi mandante que se acompaa de la denominacin
ARROWHEAD en los productos en que la aplica SONOGRAPH, S.A. DE C.V.;
as como tambin evidencian la comercializacin de los productos que incluyen
la obra motivo de la litis y los ligeros cambios, deformaciones, modificaciones o
mutilaciones efectuadas por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. a la obra de diseo de
mi mandante.

En relacin con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana;

la autoridad administrativa hubiera concluido que le favorecan a mi mandante,

puesto que de ninguna forma se desvirtuaba la actualizacin de las conductas

que mi mandante reclam de SONOGRAPH, S.A. DE C.V.
Por lo tanto derivado de la debida adminiculacin de las pruebas aportadas por mi
mandante, es que el Subdirector Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de
Comercio hubiera concluido que las conductas que mi mandante reclama de
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. con fundamento en el artculo 231 fracciones I, III y IV de la
Ley Federal del Derecho de Autor, son totalmente atribuibles a dicha persona jurdica.
Adicional a las pruebas con que cont el Subdirector Divisional de Infracciones
Administrativas en Materia de Comercio, esta H. Sala Especializada en materia de
Propiedad Intelectual cuenta con la prueba documental consistente en la carta suscrita
por el Lic. Ramss Marcor Ramnez en su carcter de Representante Legal de
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. dirigida a SMART & FINAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
que demuestra que SONOGRAPH, S.A. DE C.V. manifestando como su domicilio el
ubicado en Blvd. Ignacio Soto No. 25-A, Col. Lomas Altas, C.P. 83159, Hermosillo,
Sonora; citando como su pgina de internet la siguiente: www.arrowheadmexico.com; y
ostentndose como titular de las marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial con los nmeros 1241748 ARROWHEAD y 1282485 (DISEO), solicit a
SMART & FINAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (comercializador de agua embotellada
con la marca ARROWHEAD que contiene la obra de dibujo de la cual NESTLE WATERS
NORTH AMERICA INC es titular) desistirse de vender, promover, o comercializar cualquier
producto con la marca ARROWHEAD, y diseo en ella; indicando que dichas marcas son
de valor para SONOGRAPH, S.A. DE C.V. quien otorga el uso de las mismas por medio
de licencias limitadas a empresarios que pretendan importar, distribuir, producir y vender
agua embotellada al amparo de dichas marcas, y que la comercializacin por parte de
SMART & FINAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. de productos que integran la marca
ARROWHEAD y el diseo que la acompaa y que provienen de mi mandante, puede
confundir al pblico consumidor al hacerle creer que se encuentra afiliado, asociado o
patrocinado de alguna manera por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. afirmaciones que implican
de igual forma la actualizacin de las causales de infraccin previstas en el artculo 231
fracciones I, III y IV de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Asimismo esta H. Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual debe tomar en
consideracin que el que SONOGRAPH, S.A. DE C.V. no se haya apersonado a juicio
implica el reconocimiento de las conductas que mi mandante le imputa.
Con las pruebas que obran desde el origen del procedimiento tambin se ha demostrado:
a

Respecto de la fraccin I del artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de

Autor.

De haber sido debidamente adminiculadas las pruebas nmero 12 a 17, 21 y 22, junto con
la declaracin de la propia demandada en el procedimiento administrativo de origen y la
Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente al mes de octubre del ao 2011, puesta
en circulacin el da 15 de diciembre de 2011 y correspondiente al mes de abril del ao
2012, puesta en circulacin el da 6 de agosto de 2012 la autoridad demandada hubiera
declarado la procedencia de la causal de infraccin contemplada en la fraccin I del
artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues hubiera determinado que
SONOGRAPH, S.A. DE C.V., comunica y utiliza pblicamente la obra de dibujo o

diseo propiedad de mi representada NESTLE WATERS NORTH AMERICA, INC.,

para identificar sus productos consistentes en agua embotellada, sin la autorizacin previa
y expresa de mi mandante que es quien es la titular de los derechos patrimoniales.
Si SONOGRAPH, S.A. DE C.V. solicit y obtuvo el registro como marca del dibujo o
diseo grfico respecto del cual mi mandante tiene los derechos patrimoniales de autor
que acompaa a la denominacin ARROWHEAD, est comunicando pblicamente la obra
de dibujo respecto de la cual mi mandante es titular, pues no se debe perder de vista que
adems los ttulos de las marcas se hacen del conocimiento pblico cuando son
publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y se hacen exigibles al da siguiente
en trminos del artculo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Asimismo, la tercero interesada hizo del conocimiento general el dibujo o diseo grfico
respecto del cual mi mandante tiene los derechos patrimoniales de autor que se
acompaa de la denominacin ARROWHEAD por medio de la pgina de internet
www.arrowheadmexico.com (que fue creada por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. el 22 de
octubre de 2011), de la muestra fsica ofrecida por mi mandante con el numeral 15 misma
que ha sido puesta en el comercio, como lo muestra la Fe de Hechos 869 obteniendo as
un aprovechamiento de la obra originaria que ya gozaba de reconocimiento y prestigio
derivado del uso que mi mandante ha hecho de su obra en los Estados Unidos de
Norteamrica; siendo que el uso y comunicacin pblica que ha hecho SONOGRAPH,
S.A. DE C.V. de la obra motivo de la litis ha sido sin la autorizacin previa y expresa del mi
mandante, como titular de los derechos patrimoniales de la misma, tal y como se acredita
con la Fe de Hechos 32,239.
Es importante destacar a esta H. Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que el otorgamiento de los
registros de marca 1241748 ARROWHEAD y 1282485 INNOMINADO result contrario a
derecho, motivo por el que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los declar
nulos por sentencias de fecha 27 de febrero de 2015 dictadas en los expedientes P.C.
965/2013 (N-251) 9919; y P.C. 968/2013 (N-252) 9934, tal y como lo demuestran las
pruebas ofrecidas en este expediente por mi mandante, pero que aun cuando las marcas
1241748 ARROWHEAD y 1282485 INNOMINADO actualmente ya no se encuentren
vigentes, debe tomarse en consideracin que con la solicitud, ttulo y su publicacin en la
Gaceta de la Propiedad Industrial, se crea conviccin respecto del momento a partir del
cual SONOGRAPH, S.A. DE C.V. comunic pblicamente la obra de dibujo propiedad de
mi representada y de la fe de hechos 869, el aprovechamiento o beneficio econmico que
dicha empresa ha obtenido al aplicar prcticamente la obra de mi mandante en los
productos que comercializa.
Si en el procedimiento administrativo de origen se demostr que SONOGRAPH, S.A. DE
C.V. coloca en el agua embotellada (que son los productos para los cuales registr las
marcas 1241748 y 1282485), la denominacin ARROWHEAD y un diseo prcticamente
igual al que constituye la obra de dibujo de mi mandante, al ser dicho producto un lquido
de consumo humano indispensable para la vida tiene una gran circulacin; lo cual hace
evidente que la demandada est utilizando la obra en comento pblicamente; ms an
porque el mismo el dibujo o diseo grfico lo reproduce en la pgina de internet
www.arroheadmexico.com que se detalla en la Fe de Hechos 1,695 y que est registrado
a su nombre, y en dicha pgina o sitio web se menciona que el producto es distribuido y
comercializado en por lo menos los estados de Baja California Norte y Sur, Sonora,

Sinaloa y Estado de Mxico; por lo que resulta claro que, la hiptesis normativa
consistente en comunicar o utilizar pblicamente una obra protegida, se encuentra
plenamente demostrada en el presente asunto. Adems de que la informacin que se
publica en Internet tienen una gran difusin y circulacin mucho ms dinmica que la que
proporcionan los tradicionales medios de comunicacin masiva, a la que puede tenerse
acceso de forma directa, rpida y accesible, por lo que no puede ponerse en duda que
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. al publicar en la pgina de internet
www.arrowheadmexico.com la obra de dibujo de mi mandante, lo est realizando
pblicamente.
Esta H. Sala debe tomar en consideracin adems que, con la probanza que mi
mandante ofrece en el presente juicio contencioso consistente en la carta suscrita por el
Lic. Ramss Marcor Ramnez en su carcter de Representante Legal de SONOGRAPH,
S.A. DE C.V. dirigida a SMART & FINAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; en
adminiculacin con las dems pruebas ofrecidas por mi mandante se corrobora la
actualizacin de la conducta contemplada como infraccin administrativa en la fraccin I
del artculo 231 fraccin I de la Ley Federal del Derecho de Autor en virtud de que en
dicha documental, SONOGRAPH, S.A. DE C.V. manifestando como su domicilio el
ubicado en Blvd. Ignacio Soto No. 25-A, Col. Lomas Altas, C.P. 83159, Hermosillo,
Sonora; citando como su pgina de internet la siguiente: www.arrowheadmexico.com; y
ostentndose como titular de las marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial con los nmeros 1241748 ARROWHEAD y 1282485 (DISEO) que contienen la
obra de dibujo respecto de la cual mi mandante sufre afectacin, se opone al supuesto
uso indebido que est realizando SMART & FINAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. de un
producto denominado ARROWHEAD y el diseo que le acompaa (que proviene de mi
mandante); lo cual implica un uso y comunicacin pblica de la obra de dibujo de mi
representada que es materia de la litis, en consecuencia, resulta procedente se declare la
nulidad de la resolucin impugnada, a efecto de que se ordene al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial reconocer lo anterior y proceder con la imposicin de la multa que
proceda conforme a derecho.
b

Respecto de la fraccin III del artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de
Autor.

La conducta realizada por la sociedad denominada SONOGRAPH, S.A. DE C.V.,

consistente en producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o bien comercializar
copias de la obra de diseo grfico protegida por los derechos de autor, sin la autorizacin
expresa de mi mandante NESTLE WATERS NORTH AMERICA, INC., se encuentra
calificada como infraccin en materia de comercio por el artculo 231, fraccin III de la Ley
Federal del Derecho de Autor, se ha demostrado de los ttulos de las marcas 1282485 y
1241748 ARROWHEAD propiedad de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. que fueron publicados
en la Gaceta de la Propiedad Industrial; de la muestra fsica que mi mandante ofrece
como prueba con el numeral 15 en el procedimiento administrativo de origen, consistente
en agua embotellada ARROWHEAD pues contiene en su etiqueta un dibujo o diseo
grfico igual al que es titularidad de mi mandante, por lo tanto se acredita la produccin
de la obra; pues de dicha probanza se aprecia que es elaborado o fabricado por
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. quien tiene su domicilio en Blvd. Ignacio Soto, nmero 25-A,
Colonia Lomas Altas, Hermosillo Sonora. Que adems, la denominacin de la marca
1241748 ARROWHEAD es la misma que indica el producto como marca registrada; y que
el domicilio del fabricante de la muestra fsica coincide con el del titular y del

establecimiento que SONOGRAPH, S.A. DE C.V. seal en la solicitud de la marca

correspondiente; siendo importante destacar que adems ese mismo dibujo o diseo
grfico lo incluye la demandada en su pgina de Internet www.arrowheadmexico.com, que
es plenamente detallada en la fe de hechos nmero 1695 de fecha 13 de mayo de 2013 y
que tambin resulta un hecho notorio que se encuentra registrado por SONOGRAPH,
S.A. DE C.V.
Tal conducta tambin ha quedado plenamente demostrada con el escrito de fecha 3 de
octubre de 2013, donde SONOGRAPH, S.A. DE C.V. de manera libre y espontnea afirm
ser creador de la obra respecto de la cual mi mandante reclama la actualizacin de las
causales de infraccin I, III y IV del artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Declaracin realizada por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. que debe surtir plenos efectos
legales an cuando no haya sido admitido el escrito de contestacin a la solicitud de
declaracin administrativa de infraccin en materia de comercio, en virtud de formar parte
de la instrumental de actuaciones que fue ofrecida como prueba por mi mandante en el
origen del procedimiento.
La reproduccin de la imagen de los productos que mi mandante identifica con la marca
ARROWHEAD por parte de la demandada es inconcusa si se aprecian globalmente las
muestras fsicas que mi mandante ofrece como prueba en el captulo correspondiente, o
bien, si se aprecia la obra de dibujo o diseo grfico de la cual mi mandante es titular, con
el diseo que se solicit proteger y registr indebidamente ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial como marca 1282485 DISEO propiedad de SONOGRAPH, S.A. DE
C.V. y que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente al mes
de abril del ao 2012, puesta en circulacin el da 6 de agosto de 2012.
El diseo que reproduce la parte demandada en las etiquetas de los productos que
comercializa, y en el registro marcario 1282485 DISEO propiedad de SONOGRAPH,
S.A. DE C.V. constituyen prcticamente copias de su original y del cual es titular NESTLE
WATERS NORTH AMERICA, INC., pues en ellos la parte demandada reproduce de
manera global los elementos, disposicin de elementos, colores y diseo, por lo que de
acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, existe una clara infraccin en materia
de comercio, y por lo mismo se traduce en violaciones a los derechos patrimoniales de
autor de mi representada.
La reproduccin que efecta la demandada de la obra de dibujo o diseo grfico
propiedad de mi representada NESTLE WATERS NORTH AMERICA, INC., la efecta la
sociedad SONOGRAPH, S.A. DE C.V. de forma masiva, ya que la incluye en su pgina
web www.arrowheadmexico.com (que al estar en internet tiene una gran difusin); y
adems es utilizada como la etiqueta con que dicha empresa comercializa diversas
presentaciones de agua embotellada ARROWHEAD, que se encuentra contenida en la Fe
de Hechos 869, y en la muestra fsica que se ofrece en el captulo de pruebas con el
numeral 15.; pruebas de las cuales tambin se demuestra la comercializacin por parte
de SONOGRAPH, S.A. DE C.V., de agua embotellada en diversas presentaciones, en las
cuales reproduce en sus etiquetas el diseo grfico propiedad de mi representada
NESTLE WATERS NORTH AMERICA, INC.
Es de tomar en consideracin que para efectuar la comercializacin de agua embotellada
en diversas presentaciones, donde la sociedad SONOGRAPH, S.A. DE C.V. reproduce en
sus etiquetas el diseo grfico propiedad de mi representada NESTLE WATERS NORTH

AMERICA, INC., es inconcuso que previamente la almacena, la transporta y la distribuye,

y que an cuando no se haya encontrado el producto que contiene la obra de derecho de
autor respecto de la cual mi mandante reclama violacin a sus derechos, al efectuarse el
desahogo de la visita de inspeccin de fecha 19 de septiembre de 2013, ello no implica
que dichas conductas no las realice SONOGRAPH, S.A. DE C.V., como indebidamente lo
resolvi el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solamente, que no se pudieron
constatar se llevaran a cabo en el domicilio ubicado en Blvd. Ignacio Soto, nmero 25-A,
Colonia Lomas Altas, Hermosillo Sonora.
La distribucin se demostr plenamente, de la Fe de Hechos nmero 869, de fecha 22
de mayo de 2012, el ticket de compra de fecha 22 de mayo de 2012, la factura LO 710, la
Fe de Hechos 1695 de fecha 13 de mayo de 2013, la muestra fsica que se ofrece en el
captulo de pruebas con el numeral 15 del escrito de contestacin, pues la obra que
invade los derechos patrimoniales de autor de mi representada se encuentra a disposicin
del pblico a travs de forma de etiqueta en la botella de agua que comercializa
SONOGRAPH, S.A. DE C.V., lo cual hace inconcuso que se acredita la causal de
infraccin prevista en el artculo 231 fraccin III de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Distribucin que adems es as reconocida por dicha empresa en su pgina de internet
www.arrowheadmexico.com, en el recuadro titulado Distribucin, tal y como se
encuentra detallado en la Fe de Hechos 1695 de fecha 13 de mayo de 2013, Pgina de
Internet que como se poda constatar por la autoridad demandada del sitio web
who.daddy.com, tambin est a nombre de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. y que tambin
obra como constancia a travs de la Fe de Hechos 2,112.
As pues, aun cuando en la pgina de internet www.arrowheadmexico.com no se haga
mencin a la empresa SONOGRAPH, S.A. DE C.V. tambin debe entenderse que la
informacin contenida en la pgina corresponde a dicha empresa en virtud de la
adminiculacin que se realice de la Fe de Hechos nmero 1695 de fecha 13 de mayo de
2013, los ttulos de las marcas registradas 1282485 y 1241748 y con la muestra fsica
ofrecida como prueba por mi mandante con el numeral 15, pues en sta ltima se aprecia
que el producto es elaborado por SONOGRAPH, S.A. DE C.V., su domicilio (el cual es
coincidente con el que sa sociedad seal como domicilio y establecimiento en las
marcas registradas 1282485 y 1241748, y a aqul en se llev a cabo la inspeccin ocular
de fecha 19 de septiembre de 2013 y el emplazamiento de dicha empresa en el
procedimiento administrativo de origen); y que la denominacin ARROWHEAD seguida
del signo es la misma que fue registrada como marca ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial a favor de SONOGRAPH, S.A. DE C.V., en la muestra fsica se hace
referencia a la pgina de Internet www.arrowheadmexico.com que se encuentra
plenamente detallada en la Fe de Hechos nmero 1695 de fecha 13 de mayo de 2013,
por lo tanto, el hecho de que la conducta infractora proviene de la parte demandada se
encuentra plenamente acreditada.
La conducta de la sociedad denominada SONOGRAPH, S.A. DE C.V., de fabricar,
reproducir, almacenar, distribuir, transportar y comercializar el producto consistente en
agua embotellada reproduciendo en su etiqueta la obra protegida a favor de mi
representada, se encuentran plenamente demostradas, no obstante que para la
procedencia de la declaracin administrativa de infraccin en materia de comercio que mi
mandante con fundamento en el artculo 231 fraccin III de la Ley Federal del Derecho de
Autor, se requiere la actualizacin de cualquiera de las conductas y no de todas.

Esta H. Sala debe tomar en consideracin adems que, con la probanza que mi
mandante ofrece en el presente juicio consistente en la carta suscrita por el Lic. Ramss
Marcor Ramnez en su carcter de Representante Legal de SONOGRAPH, S.A. DE C.V.
dirigida a SMART & FINAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; en adminiculacin con las
dems ofrecidas por mi mandante se corrobora la actualizacin de la conducta
contemplada como infraccin administrativa en la fraccin III del artculo 231 de la Ley
Federal del Derecho de Autor en virtud de que en dicha documental SONOGRAPH, S.A.
DE C.V. manifestando como su domicilio el ubicado en Blvd. Ignacio Soto No. 25-A, Col.
Lomas Altas, C.P. 83159, Hermosillo, Sonora; citando como su pgina de internet la
siguiente: www.arrowheadmexico.com; y ostentndose como titular de las marcas ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con los nmeros 1241748 ARROWHEAD y
1282485 (DISEO) que contienen la obra de dibujo respecto de la cual mi mandante sufre
afectacin, se opone a la distribucin y comercializacin que realiza SMART & FINAL DEL
NOROESTE, S.A. DE C.V., de los productos con marca ARROWHEAD y el diseo que la
acompaa, pues tal uso manifiesta lo realiza SONOGRAPH, S.A. DE C.V. pero a travs
las licencias limitadas que otorga a los empresarios que cumplen con los lineamientos y
estndares de manufactura del producto para mantener el valor y la imagen de sus
productos que consisten en agua embotellada; manifestacin que implica la produccin,
distribucin y comercializacin por parte de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. de la obra de
dibujo propiedad mi mandante.
c

Respecto de la fraccin IV del artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de

Autor.

La conducta infractora en cita se ha demostrado a travs del escrito de fecha 3 de octubre

de 2013 promovido por SONOGRAPH, S.A. DE C.V., de los ttulos de las marcas 1282485
y 1241748 ARROWHEAD propiedad de SONOGRAPH, S.A. DE C.V. que fueron
publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente al mes de octubre del
ao 2011, puesta en circulacin el da 15 de diciembre de 2011 y la correspondiente al
mes de abril del ao 2012, puesta en circulacin el da 6 de agosto de 2012 (y que
constituyen un hecho notorio y observable por parte del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial); de las Fe de Hechos 2,112; 1,695, 33,239 y 869, as como de la
muestra fsica ofrecida como probanza 15 en el procedimiento administrativo de origen, se
demuestra que la conducta que mi mandante reclama de la empresa SONOGRAPH, S.A.
DE C.V. si es atribuible a dicha sociedad as como tambin demuestran la actualizacin
de las dems hiptesis normativas para la procedencia de la causal de infraccin hecha
valer por la sociedad que represento.
De la observacin y comparacin que se realice de los diseos que son materia de
controversia se puede apreciar que la demandada agreg unos rboles que aparecen en
la parte inferior izquierda del dibujo propiedad de mi representada, asimismo, modifica el
sombreado o efecto de la luz en las montaas y el sombreado ligeramente ms marcado
en el pasto o vegetacin que se aprecia de lado derecho y adiciona una montaa ms
junto con vegetacin en el mismo lado derecho, manteniendo el resto de la imagen. por lo
que aun cuando el dibujo o diseo grfico que presenta la etiqueta que usa
SONOGRAPH, S.A. DE C.V. para comercializar agua embotellada resulta ser
prcticamente idntica al dibujo o diseo grfico respecto del cual mi mandante es titular
de los derechos patrimoniales, al observarse en ambas la misma combinacin de colores
y la disposicin de los elementos grficos que las integran, la obra de mi mandante ha
sido modificada o mutilada sin su autorizacin.

Esto es, an cuando en ambas se aprecia un conjunto idntico, pues ambas contienen la
imagen de un rio o lago al centro con destellos de luz que produce la imagen de agua en
movimiento; donde dicho ro o lago se encuentra rodeado de vegetacin, con pinos en el
ngulo inferior derecho, observndose al fondo la imagen de montaas de diversos
tamaos pero una de mayor tamao colocada al centro, donde dicho paisaje pareciera
haber sido colocado dentro un valo, pues siguiendo la lnea de la punta de las montaas
de menor tamao se aprecia un listn en color azul que est por detrs de la montaa de
mayor tamao, posteriormente, en la parte superior se aprecia un color rojo marrn de
fondo, se observan pequeas diferencias que consisten en el sombreado o efecto de la
luz en las montaas, el sombreado ligeramente ms marcado en el pasto o vegetacin
que se aprecia de lado derecho, en la adicin de una montaa ms junto con vegetacin
en el lado derecho, y el hecho de que elimina el valo que se encuentra al centro en la
parte superior que contiene la abreviatura est. y el ao 1894; y en consecuencia las
palabras pure quality se encuentran escritas juntas, como se aprecia a continuacin:
La obra de dibujo respecto de la cual mi mandante es titular desde el punto de vista
patrimonial contempla tambin una denominacin, misma que la demandada solicit a
registro como marca de manera aislada, es decir de forma nicamente nominativa, con lo
cual se desprende que quit todos los elementos grficos, mutilacin evidente que debi
ser sancionada por la autoridad administrativa en el procedimiento administrativo de
origen.
Asimismo, si se compara la obra de dibujo de mi mandante frente al diseo que
comprende a la marca registrada 1282485 por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. se pueden
apreciar las modificaciones, deformaciones y mutilaciones que sufri la obra de mi
mandante al momento en que fue registrada por SONOGRAPH, S.A. DE C.V. como
marca, pues se observa que la ahora tercero interesada elimin de la obra de mi
mandante todas las palabras que lo integraban, para dejar solo el diseo, sombreando de
manera ligeramente distinto lo que semejan la vegetacin que aparece en la parte inferior
pegado a las montaas.
En este sentido, es importante destacar a esta H. Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual que el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por
sentencia de fecha 27 de febrero de 2015 con folio 8876 ha reconocido la identidad y
semejanza entre la marca registrada 1282485 y la forma como la usa SONOGRAPH, S.A.
DE C.V. en sus productos en comparacin con la obra de dibujo de mi mandante.
La impresin que genera el dibujo o diseo grfico propiedad de mi mandante y que est
deformado, modificado y mutilado por SONOGRAPH, S.A. DE C.V., al primer golpe de
vista, aprecindolas de manera global genera confusin entre las mismas, impidiendo a
cualquier persona que pueda distinguir a una frente a la otra, sin embargo, esas pequeas
deformaciones, modificaciones o mutilaciones son sancionadas por la Ley Federal del
Derecho de Autor como una infraccin administrativa en el artculo 231 fraccin IV de la
Ley Federal del Derecho de Autor, por lo que en ese sentido debi proceder el Subdirector
Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio al dictar la resolucin
de fecha 27 de febrero de 2015.
Es importante destacar que en las tres causales de infraccin que mi mandante hizo valer
en el procedimiento administrativo de origen se establece como requisito que la conducta

imputada a la persona demandada sea adems realizada con fines de lucro, sin
embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la resolucin de fecha 27 de
febrero de 2015, al haber determinado que no se demostraba que las conductas
reclamadas pudieran ser imputadas a SONOGRAPH, S.A. DE C.V. omiti el estudio y
resolucin de este ltimo supuesto; sin embargo, cabe destacar que el nimo de lucro se
encuentra acreditado desde el procedimiento administrativo de origen a travs de los
diversos medios probatorios ofrecidos como prueba por mi mandante, puesto que desde
el inicio del procedimiento, se demuestra que SONOGRAPH, S.A. DE C.V. comercializa el
producto consistente en agua embotellada colocando en su etiqueta la obra protegida a
favor de mi representada, pero con ligeras modificaciones y mutilaciones, por lo que la
actividad que realiza tiene como objeto la obtencin de un beneficio econmico como
consecuencia de la reproduccin y explotacin del derecho patrimonial de autor con que
cuenta mi mandante sobre la obra de diseo grfico objeto de la litis, por lo que se
acredita el mencionado elemento el cual constituye un requisito sine qua non para que se
actualice la comisin de la infraccin, que nos ocupa.
En virtud de lo anterior, lo procedente es que se declare la nulidad de la resolucin
impugnada para el efecto de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declare
administrativamente la infraccin en materia de comercio en que incurre la sociedad
SONOGRAPH, S.A. DE C.V., en los trminos que han sido reclamados desde el
procedimiento administrativo de origen.
Atentamente
Abraham Alegra.