Apontamentos Exame - António Pais Romão

I – Introdução--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1.1. Tutela de inovação vs. Sinais distintivos do comércio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1.2. Concorrência desleal (e segredos de negócio) – art. 311.º e 330.º CPI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
1.3. Teorias da justificação da propriedade industrial -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1.4. Natureza e características ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
1.5. Formas de proteção -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
II – TUTELA DA INOVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2.1. Patentes de invenção ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2.1.1. Conceito -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2.1.2. Função ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2.1.3. Requisitos de proteção -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
2.1.4. Titularidade da patente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
2.1.5. Âmbito de proteção------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6
Patentes de processo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9
2.1.6. Extinção------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
2.1.7. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
2.2. Modelos de utilidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Traços distintivos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.2.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.2.2. Função e objeto---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.2.3. Requisitos de proteção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.2.4. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.2.5. Âmbito de proteção----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.2.6. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.2.7. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.3. Desenhos ou modelos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.3.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.3.2. Função --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
a. Pré-requisitos de proteção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
b. Requisitos de proteção (175.º a 179.º CPI e 4.º a 9.º RDM)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
2.3.4. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
2.3.5.1. Âmbito substancial: princípio da especialidade? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
2.3.5.2. Âmbito substancial: extensão do monopólio determinada pela singularidade (193.º/1; cf. 177.º CPI)? -------------------------------------------------------------- 17
2.3.6. Cumulação com tutela jusautoral?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
2.3.7. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
2.3.8. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
III – SINAIS DISTINTIVOS DO COMÉRCIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
3.1. Marcas----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
3.1.1.Conceito------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
3.1.2. Funções-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
3.1.3. Tipos de marcas (categoria exclusiva das marcas) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Marcas tradicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Marcas não tradicionais -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Requisitos formais (222.º e 223.º CPI + 30.º-33.º RMUE) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Requisitos substantivos (motivos de recusa + causas de invalidade)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
3.1.5. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Marcas de prestígio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
3.1.7. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
3.1.8. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

3.2. Logótipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
3.2.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Entidades e estabelecimentos? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
3.2.2. Função e requisitos de proteção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
3.2.3. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
3.2.5. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
3.3. Firmas e recompensas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
3.4. Denominações de origem e indicações geográfica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
3.4.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
3.4.2. Função --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
3.4.3. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
3.4.4. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
3.4.6. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
IV – ASPETOS GERAIS DOS DPI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
4.1. Esgotamento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
4.4.1. Pressupostos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
4.4.2. Esgotamento do direito de patente (e MUs + DMs) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
4.4.3. Esgotamento do direito de marca------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32
4.4.4. Faculdades residuais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
Direitos residuais em matéria de marca (253.º/2 CPI + 15.º/2 RMUE)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33
4.2. Contratos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
4.2.1. Contratos de transmissão---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
4.2.2. Licenças ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
V – CONCORRÊNCIA DESLEAL E SEGREDOS DE NEGÓCIO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
5.1. Concorrência desleal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
5.1.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
5.1.2. Pressupostos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
5.1.3. Modalidades-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
5.1.4. Consequências ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
5.2. Segredos de negócios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
5.2.1. Teorias de justificação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
5.2.2. Objeto da proteção (313º.º CPI) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
5.2.3. Relação com Direitos de Propriedade Industrial ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 39
5.2.4. Atos ilícitos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
Notas importantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
5.2.5. Atos lícitos (315.º CPI) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
5.2.6. Exceções (351.º CPI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
VI – TUTELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
6.1. Tribunal competente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
6.2. Arbitragem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
6.2.1. Arbitragem relativa a patentes de medicamentos de referência ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
6.3. Meios de tutela------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42
6.3.1. Tutela cível---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
Ações inibitórias ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
Responsabilidade civil (347.º/1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
6.3.2. Tutela cautelar (345.º/354.º e 346.º)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43
6.3.3. Tutela criminal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43
6.3.4. Tutela contraordenacional -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43
6.3.5. Medidas de prova e de informação (art. 339.º a 343.º e art. 344.º) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43
6.3.6. Medidas de preservação da confidencialidade (segredos de negócio) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL
I – Introdução
A propriedade intelectual subdivide-se em dois sentidos essenciais: Propriedade industrial (marcas,

patentes, designs, logótipos, indicações geográficas, etc.) e em Direitos de Autor (obras literárias e
artísticas, programas de computador, bases de dados, etc.). A propriedade industrial protege estes
elementos através do registo, conferindo-lhes direitos exclusivos. Deste modo, a utilização,
comercialização e exploração está reservada ao titular, com exclusão de todos os restantes. Concedem-
se assim direitos de proibir, surgindo uma vantagem competitiva na esfera do titular. Um único produto
pode ter vários direitos de propriedade intelectual subjacentes: um só telemóvel pode ter PI protegido
relativo à forma, cores, combinação de teclas, sistema operativo, logótipo, marca (nokia, produto 3310,
toque de abertura, etc.), etc.
1.1. Tutela de inovação vs. Sinais distintivos do comércio

No primeiro caso – patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos, etc. – procura-se estimular a
criação artística ou estética. Já no segundo caso – marcas, logótipos, denominações de origem e indicações
geográficas -, ao invés de um estímulo à criação, aparecem como um incentivo à organização da
concorrência, através da identificação dos produtos. Diga-se ainda que, enquanto no primeiro caso de
fala em direitos temporários, no segundo caso, apesar de temporários, poderão ser perpetuamente
renovados. Isto porque, se no primeiro caso se diz que só determinada pessoa pode explorar aquela
inovação, não fará sentido impossibilitar futuros desenvolvimentos (assim, existe um limite temporal); no
segundo caso, havendo um objetivo de organizar a concorrência, esse objetivo não se esgota no tempo.
1.2. Concorrência desleal (e segredos de negócio) – art. 311.º e 330.º CPI

Existe um emprego algo inexato da expressão. Atende-se, nestes casos, a pessoas ou empresas que atuam
no mesmo mercado, fazendo-o uma delas de forma pouco honesta. Desta forma, a concorrência desleal
não atribui direitos exclusivos; antes, proíbe determinado tipo de comportamentos contrários às normas
e usos de mercado. Estabelece-se, pois, um dever geral de conduta. Não se visa impedir a existência de
concorrência mas, antes, impedir a utilização de meios desleais na captação da clientela. Desta forma, a
concorrência desleal pressupõe a existência de concorrência.
Já os segredos de negócio impedem a aquisição, utilização e divulgação indevida de determinada
informação. Anteriormente, os segredos de negócio e a sua violação configuravam um tipo de ato ilícito
dentro da concorrência desleal. Com o novo CPI, autonomizou-se da concorrência desleal, provocando
uma situação confusa na caracterização da relação estabelecida. Por outro lado, o seu regime remete
muito para o nível da ética.
A propriedade intelectual e a concorrência desleal encontram-se numa relação de subsidiariedade: só se

aplicam as regras da concorrência desleal se não houver um caminho na propriedade intelectual (p.e.
registo de marcas).
1.3. Teorias da justificação da propriedade industrial

Torna-se necessário determinar qual a justificação do reconhecimento de monopólios de exploração
sobre determinados bens imateriais. Surgem três correntes essenciais:
1) Teoria utilitarista (Jeremy Bentham) – a criação e inovação são benéficas para a sociedade, devendo
ser incentivadas; esse incentivo é necessário pois, olhando à natureza dos bens intangíveis, há o risco
de os potenciais criadores não estarem dispostos a correrem riscos (isto porque os bens imateriais
não são escassos, nem o são rivais, ao contrário dos bens corpóreos); por uma pessoa ter determinada
ideia, não existe impossibilidade de outra pessoa se apropriar da mesma ideia (porque não é um bem
corpóreo). Assim, pode haver uma exploração de baixo custo por concorrentes (já que não tiveram
1
custos associados à investigação, criação, etc.). Justifica-se, assim, uma proteção que incentive a
criação.
2) Teoria da proteção da personalidade criativa (Kant e Hegel) – os bens imateriais são uma expressão
da personalidade criativa do seu criador. A sua proteção resulta na proibição da apropriação e
modificação por terceiros. Isto porque há uma ligação mais ou menos íntima entre o criador e a
criação.
3) Teoria do direito Natural (John Locke) – são a recompensa justa pelo suor inventivo vertido pelo
criador.
Teoria adotada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) – (1) Os inovadores incorrem
em investimentos significativos no sentido de criar (novos) produtos. (2) Poderão, assim, chegar
concorrentes que se apropriam do esforço alheio de forma facilitada. (3) Gera-se uma pressão competitiva
e um risco para o negócio inovador. Assim, procura-se a proteção: excluindo concorrentes da produção
e comercialização; promovendo a criação e inovação; e facilitando a captação de investimento.
1.4. Natureza e características

Podemos considerar os direitos de propriedade industrial como verdadeiros direitos reais? A expressão
“propriedade” e o facto de estarmos face a direitos absolutos e de caráter patrimonial podia levar-nos a
responder afirmativamente. Todavia, a resposta tem de ser negativa:
• Ao contrário do que acontece com os direitos reais, não existe na verdade qualquer objeto sobre
o qual o titular dos direitos possa exercer um direito de fruição – os direitos em causa na PI
conferem um direito de proibir (e não de fruir) (para fruir de um cortador de relva que eu próprio
criei, não preciso de pedir uma patente; todavia, para impedir que outros o façam, terei que o
fazer);
• Enquanto que os bens corpóreos são excludentes, os incorpóreos não são excludentes; se
alguém se apropriar de uma ideia que eu tive, eu poderei continuar a usufruir dessa minha ideia.
Podem identificar-se quatro características essenciais quanto aos direitos de propriedade industrial:
1) Exclusividade – monopólios de utilização ou exploração (ilimitados no tempo), reconhecimento de

meios de exclusão e não impedimento de concessão de licenças ou a transmissão;
2) Caráter absoluto – critério da eficácia (oponibilidade erga omnes) e critério da estrutura
(autossuficiência);
3) Tipicidade – são uma exceção ao princípio da livre iniciativa económica (61º CRP); carecem de
tipificação legal e são insuscetíveis de aplicação analógica (só poderão ser sujeitos os expressamente
previstos na lei) - assim, todos os bens imateriais que não estejam tipificados na lei não são protegidos
(por exemplo, aromas, cheiros, etc.);
4) Territorialidade – o registo tem eficácia limitada ao Estado que concede (art. 4º CPI); e é esse mesmo
Estado que determina o conteúdo da proteção. Todavia, temos direitos com eficácia supranacional (em
todo o território da UE), o que não significa que este princípio da territorialidade não se aplique (apenas
é maior o território). Ainda, a aplicação deste princípio não significa que não existam factos ocorridos no
estrangeiro relevantes (por exemplo, no registo de uma patente, a aferição da novidade tem em conta
com o estrangeiro).
1.5. Formas de proteção

Identificam-se várias formas de proteção (nacional, internacional e comunitária). Qualquer uma dessas
formas resulta, em regra, de um ato de concessão administrativa: o registo de uma marca, registo de
uma patente, etc. Tal não acontece no campo do direito de autor: aí não importa o registo (feitura de uma
música não importa o registo).
2
O INPI (criado a 1976) é a entidade responsável pelo exame dos pedidos de registo de propriedade
industrial, pela sua decisão ou recusa e publicitação dessa decisão e outras a si referentes; e, ainda, por
manter uma base de dados atualizado sobre esses pedidos e registos.
Quanto ao registo, existem exceções à regra do registo constitutivo: nos desenhos ou modelos pretende-
se proteger a aparência estética de produtos que podem vir a ter uma duração no mercado bastante curta
(por exemplo, peça de roupa da ZARA); assim sendo, e tendo em conta que estes pedidos podem levar
anos a ser processados, existe um regime de proteção mais precário de desenhos ou modelos não
registados. Quanto à marca livre (art. 213º), permite-se um teste provisório da marca (para ver se
funciona, seu impacto, etc.), dando-se 6 meses para que essa marca seja registada; se esse, no prazo de
indicado, não o fizer, e entretanto houver um outro pedido, poderá registá-la. Quanto à proteção
provisória (art. 5º), também pelo facto de um registo poder levar muito tempo, o regime pretende
proteger provisoriamente determinada propriedade industrial até que o registo seja definitivamente
concedido, abrindo-se a possibilidade que o requerente demande judicialmente outrem. Obviamente, se
o registo vier a ser recusado, também esta ação cai (não podendo ser levada avante). Quanto à extinção,
o registo extingue-se normalmente por caducidade ou por falta de pagamento das taxas (art. 36º/1, a) e
b)) - se as anuidades não forem pagas, o registo extinguir-se-á. Pode ainda existir uma renúncia (de certa
forma inútil – bastaria que o titular deixe de pagar as anuidades). Quanto à invalidade (32º a 35º), a falta
de cumprimento de requisitos intrínsecos poderá levar à nulidade (32º), sendo invocável a qualquer
tempo por qualquer interessado; quando existe a violação de direitos prioritários, gera-se a anulabilidade
(prazo de 5 anos por parte do interessado) (34º).
No que toca ao procedimento junto do INPI, cada um dos direitos terá um procedimento próprio.
Todavia, de forma genérica, poder-se-á dizer haver 8/9 fases:
1) Pedido junto do INPI;

2) Pedido publicado no boletim da propriedade industrial;
3) Uma vez publicado, começa a contar o prazo para reclamações;
4) Apresentada a reclamação, o requerente tem um prazo de contestação;
5) Pode ainda haver uma fase de exposições suplementares;
6) Fase de instrução do pedido pelo INPI, examinando o pedido e as alegações das partes;
7) INPI profere despacho de concessão ou recusa (total, parcial) – fundamentos gerais no 23º; e
ainda específico, tendo em conta cada um dos direitos); este despacho é publicado no boletim da
propriedade industrial;
8) Começa prazo para recurso (Tribunal da Propriedade Industrial);
9) Dessa decisão poderá caber ainda um recurso único para a Relação de Lisboa.
II – TUTELA DA INOVAÇÃO
2.1. Patentes de invenção
2.1.1. Conceito
A patente corresponde a um título que atribui um direito exclusivo de explorar economicamente uma
invenção. Frise-se que a patente está ligada ao campo de invenção técnica. Esta invenção pode consistir
(50.º/2/3) num produto novo – coisas tangíveis (p.e. lente de contacto nova) – ou num processo novo: 1)
para obtenção de um produto novo; 2) para obtenção de um produto já conhecido; 3) para obtenção de
um determinado resultado técnico (p.e. novo método de refinação do petróleo). O direito exclusivo é
concedido pelo INPI (ou pelo IEP – em contexto Europeu).
2.1.2. Função
1) O objetivo primordial é o de estimular a ação inventiva (visão utilitarista);
3
2) Paralelamente, existe um objetivo de viabilizar o desenvolvimento de determinadas atividades de
investigação que são morosas (caso contrário, a investigação nunca seria levada a cabo). Durante
determinado período de tempo, apenas o titular da patente poderá explorar economicamente essa
patente. De certa forma, existe aqui um ideia paradoxal: pretende-se incentivar a produção de
atividade inventiva através da restrição a essa mesma atividade. Veja-se, neste âmbito, o art. 103.º
que vem estabelecer limites ou exceções a este direito da patente.
3) Pode ainda falar-se numa função oculta: existe uma contrapartida do inventário (62.º/4), que exige
ao mesmo que apresente dados e descrição do objeto da invenção; assim sendo, a função
oculta/secundária da patente consistirá no facto de, findo o prazo de proteção, pode o
conhecimento novo ser utilizado por toda a comunidade cientifica. Por isto mesmo a maior parte
da doutrina se refere às patentes como um instrumento político de atividade económica.
4) O caso Irving vs. Penquin veio revelar ainda outra possível função da patente: foi utilizada durante
esse caso uma patente como prova (contra Irving), de forma a provar o Holocausto.
2.1.3. Requisitos de proteção

Requisitos negativos ou pré-requisitos – fala-se, neste âmbito, na necessidade de se verificar um caráter
técnico - vem no código como limitações quanto ao objeto, existindo determinadas invenções que nem
sequer podem ser consideradas patenteáveis – e na existência de exclusões (“limitações quanto à
patente”).
1. Caráter técnico – será técnica a invenção que conduzir a um resultado concreto, não abstrato e
tangível. Exige-se que seja uma solução de um problema específico do domínio da tecnologia
(OMPI) (51.º/1 CPI e 52.º CPE). Temos como exemplos de invenções excluídas: descobertas1,
teorias científicas, métodos matemáticos; materiais já existentes na natureza; criações estéticas; projetos,
princípios, jogos e métodos comerciais (operações puramente intelectuais que não resolvem nenhum
problema concreto, não têm nenhum resultado tangível), apresentação de informação e programas de
computador. Importa ressalvar, contudo, que só se exclui a patenteabilidade no caso de o objeto
em causa ser composto exclusivamente pelos elementos citados (nº 1 do 51 CPI) – p.e., no caso
de um medicamento, temos uma descoberta científica que, contudo, é incorporada numa outra
invenção;
• Importa referência aos programas de computador: enquanto tais, encontram-se
expressamente excluídos – estão protegidos pelos direitos de autor. Todavia,
questiona-se se os mesmos, se produzirem determinada invenção, podem ser
patenteáveis. Entende-se, hoje em dia, (IEP) que os programas de computador podem
ser patenteados se forem suscetíveis de produzir um contributo técnico adicional
(“further technical effect”) que vá além da mera interação física entre o programa e
o computador2. Por exemplo, um programa de computador que controla um braço robótico;
programa que determina a força de travagem automática; que facilita a comunicação mais
rápida entre telemóveis. Assistiu-se a um desenvolvimento nesta matéria, que consistiu
numa recusa de uniformização de jurisprudência sobre o tema por parte da câmara
alargada de recurso do IEP (G3/08)3. Assim, tem de produzir um efeito técnico ou
contributo técnico adicional (que pode ser tangível ou não tangível)!
1A invenção não se limita, como a descoberta, ao plano cognitivo, mas tem de interferir com a realidade prática. A descoberta é um
estado de conhecimento prático da realidade. Com a descoberta, a realidade não se transforma; com a invenção, a realidade sofre
uma transformação técnica.
2 T1173/97, decisão contrária ao T 424/03 (caso Microsoft).
3Consulta originada pelo T 424/03 (caso Microsoft). Antes dessa decisão, vários foram os casos: T 115/85, T22/85, T 6/83, T 38 /86,
T 158/88, T 110/90, entre outros.
4
2. Não aplicabilidade de exclusões – invenções cuja exploração comercial é contrária à ordem
pública (sendo uma redundância falar em contrária à saúde pública), aos bons costumes (27.º
TRIPS, 6º Diretiva 98/44, 52.º CPI e 53.º CPE). Não caberá aqui uma contrariedade à lei. Temos
como exemplos: cartas bombas, minas antipessoal, artigos sexuais bizarros, etc. Diga-se
também: não se pode restringir, por exemplo, uma faca: o seu uso normal não se destina a
cometer homicídios!
O artigo 52.º/2 vem apresentar uma lista exemplificativa (“nomeadamente”) de invenções
“imorais”. A al. d) deste artigo impõe referência a um caso real famoso: T-19/90 Onco Mouse (pedido de
patente sobre ratos transgénicos que tinham a probabilidade acrescida de desenvolverem cancro), em
que a patente foi aprovada (exige-se um exercício de ponderação entre o sofrimento do animal e a
utilidade médica); nesse caso, houve um argumento ainda importante: deveria ser dada a patente pois,
caso contrário, haveria a necessidade de criar uma grande quantidade de ratos para aproveitar aqueles
que desenvolvam cancro e matar-se-iam todos os outros (sendo o resultado final bastante mais negativo).
Assim, estas cláusulas de moralidade são bastante comuns.
➢ Argumentos a favor destas cláusulas são, p.e., o respeito pelo plano do direito
constitucional, o cuidado acrescido exegível ao Estado enquanto aquele que atribui a
patente, etc.;
➢ Já contra estas mesmas cláusulas utilizam-se argumentos como: efeito preverso da
exclusão da patentidade (todas as pessoas poderão explorar aquela invenção), a
subjetividade dos valores morais (e dependência temporal, territorial, etc.), examinadores
de patentes enquanto pessoas não especialmente qualificadas para determinar se existe
uma ofensa à ordem pública e bons costumes;
Temos ainda outras razões de exclusão (por razões de interesse público) – art. 52.º/3 CPI
– corpo humano, as variedades vegetais ou raças animais e os processos biológicos da sua
obtenção e os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêuticos do corpo humano ou
animal - e ainda um conjunto de ressalvas e exceções (53.º).
Requisitos positivos – identificam-se, nestes, requisitos formais (61.º e 62.º CPI) e requisitos substanciais
(54.º a 56.º CPI).
1. Requisitos formais – falamos em: 1) Redação do requerimento em lingua portuguesa; 2)
Resumo; 3) Descrição – explicação pormenorizada que permita que um perito na especialidade
a possa executar; 4) Reivindicações – dividem-se em duas partes - um preâmbulo e uma parte
caracterizante (62.º/3) - consistindo na parte mais importante da patente; 5) Desenhos
(ajudam à compreensão da descrição).
2. Requisitos substanciais (novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial)
Novidade - será nova quando não está compreendida no “estado da técnica” (art. 54.º/1). O
conceito de estado da técnica consta do art. 55.º/1 e 55.º/2: de destacar “dentro ou fora do
país”; “acessível” – invenção tem de ter sido colocada à disposição, não tendo de ser
demonstrado que lhe houve acesso; “público – só contam as pessoas que não estão obrigadas,
para com o inventor, a manter o segredo; “ou qualquer outro meio” – tem-se aqui em conta
qualquer meio.
Apesar de ter existido uma divulgação, essa não destrói a novidade4 da patente nos casos do
56.º (casos em que os inventores sujeitam a sua invenção ao escrutínio da comunidade antes
de registar a patente para ver o possível sucesso através de exposições oficiais (56.º/1/a)/2e/3).
Esses casos são distintos, contudo, do chamado período de graça – período em que existe uma
divulgação bastante ampla do produto, em que o inventor goza de proteção durante
4 Caso de destruição de novidade é o Merrel Down v. Norten in Cornish (tribunais ingleses)
5
determinado tempo sem que tenha registado a patente. Para além desses caos, casos em que
existe um abuso evidente do colaborador do INPI ou revelação feita indevidamente.
Quanto ao momento tido em conta para determinar a novidade, poder-se-á atender à data
da prioridade e não à do pedido necessariamente (4.º CUP) (se houver direito de prioridade – A faz
pedido na Alemanha e, posteriormente, em Portugal; funcionário deve reportar-se ao primeiro momento
(pedido na Alemanha) para aferir a novidade).
Atividade inventiva – 54.º/2 vem determinar os casos em que se entende haver atividade
inventiva. Destaque-se, aí, “de uma maneira evidente” e ainda “perito na especialidade”.
Impõe-se que, além de novo, não seja algo óbvio. Quanto ao perito, não se exige que seja
brilhante; antes, que seja mais ou menos competente e conhecedor. Veja-se, neste âmbito, o
EPO Guidelines que permite ver os indícios de existência de atividade inventiva. Já o 54.º/3 vem
determinar que patentes e UMs ainda não publicados não podem prejudicar a inventividade –
se estes podem prejudicar a novidade (por não ser algo novo), não prejudicam a inventividade,
dado que o inventor não sabia da existência desse mesmo produto.
Aplicabilidade industrial – o 54.º/4 vem determinar que terá aplicabilidade industrial se puder
ser fabricado ou utilizado em alguma ramo da agricultura ou indústria. Exige-se concretização
concreta, material, tangível e invenção tem de poder ser executada e tem de ser apta à
produção em série. É bastante semelhante ao pré-requisito de caráter técnico.
2.1.4. Titularidade da patente

A patente pertence ao respetivo inventor ou aos seus sucessores por qualquer título (art. 57.º/1). Já o
art. 58.º vem estabelecer que a patente pertence à empresa se feita em execução de contrato de trabalho;
todavia, há a necessidade de pagar uma remuneração especial ao trabalhador:
1) se a atividade inventiva estiver especialmente remunerada (e.g. montante fixo ou prémio), a
empresa não tem de pagar qualquer outra contrapartida para além daquela prevista no contrato;
2) se não estiver, trabalhador terá direito a remuneração equitativa.
Este regime aplica-se igualmente às chamadas invenções feitas por encomenda (58.º/7) e aos
trabalhadores da AP (58.º/8, todavia o 59.º ressalva o caso de pessoas coletivas públicas cujo escopo
estatutária se refira a universidades, etc.).
Em qualquer caso, o inventor tem sempre um direito moral a ser mencionado no requerimento e no título
da patente, caso a patente não seja pedida em seu nome (art. 60.º) – “pai da invenção”.
2.1.5. Âmbito de proteção

a) Duração (Regulamento + C-555/13, Merck Canada)
No que à duração respeita, direito exclusivo vigora durante o máximo de 20 anos a contar da data do
pedido (100.º CPI + 63.º CPE + 33.º TRIPS). O direito caduca – ao contrário da prescrição, que está
dependente da invocação do interessado – 1) decorrido o período máximo ou 2) em caso de falta de
pagamento das anuidades (36.º/1).
As anuidades vão aumentando até aos 10 anos, isto porque:
1. Se supõe que, com a passagem do tempo, existe um maior retorno financeiro por parte do titular
da patente;
2. Porque se pretende que o titular pondere se valerá a pena pagar 744euros (p.e., 10º ano) para a
proteção da patente, de forma a permitir que outros explorem a patente.
Somente após a concessão da patente (que pode durar entre 3 a 5 anos) é que a proteção se inicia. Isto
impõe que se diga que, de forma a contornar uma desproteção até à concessão, existe uma: 1) proteção
6
provisória (5.º CPI); 2) certificado complementar de proteção (116.º-118.º CPI + Regulamento CCP para
medicamentos (alterado em 2019) + Regulamento CPP para produtos fitofarmacêuticos (1996)). * CCP =
Certificado Complementar de proteção.
Os produtos farmacêuticos e medicamentos estão sujeitos a AIM (autorização de introdução no

mercado) com vista à respetiva comercialização5.6 Tendo em conta que o período que decorre entre o
pedido da patente e a autorização de introdução no mercado reduz a proteção efetiva conferida pela
patente a um período insuficiente para amortizar os investimentos efetuados na investigação ( isto é, existe
uma patente que não pode ser aproveitada enquanto não existir AIM ), criou-se um certificado complementar de
proteção (a solicitação do titular da patente) – “compensando” essa inutilização do produto7. O
certificado produz efeitos no termo legal da validade da patente de base, durante um período que
corresponde ao período decorrido entre a data da apresentação do pedido da patente de base e a data
da primeira autorização de introdução no mercado na Comunidade, reduzido um período de cinco anos.
Mas:
1. Sujeito a um total máximo de 15 anos (CCP + patente) a partir da primeira AIM
(considerando 9 do Regulamento + C-555/13, Merck Canada);8
2. Período máximo de validade do CCP de 5 anos a contar da data em que produzir efeitos
(termo da validade da patente base);
3. Prorrogação, por uma vez, de 6 meses quando respeite a medicamentos para uso
pediátrico, se tiver sido elaborado plano de investigação pediátrica (13.º/3 + 36.º
Regulamento).
Exemplo: pedido de patente apresentado em 1998 e AIM concedida em 2010.
Vigência: vigora por 12 anos (2010 – 1998) – 5 anos: 7 anos;
Primeiro limite: Só pode vigorar, no máximo, até 2025;
Segundo limite: Só pode durar, no máximo, até 2023 (2018 – fim da patente - + 5 anos)
Possibilidade de prorrogação
Se a averiguação fosse em 2018, duraria até 2025, incumprindo-se o segundo limite.
b) Âmbito substancial (conteúdo da proteção)
O artigo 102.º determina que o titular da patente goza o direito exclusivo de explorar a invenção em
qualquer parte do território português. Contam-se como atos protegidos:
1. Direito de impedir a violação direta da patente (102.º/2) – crime de contrafação (318.º);

2. Direito de impedir a violação indireta9 (contributory infringement) da patente (102.º/3, mas
/4) – auxiliar ou contribuir para a violação direta;
Deve, todavia, dizer-se que estes direitos são limitados pelo âmbito definido pelas reivindicações
(102.º/7): só haverá violação da patente se terceiro utilizar um processo/produto que esteja coberto pelas
reivindicações aceites (remissão para elementos da patente). Por exemplo: Airbus fabrica carro voador
5Estabeleceu o C-427/09 e o C-195/09 que o medicamento humano colocado no mercado da CEE antes de ter obtido uma AIM não
pode ser objeto de um certificado complementar de proteção;
6No C-482/07, o TJUE determinou que podem ser atribuídos certificados complementares de proteção a dois ou mais titulares de
patentes base relativas ao mesmo produto.
Fixou o C-322/10 que o art. 3.º/a) do Regulamento 469/2009 deve ser interpretado no sentido de não permitir a concessão de CCP
para princípios ativos que não sejam mencionados no texto das reivindicações da patente de base invocada em apoio desse pedido.
7 C-121/17
8 Tem-se em conta a data da notificação da decisão que concede a AIM e não a data da decisão (C-471/14);
9Na Alemanha, a violação indireta constitui um ilícito autónomo relativamente à violação direta, podendo existir na falta dessa (caso
Deckenheizung); nos EUA, tende-se a fazer depender a violação indireta da existência de violação direta.
7
(reivindicando tal facto); Fiat fabrica o mesmo carro, mas sem a funcionalidade voadora. Não existe violação pois não
se coloca em causa a reivindicação da air bus.
Ainda no âmbito de proteção, importa referir a doutrina dos meios equivalentes: impõe-se um exercício
comparativo de forma a determinar se uma patente é ou não violada. Daí podem resultar várias
conclusões:
1- Contrafação literal – invenção posterior e invenção patenteada são idênticas;
2- Invenção posterior e invenção patenteada são radicalmente diferentes;
3- Casos em que não é exatamente claro se as diferenças são mínimas ou se, por outro lado, são
substanciais que dão origem a uma nova invenção.
De forma a determinar, neste último caso, a resposta a dar, recorremos à doutrina dos meios
equivalentes10. Diz-nos esta teoria que a patente abrange todos os casos em que um elemento da
invenção – coberto pelas reivindicações – seja substituído por outro meio equivalente. Dentro desta teoria
dos meios equivalentes encontravam-se duas posições distintas e opostas:
1. UK – abordagem literalista (mais favorável a novas patentes);

2. Alemanha11 – abordagem liberal (mais favorável ao titular da patente) – o âmbito de
proteção não tem de resultar necessariamente das reivindicações (podendo advir, p.e., de
desenhos);
Caso Improver versus Remington12

Foi solicitada ao Instituto Europeu de Patentes, em 29 de Julho de 1983, a patente para uma máquina de depilação portátil, destinada, essencialmente,
a mulheres, com o fim de depilação dos pelos na zona dos braços e pernas, distinguindo-se pelo facto de possuir um sistema inovador na remoção de
pelos. Foi concedida a Patente Europeia a 5 de novembro de 1986, tendo, logo de imediato, sido desencadeado um pedido de oposição da patente.
Durante a pendência desse procedimento de oposição, constatou-se a introdução no mercado de uma outra máquina de depilação corporal, também
portátil, porém constituída por materiais distintos, comercializada pela marca Lady Remington Liberty. O titular da patente da marca Epilady arguiu a
violação da sua patente pela marca Lady Remington Liberty.
O tribunal do Reino Unido entendeu que, apesar das aproximações entre as duas máquinas, o facto de a sua constituição ser dif erente (assim como a
técnica empregue) impedia afirmar a violação da patente. E tal resultou da resposta às seguintes questões:
1) A variante apresenta uma diferença técnica substancial em relação ao modo de funcionamento da invenção? Se sim, não há equ ivalência; se não:
2) Este facto (de não ser uma diferença substancial) é óbvio para um perito à data da publicação da patente? Se não, não há equivalência; se sim:
3) Da leitura das reivindicações pode o perito na matéria ter entendido que a intenção do titular da patente era no sentido d e considerar um requisito
essencial o sentido primitivo da invenção? Se sim, não há equivalência.
Caso Actavis versus Eli Lilly – Apresentação de Maria Francisca Ferreira
Veio redefinir a abordagem da violação da patente, com implicação na doutrina dos equivalentes. Impunham-se outras questões:
1) Apesar de não estar no âmbito do significado literal da(s) reivindicação (s) relevante (s) da patente, a variante consegue substancialmente o mesmo
resultado, substancialmente da mesma maneira que a invenção, ou seja, “o conceito inventivo” revelado pela patente? Se sim, h á equivalência;
2) Será óbvio para o perito na matéria, sabendo que a variante consegue substancialmente o mesmo resultado d a invenção, que esse resultado é
obtido, substancialmente, da mesma maneira que a invenção, tendo em conta a patente na dará de prioridade? Se sim, há equival ência;
3) E se o perito na matéria da patente tiver concluído que o titular da patente pretendiam no entanto, que o cumprimento estrito do significado literal
da(s) reivindicação(s) relevante(s) da patente fosse um requisito essencial da invenção? Se não, há equivalência.
Em contexto europeu (69.º CPE, art. 1º) adotou-se uma posição muito vaga: começa por dizer-se
que a abordagem do Reino Unido e Alemanha não é correta. Posteriormente, diz-se ser de adotar
uma posição intermédia, carecendo, contudo, de uma concretização maior. Nas palavras do
professor, estamos perante uma solução que procura agradar a gregos e a troianos.
Apesar de não prevista na legislação nacional, esta doutrina aplica-se a casos nacionais, no
sentido em que uma solução contrária colocaria em causa a segurança jurídica e igualdade.
10Para além dos casos citados, teve aplicação em outros casos como caso Schneidmesser I, caso Stapeltrockner; nos EUA, nos casos
Graver Tank v. LindeAir, Penwalt v. Durand-Wayland e HiltonDavis v. Warner Jenkinson;
11 O leading case é o Formstein, em que estava em causa a alegada infração de uma patente que protegia um lancil de rua destinado
a facilitar a drenagem e evitar inundações;
12 Catnic Case veio inspirar as três questões feitas;
8
Patentes de processo
As patentes, normalmente, cobrem um produto. Todavia, existe também a possibilidade de cobrirem
processos ou atividades. Assim, abre-se a possibilidade de proibir a utilização de processos (102.º/2/b)) e
de proibir a oferta, utilização, etc. de produtos obtidos diretamente pelo processo patenteado13 (98.º/2,
102.º/2/c) e 28º./1/b) TRIPS). Desta forma, se terceiro chegar por si só ao produto, não existe qualquer
ilícito.
Em regra, se existir a obtenção do mesmo produto, terá o titular da patente que provar (ónus de prova)
que esse chegou a esse produto com o processo por si patenteado. Contudo, nos casos de patentes de
processo de fabrico de um produto novo, existe uma inversão do ónus da prova (99.º CPI e 36.º TRIPS):
para o titular da patente de processo seria muito difícil provar a mesmidade dos processos, já que teria
que visitar e conhecer os processos do “violador” (sendo que este último não teria qualquer interesse em
conceder esse acesso); por outro lado, a prova por parte do “acusado” será bem mais fácil, bastando-lhe
demonstrar a diversidade do processo. Os pressupostos para que haja esta inversão do ónus são:
1. Titularidade da patente de processo de fabrico de um produto;
2. Novidade do produto à data do pedido de concessão da patente;
3. Obtenção do produto por aquele processo; e
4. Identidade do produto em relação ao posterior
Ver, a este propósito, o Ac. STJ, Proc. 05B4206.
c) Exceções ou limitações nas patentes (103.º/1)
Constatam-se várias limitações ou exceções, todas elas fundadas no interesse público. Estas exceções
estão previstas no 103.º/1:
1. Atos realizados no âmbito privado e sem fins comerciais – por exemplo, cópia por alunos de
determinado manual; isto porque estes atos não atentam à exploração económica.
2. Preparação de medicamentos feitas no momento e para casos individuais;
3. Atos para fins de ensaio ou experimentais – já que se procura motivar a procura de soluções (caso
contrário os cientistas sentir-se-iam inibidos pela proteção de patente);
4. Utilização de material biológico para fins de cultivo ou descoberta e desenvolvimento de novas
variedade vegetais;
5. Utilização de meios de transporte;
6. Utilizações agrícolas;
7. Utilizações relacionadas com programas de computador;
8. Caso do esgotamento (art. 104.º) – remissão para fim da matéria;
9. Temos também os casos de inoponibilidade em relação a invenções independentes anteriores
(105.º).
Atente-se agora nos casos de licença. Temos casos de licenças obrigatórias (108.º-113.º); nestes casos
contam-se as:
1. licenças para casos de falta de exploração (108.º/1/a) e 109.º) – tendo em conta que o titular da
patente tem a obrigação de explorar a sua patente (já que está a haver uma restrição ao seu acesso
à comunidade), se não o fizer, prevê o 108.º e 109.º que terceiros interessados possam requerer uma
licença (em troca de um pagamento) para exploração dessa patente;
2. licenças para patentes dependentes (108.º/1/b) e 110.º) – patentes cuja utilização depende de uma
invenção anterior;
13Todavia, a proteção do produto (para lá do processo) não deve ser confundida com a proteção da patente de produto; admite-se,
pois, o mesmo produto mas fruto de processo distinto (Caso, americano, Scripps v. Genentech)
9
3. licenças por motivos de interesse público (muito discutida por causa das vacinas COVID-19)
(108.º/1/c) e 111.º)
Estas licenças são obrigatórias para os casos em que o potencial licenciado tiver desenvolvido esforços no
sentido de obter do titular da patente uma licença contratual em condições comerciais aceitáveis e tais
esforços não tenham êxito dentro de um prazo razoável (108.º/3).
Por fim, temos os casos de expropriação por utilidade pública (106.º).
2.1.6. Extinção
A patente pode extinguir-se:
1. por caducidade (diferente de prescrição) ao fim de 20 anos (36.º/1/a) e 100.º) ou por falta de
pagamento das anuidades a partir do 5º ano (36.º/1/b));
2. renúncia (37.º);
3. invalidade: fundamentos gerais (32.º, nulidade; 33.º, anulabilidade); fundamentos específicos de
nulidade (114.º); invalidade parcial (115.º) – determinada reivindicação pode ser declarada nula
(inserindo-se no conjunto de reivindicações não podendo, contudo, ser declarada nula uma parte de
uma só reivindicação;
2.1.7. Vias de proteção

No caso das patentes, temos 3 ou 4 vias de proteção (sendo que, em qualquer caso, pode ser recusado
num país e aceite em um outro – p.e., se nacional, se for feito pedido de patente em vários países, o facto
de um aceitar não impõe a aceitação a outro país; o mesmo para a europeia e internacional):
1. Via nacional (61.º a 76.º CPI)

a. pedido de patente apresentado em cada país em que se pretenda proteger a intervenção;
b. cada instituto nacional realiza exame quanto à forma e substância do pedido.
2. Via europeia (77.º a 90.º CPI + 75.º a 98.º CPE) – tem custos mais avultados (uma das razões é a
necessidade de tradução para o idioma de todos os países em que a patente será protegida);
a. Feixe de patentes nacionais com pedido único e processo de exame centralizado (assim, toda
a fase anterior ao despacho de proteção ou recusa é comum mas, no fim, vai ser analisado
para cada Estado contratante designado). Não existe assim um título unitário.
b. Prioridade de 12 meses;
3. Via internacional (91.º a 97.º CPI)

a. Estabelecida pelo PCT e gerida pela OMPI
b. Existe um pedido único, designando os países em que se pretende proteger a invenção.
Falou-se, no início, em 3 ou 4 vias de proteção dado que está em discussão, desde os primórdios, a
existência de uma patente unitária. Já alguns países anunciaram que não farão parte (Espanha, Polónia,
República Checa) desta patente unitária. Este representaria um título único e válido à escala global
(dispensando a validação de cada país) e prossupunha a existência de um tribunal que competente para
a resolução de litígios em matéria da patente unitária (neste âmbito, regulamento 1057.º/2012,
1260/2012 e o acordo que institui o tribunal de patentes). Se entrar em vigor, passamos a ter 3 vias e
proteção na Europa: via nacional, patente europeia não unitária e patente europeia unitária; e “se”
porque é necessário que 13 EMs aprovem, sendo que têm entre esses de estar o Reino Unido, Alemanha
e França – isto porque nesses países é onde se constata o maior número de patentes; chumbo do tribunal
Alemão e saída do Reino Unido da UE são fatores que apontam para a não adoção da patente unitária.
10
2.2. Modelos de utilidade
Traços distintivos
Apresentam uma semelhança, a todos os níveis, grande em relação às patentes. Todavia, podem destacar-
se os requisitos de elegibilidade (art. 122.º/2/b)) menos exigentes, o processo de registo mais simplificado
e o menor âmbito de proteção temporal (142.º e 100.º) como traços distintivos. Além do mais, não
existem modelos de utilidade de concessão provisória.
2.2.1. Conceito
Figura que procura proteger “invenções menores” – produtos que, embora inovadores, são dotados de
altura inventiva inferior (por terem características que lhes aumentam a utilidade ou melhoram o
desempenho). São produtos já conhecidos (ferramentas, utensílios, etc.), mas mais eficientes ou úteis
face a modificações ou inovações de forma. Os MU’s abrangem também invenções de processo.
Diga-se que a mesma invenção pode ser objeto de um pedido de patente e de um pedido de modelo de
utilidade, simultâneos ou sucessivos (119.º/4/5/6 CPI).
2.2.2. Função e objeto

Existe aqui uma mesmidade face às patentes. Relativamente ao objeto, só não poderão estar em causa
os listados no art. 121.º/1, a) e b).

Estão fixados no art. 119.º/1 e 122.º. Requere-se novidade, atividade inventiva (embora que menos
exigente) e aplicabilidade industrial.
2.2.4. Titularidade
Mesmidade face às patentes (123.º e 124.º).

Protegem-se direitos sobre produtos (art. 144.º/2) e processos (144.º/3 e 141.º).
No que à duração respeita (142.º), têm uma duração máxima de 10 anos (ao contrários das patentes, em
que vigoram por 20 anos) a contar da data da apresentação do pedido (6 anos + prorrogável por dois
períodos de dois anos).
Relativamente ao âmbito substancial (140.º), aplica-se igualmente o dito em relação às patentes

(reivindicações e doutrina dos equivalentes).
2.2.6. Extinção
Por caducidade (36.º e 142.º), renúncia (37.º) e invalidade (32.º, 33.º, 151.º e 152.º).

Constata-se a via nacional (126.º a 138.º), com prazo de publicação mais curto e via PCT (139.º).
2.3. Desenhos ou modelos

2.3.1. Conceito
Desde logo, há que constatar a irrelevância da distinção entre desenhos (2D) e modelos (3D) para o mundo
jurídico. Quando ao conceito, os DM’s consistem na aparência da totalidade ou de uma parte de um
produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura
e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação”. (173.º CPI e 3.º, c) RDM). Constate-se que
existe:
• Irrelevância da beleza, mérito estético e qualidade;
11
• Irrelevância do objetivo da criação;
• Cumulação com a tutela do Direito de Autor (194.º CPI, 96.º RDM e 2.º/1/i) CDADC + Ac. C-
683/17, Cofemel) – as obras de arte podem ser protegidas, simultaneamente, pela tutela dos
DM’s e dos Direitos de Autor.
O Direito exclusivo é concedido pelo INPI ou pelo EUIPO.
2.3.2. Função
A aparência que os objetos têm desempenham uma importância fulcral na escolha dos consumidores. Os
desenhos ou modelos protegem meramente a aparência dos produtos (e já não as características técnicas,
que estão protegidas pelas patentes). A proteção dos desenhos ou modelos visa ou tem como função
combater a imitação dos mesmos e incentivar a inovação estética pela via da concessão de um monopólio
de exploração dos mesmos.

a. Pré-requisitos de proteção
1. Materialidade/suscetibilidade de incorporação num produto - DM protege, não o produto em si,

mas as características que estão incorporadas no mesmo. Não podendo ser protegidas ideias ou
abstrações (Por exemplo: ideia de calças à boca de sino, música, etc. não podem ser protegidos).
O 174.º/2 CPI e 3.º/c) RDM apresentam noção de produto complexo: qualquer produto composto
por componentes múltiplos suscetíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados
para o montar novamente. É possível a proteção de uma componente de um produto complexo
desde que seja suscetível de visibilidade durante a utilização normal do produto feita pelo utilizador
final e preencha os requisitos de novidade e de carácter singular (175.º/4/a) e b) e 5). Os produtos
complexos e sua proteção tem especial importância na indústria automóvel.
O 174.º/1 CPI e 3.º/b) RDM vem apresentar o entendimento de produto; dizer que se excluem os
programas de computador (podendo ser protegido, contudo, os ícones, barras, etc.). Existe, ainda,
uma ausência de requisito de “aplicabilidade industrial.
2. Visibilidade ou caráter aparente (isto é, elemento protegido ser visível) - Existe alguma controvérsia:
é um requisito explicitado nos produtos complexos (175.º/4 CPI e 4.º/2 RDM; conceito de produto
complexo: 174.º/2 CPI e 3.º/c) RDM) mas não o está quanto aos restantes produtos. Neste sentido:
a. parte da doutrina dava preferência ao elemento literal, sendo que se aplicaria somente aos
produtos complexos (já que o legislador apenas a estes se refere);
b. outra parte da doutrina dava preferência ao elemento teleológico, defendendo que o elemento
de visibilidade seja exigível em todos os produtos.
c. Neste sentido, o TJUE (Group Nivelles) veio determinar que se impõe que essa característica do
produto seja visível em qualquer produto.
Estabelece o requisito da visibilidade que, para que a característica seja protegida, torna-se
necessário que a mesma seja visível durante a utilização normal do produto. Questiona-se então o
que será a utilização normal (temos duas visões distintas: leitura restrita e leitura ampla).
➢ Se seguirmos a leitura restrita, as peças dentro do capot do carro não serão possíveis de proteger
através do regime dos DM’s – 175.º/5 CPI e 4.º/3 RDM apontam para uma leitura restrita;
➢ por outro lado, se seguirmos uma leitura ampla, poderão.
➢ O Ac. TG Kwang Yang Motor veio determinar uma leitura restrita como a correta.
3. Arbitrariedade ou não funcionalidade - Exige-se um certo grau de arbitrariedade: é dizer-se que

houve escolhas por parte de quem desenvolveu aquele desenho ou modelo que não respeitaram a
uma pretensão técnica. Esta exigência de arbitrariedade é exposta pela existência de duas exclusões:
12
1. Exclusão de características da aparência determinadas exclusivamente pela função técnica
(175.º/6/a) CPI e 8.º/1 RDM). Tem havido alguma discussão em torno do que se deve entender
por “exclusividade”:
a. teoria da multiplicidade formas - se o titular provar que existe multiplicidade de formas
de chegar ao resultado, pode ser protegida a característica que leva ao resultado em
causa (recusado pelo TJ no Ac. De 8/03/2018, proc. C-395/16);
b. teoria da causalidade - o que revela é aquela forma desempenhar uma função técnica
– se o fizer, não pode ser protegido pelo regime dos DM’s.
c. TJUE acabou por subscrever a segunda teoria (causalidade).
Ac. De 8/03/2018, proc. C-395/16, apresentado pelo Rui Lopes: para apreciar se as características da aparência de um produto
são determinadas exclusivamente pela sua função técnica, há que demonstrar que esta função é o único fator que determinou
essas características, não sendo a este respeito determinante a existência de desenhos ou modelos alternativos.
2. Exclusão do registo de produtos que tenham necessariamente de ser reproduzidos de modo a

permitir a conexão mecânica, não necessariamente visível, com outros produtos, para que
ambos possam desempenhar a sua função (p.e., tinteiros de impressora; a parte que se conecta
ao leitor de tinteiros) – art. 175.º/6/b) CPI e 8.º/2 RDM) – proibição inspirada na solução consagrada
na lei do Reino Unido (art. 213.º/3/b/i), Copyright, Designs and Patents Act de 1988, conhecida como a
cláusula must fit;
a. Temos como exceção materiais que se conectem uns com os outros e que sejam, de
certa forma, iguais (legos) – art. 175.º/7 CPI e 8.º/3 RDM - cláusula lego;
4. Não aplicabilidade de exclusões - Exige-se a não aplicabilidade de alguma exceção:

1. Programas de computador (art. 174.º/1 CPI e 3.º/b) RDM);
2. Licitude dos DM’s;
a. DM’s contrário à ordem pública ou ofensivo dos bons costumes (192.º/1/c) CPI e 9.º
RDM);
b. DM’s que contenham símbolos de entidade oficiais ou sinais com elevado valor
simbólico (192.º/2 e 3 CPI);
c. DM’s que violem direitos de terceiros, em especial DPIs prioritários (192.º/4 e 5, 202.º
e 203.º CPI e 25.º/1 RDM);
b. Requisitos de proteção (175.º a 179.º CPI e 4.º a 9.º RDM)

Enquanto no direito das patentes o estado da técnica era bastante restrito, sendo que as invenções não
publicadas não contavam, aqui, para análise do requisito da novidade e singularidade, atende-se ao
estado da arte.
AA) Novidade
Haverá novidade se nenhum DM idêntico houver sido divulgado ao público (isto é, integra o estado da
arte) antes da data relevante para a proteção (que será o depósito, prioridade ou divulgação). Serão
idênticos se as suas características diferirem apenas em pormenores insignificantes ou sem importância.
Deve, desde logo, expor-se alguns conceitos:
1. Divulgado ao público – revelado de modo a que possa razoavelmente ter chegado ao

conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na comunidade (178º,
179.º CPI e 7.º RDM);
a. “Novidade meramente relativa” já que o desenho não tem de ser absolutamente novo,
tendo somente que ser desconhecido pelas pessoas que trabalham no setor concreto
dos Modelos ou Desenhos; esta ressalva permite que o requisito da novidade seja
13
destruído porque existem DM’s divulgados em lugares remotos (p.e. feira em local
remoto, revista completamente desconhecida, etc.); uma nota importante: pode um
desenho ou modelo ter sido divulgado num país da EU, mas não se destrói a novidade;
por outro lado, pode sê-lo na China - numa feira de grande dimensão - e destruir-se a
novidade; assim, não importa o local em causa, mas sim o caso concreto e o juízo de se
chegou ao conhecimento dos técnicos em causa.
b. Meios especializados (TJUE, Gautzch) – tratava-se de um caso sobre uma pérgula de
jardim concebida por uma empresa Alemã, tendo sido imitada por uma empresa
chinesa que a exportava para a Alemanha. O TJUE veio dizer que os meios especializados
eram, neste caso, compostos não apenas por especialistas habituados a desenhar
aquele objeto, mas também por grossistas e retalhistas (por exemplo IKEA ou Leroy
Merlin). Assim, segundo o TJUE, pode bem haver a divulgação a uma única empresa
(IKEA) que vem a destruir a novidade (atendendo às circunstâncias).
2. Atos de divulgação irrelevantes – existem certos atos de divulgação que não são relevantes, não
destruindo a novidade. Falamos aqui na 1) divulgação a terceiros em condições explícitas ou
implícitas de confidencialidade (primeiro caso, assinatura de documento; segundo caso,
comunicação a trabalhadores de uma empresa de determinado DM), sendo esperado que esses
guardem segredo) – art. 178.º/2 CPI e 7.º/1 RDM); 2) divulgação feita pelo criador durante o
período de graça (179.º/1 CPI e 7.º/2 RDM) (período de 12 meses);
3. Pormenores “insignificantes” ou “sem importância” – pormenores que não têm influência na

aparência do produto; pormenores externos/acessórios, diferenças em características que não
afetam a aparência e diferenças minúsculas. No que respeita ao exercício comparativo, o
exercício deve ser o mais objetivo possível – entende-se que o DM que se quer registar tem de
ser comparado com o outro DM, individualmente – não existe assim uma “personagem de
referência/bónus pater familiae” (tem de haver um match de um DM com outro DM, não
bastando que estejam as semelhanças dispersas por vários DM’s).
BB) Singularidade
Considera-se verificada quando a impressão global que o DM suscita no utilizador informado é distinta da
impressão global suscitada nesse utilizados por qualquer DM divulgado ao público antes da data relevante
para a proteção.
O utilizador informado será aquele entre um consumidor médio (do direito de marcas) e um perito na
especialidade (no direito de patente). Isto porque, se tivéssemos em conta o consumidor médio,
protegeríamos pouquíssimos DM; pelo contrário, se tivéssemos em conta o perito, proteger-se-iam DM
que teriam em conta ínfimos pormenores, protegendo uma grande quantidade de DM (ver, a este
propósito, o C-281/10 P, PepsiCo, §50-53). Devemos, contudo, ter sempre em conta que este utilizador
informado dependerá sempre do produto em causa (p.e. radiadores de aquecimento - T-83/11 e T-84/11,
Antrax, §41-42; logótipos - Danuta Budziewska, §11 e §36).
Quanto à natureza do exercício comparativo, existe neste caso uma comparação sintética (não existe
uma comparação analítica, buscando em todos os detalhes e características pontos comuns). A fórmula
utilizada é a “ausência de déja-vu” (PepsiCo, §77-84 + Shenzen Taiden §73-74 + Danuta Budziewska, §29-30):–
sensação de já ter visto aquela figura.
Quanto às etapas do exercício
14
1. (Etapa preliminar): definir o estado da arte a considerar na análise (“que desenhos ou modelos é que
foram anteriormente divulgados ao público e que têm de ser alvo de comparação?);
Etapas Danuta Budziewska:
2. Determinar o setor dos produtos em que o DM se destina a ser incorporado ou aplicado (a que tipo
de produtos é que aquele DM vai ser aplicado? Ajuda igualmente a definir o utilizador informado);
3. Definir o utilizador informado desses produtos; em princípio um utilizador informado de t-shirts será
menos informado que um utilizador informado de produtos de cerâmica;
4. Determinar o grau de liberdade do criador na elaboração do DM; quão livre ou quanta margem
criativa tinha a pessoa que cria aquele padrão (p.e.)?
5. Estabelecer o resultado da comparação dos DM em causa; o objetivo será comparar os DM “lado a
lado” e não com base na memória que temos de outros DM;
Outros fatores têm sido propostos: saturação do estado da arte – nestes setores pode justificar-se atribuir
proteção a DM menos inovadores; tendências do setor – bastante percetível, p.e., nas calças (em que se
usam hoje calças mais justas) – poderá a existência destas tendências tornar o utilizador informado mais
sensível aos DM?; êxito comercial – poderão influenciar como fatores relevantes?.
Acórdão Antrax, apresentado por Ricardo: Antrax apresenta ao Instituto Europeu de Propriedade Intelectual oito desenhos ou
modelos referentes a modelos de termossifões a incorporar em radiadores de aquecimento para registo, tendo o Instituto concedido
o registo aos desenhos ou modelos e o registo sido publicado em boletim oficial. The Heating Company requer a declaração de
nulidade de dois dos oito desenhos ou modelos por falta de novidade – desenhos ou modelos em causa são iguais a desenhos ou
modelos registados em 2002.
Instituto decide declarar nulidade por falta de novidade. Antrax recorre para a terceira divisão de recursos do Instituto por entender
que não há violação do requisito novidade. A terceira divisão de recursos entende que há novidade mas não singularidade. Recurso
da decisão de nulidade por falta de singularidade para o Tribunal Geral.
Quando se analisa a singularidade há três passos a dar: 1º passo – determinar quem é o utilizador informado no caso concreto. 2º
passo – avaliar o grau de liberdade de que dispõe o criador dos desenhos ou modelos. 3º passo – sabendo quem é o utilizador
informado e o grau de liberdade do criador dos desenhos ou modelos pode então o tribunal “pôr-se na pele” do utilizador informado
e ver se os desenhos ou modelos em causa provocam ou não uma impressão global distinta daquela provocada pelos desenhos ou
modelos anteriores.
No caso concreto o problema está precisamente no 2º passo. Não é que existam muitos determinantes de caráter técnico ou legal a
limitar a Antrax nos desenhos ou modelos em causa. No entanto, a Antrax reconhece que as diferenças entre os seus dois desenhos
ou modelos e os de 2002 são mínimas mas que mesmo assim são suficientes para criar impressão global distinta porque há saturação
do mercado a nível de design. Ora, a terceira divisão de recursos do Instituto reconhece que a Antrax alegou isto antes da decisão
de declaração de nulidade por falta de singularidade mas, na sua decisão de nulidade, não responde a esta alegação. Ou seja, nem
se chega ao 3º passo.
A terceira divisão de recursos declarou a nulidade por falta de singularidade mas nunca respondeu ao argumento da saturação d o
mercado muito embora isso tenha pesado na decisão (tinha obrigação de fundamentar a decisão se considerou não existir
saturação). Violou-se o princípio de fundamentação da decisão e é por isso que o Tribunal Geral anula a decisão da terceira câmara
de recursos do Instituto que foi no sentido de declarar a nulidade por falta de singularidade.
CC) Novidade vs. singularidade

Como sabemos, não é líquido que haja uma distinção entre os dois conceitos. Neste sentido, distinguem-
se duas correntes doutrinárias:
1. Uma defende que existe uma diferença ao nível dos exames realizados;
a. Ana Ramalho defende que a novidade é um critério mais objetivo, e a singularidade mais
subjetivo (dado exame);
b. Ainda nesta corrente, uma outra doutrina diz que a singularidade deve ser percebida do
ponto de vista do utilizador informado, enquanto que a novidade deve ser do ponto de
vista global – importa aqui a análise realizada;
2. Outra doutrina diz que não distinguem, afirmando que a singularidade (impressão global)
absorve a novidade – a impressão de “já ter visto algo” (singularidade) é mais exigente que a
novidade, absorvendo-a – assim sendo, não faria sentido ter os dois requisitos. Ora, na maioria
dos casos em que há novidade, há singularidade; vice-versa.
É possível contrapor esta doutrina: há casos em que há novidade e, todavia, não se
regista singularidade (p.e. microfones de conferência: microfones com uma base, em que se
15
atendeu que era dotado de novidade, mas não de singularidade ). Como resposta a esta critica,
dizem os defensores desta corrente afirma que, nessas decisões, existe meramente um
replicar do que já se havia dito, não se explicitando a diferença exata entre uma e outra;
por outro lado, afirmam os autores, ainda, que tais decisões não contradizem a sua
doutrina, já que, se se exige uma divergência em relação aos outros DM’s de 5% na
novidade e de 10% na singularidade para que se cumpram esses requisitos,
efetivamente os 10% consomem os 5%.
Apesar da discussão doutrinária, na aplicação a casos concretos, temos que nos guiar pela legislação, que
prevê os dois requisitos.
2.3.4. Titularidade
As regras são as mesmas aplicáveis para o direito de patentes (180-182.º CPI, em que existe remissão).
Existe, exclusivamente, uma diferença relativamente aos Desenhos e Modelos Comunitários (art. 14.º
RDM), em que o direito pertence ao criador ou seu sucessível (n.º 1) ou ao empregador, se realizado por
conta de outrem (n.º 2).

Quanto ao âmbito temporal, para DM nacionais – em que é preciso registar sempre - e DMComunitários
registados (sendo que nem sempre são registados), dura esse monopólio por 5 anos renováveis até a um
máximo de 25 anos, a contar da data do pedido (12.º RDM e 195.º/1 CPI). Para DMC não registados, 3
anos a contar da data em que tiver sido divulgado ao público pela primeira vez no interior da EU, sem
dependência de qualquer formalidade (11.º RDM).
Existe esta permissão de proteção de DM sem registo pelo facto de existirem setores em que a vida
comercial é relativamente longa, onde se justifica registar (p.e. automóveis). Todavia, se pensarmos nas
peças de roupa, a duração da sua vida comercial é bem mais efémera – nestes casos, pode seguir-se o
regime dos DMC, em que bastará divulgar os mesmos DMC sem que seja necessário registá-los para que
haja proteção (a não ser casos em que compense registar);
Quanto ao âmbito substancial, não difere muito do direito das patentes: 1) envolve tudo o que determina
o art. 19.º/1 RDM e 197.º/2 CPI) - exemplificativamente; 2) existe o poder de impedir a exploração desses
DM (10.º/1 RDM e 193.º/1 CPI), poder esse conferido, contudo, somente aos produtos que não causem
ao utilizador informado uma “impressão global diferente”;
Por fim, quanto às limitações:

1. Esgotamento (199.º CPI) – só se controla a primeira venda;
2. Atos do domínio privado e sem finalidade comercial (198.º/a));
3. Atos para fins experimentais (198.º/b));
4. Atos para efeitos de referência ou fins didáticos (198.º/c) – exemplo de comandos do Big Bem
compatíveis com nitendo Wii;
5. Uso em navios e aeronaves de países terceiros que transitem pelo território da EU (198.º/d) a f));
2.3.5.1. Âmbito substancial: princípio da especialidade?

Poderá o titular do DM impedir a sua utilização em produtos de qualquer ramo de atividade ou só em
determinados produtos (isto é, se se aplica o pp. da especialidade)?
• A favor da especialidade: 1) 183.º/1/b) CPI e 36.º/2 RDM; 2) considerando 14 RDM;
• Contra a especialidade: 1) 36.º/6 RDM; 2) 10.º DHDM; 3) relevância meramente classificatória e
tributária da indicação de produtos para efeitos de registo (para cálculo de taxas); 4) natureza
dos DM’s é diferente das marcas – atentando à natureza dos DM’s, percebemos que serve para
proteger a aparência, que acontece independentemente da utilização que aquelas
características estéticas venham a ter (por exemplo: no caso de criar pastilhas elásticas da marca ferrari, não
16
existe risco de confusão dada a diferença setorial (marcas); já nos DM’s, não se revela a classe de produtos – não se
procura aqui ordenar a concorrência, antes incentivar a criatividade ).
No direito de DMs não vigora um princípio da especialidade - a proteção dos DMs abrange toda e qualquer
utilização que não provoque ao observador uma impressão global distinta, independentemente do objeto
ou suporte (TJUE, Group Nivelles e EUIPO, R84/2007-3, Ferrari).
2.3.5.2. Âmbito substancial: extensão do monopólio determinada pela singularidade (193.º/1; cf.
177.º CPI)?
Um alto grau de singularidade confere um âmbito de proteção mais alargado (e vice versa). O critério
utilizado para determinar uma eventual infração (defesa do direito) é o mesmo que se utiliza para aferir
a singularidade (aquisição do direito). Somente se considera haver contrafação em relação às
características da aparência que conferem singularidade ao DM.
Afirma-se, assim, a vigência do princípio da reciprocidade (“The individual character of a design in relation
to a prior design corresponds to the scope of protection of the same design in relation to a later contested
design”) (Henning Hartwig).
2.3.6. Cumulação com tutela jusautoral?

Há casos que podem cair simultaneamente no campo dos DM e dos direitos de autor. Nestes casos (art.
17.º DHDM), os EMs devem atribuir tutela cumulativa com o direito de autor, acrescentando, contudo,
que fica ao encargo de cada EM o âmbito dessa proteção e as condições em que é conferida. Entre nós
prevê no 194.º - havendo bastante discussão na doutrina acerca da cumulação existente.
O TJUE veio determinar que a cumulação é meramente parcial, podendo somente beneficiar da tutela dos
direitos de autor aqueles DM que tenham uma natureza artística - ser original - (usufruindo, assim, da
tutela do direito de autor assim que extinguida a tutela dos DMs). Todavia, nem sempre é fácil determinar
se um DM é original – e isso mesmo se tem visto na jurisprudência nacional.
2.3.7. Extinção
• Por caducidade – após o decurso do prazo de duração de 25 anos (36.º/1/a), 11.º/12.º RDM e
195.º/1 CPI); ou ainda por falta de pagamento de anuidades a partir do 2º quinquénio (36.º/1/b)
– competência.
• Por renúncia (37.º).
• Por invalidade – nulidade e anulabilidade;
o nos DM nacionais (fundamentos gerais - 32.º e 33.º CPI -, fundamentos específicos -
202.º e 203.º CPI -, e declarada pelo INPI - 204.º - ou por tribunal em sede
reconvencional - 207.º CPI);
o nulidade nos DMC’s (24.º-26.º e 52.º-54.º RDM); declarada pelo EUIPO ou por tribunal
de DMCs com base em pedido coreconvencional (80.º RDM).
1. Via nacional (183.º a 192.º CPI);
a. Regra: registo com exame de forma – não vai, em regra, o INPI realizar um exame de fundo.
Tem a vantagem de atribuir celeridade à concessão da proteção; tem contudo a desvantagem
de haver maior exposição a um risco de concessão de DM inválidos; (em relação a esta
desvantagem, existe um argumento de que poderá sempre haver uma proteção posterior
depois de oposição; todavia, é possível contra-argumentar que, por um lado, o registo
(inválido) tem um efeito dissuasor).
b. Só em caso de oposição de terceiros é que há exame de fundo (192.º/4);
2. Via europeia (Reg. DM);
17
a. Proteção com caráter unitário – efeitos são unitariamente produzidos em toda a União
Europeia (o que não acontece no caso das patentes, como nos recordamos – está há já
bastante tempo em discussão a criação de uma patente europeia);
b. Suscetibilidade de aplicação cumulativa com DMs nacionais – nada impede que o requerente
peça o registo no INPI e no EUIPO (o que acaba por ser redundante, dada a proteção unitária
(p.e., haverá uma dupla proteção em Portugal); pode ter interesse no sentido de conferir,
desta forma, uma proteção autónoma (isto é, pode haver situação em que um país entende
não proteger e o EUIPO entender proteger) e uma diferença a nível de pagamento de taxas;
c. Inclui dois regimes paralelos: DMComunitários registados e DMComunitários não registados
– estes não são meramente subsidiários, já que são verdadeiramente alternativos em certas
situações. Existem diferenças significativas em três níveis:
1) ao nível da obtenção de proteção – nos DMC registados, obtém-se com o depósito
do pedido no EUIPO (sendo que, só posteriormente, é que haverá uma análise do
pedido); nos DMC não registados, com a primeira divulgação ao público no interior da
União Europeia;
2) ao nível da duração – nos registados, temos um máximo de 25 anos em frações
renováveis de 5 anos; nos não registados, temos um máximo de 3 anos;
3) ao nível da natureza da proteção – nos não registados, temos uma proteção de
caráter subjetivo (assim sendo, um terceiro só pode ser impedido de usar um DM em
caso de cópia consciente – isto é, se não se conseguir demonstrar que houve cópia
consciente e voluntária, não existe violação de DM (o ónus de provar cabe ao detentor
de DM não registado; neste âmbito, pode haver uma presunção dessa vontade no caso
de parecenças grandes e detalhadas)); nos registados, existe uma proteção objetiva
(isto é, independentemente de ter sido uma criação independente ou não (com ou
sem consciência), o DM está registado e protegido), não se atendendo ao elemento
subjetivo da vontade do criador;
3. Via internacional (acordo de Haia). Não pressupõe um pedido anterior, tendo unicamente o indivíduo
de se deslocar à secretaria Internacional da OMPI, designando os países. Os efeitos do registo serão
regulados pela lei interna de cada país.
III – SINAIS DISTINTIVOS DO COMÉRCIO
3.1. Marcas
O registo de marcas não é obrigatório (salvo na indústria vinícola). Ainda assim, a maior parte das
empresas regista as suas marcas, dado que o registo atribui um monopólio de exploração e consequente
proteção, impedindo que terceiros se antecipem e registem, eles próprios, as marcas. Por outro lado, é
de considerar que as marcas fornecem informação útil aos consumidores, produzindo assim um forte
poder de atração junto dos mesmos.
3.1.1. Conceito
São sinais (distintivos) que identificam produtos ou serviços e que são aptos a distingui-los de outros
produtos ou serviços oferecidos por outras empresas (em contraposição com o conceito apresentado no
art. 208.º CPI). Olhando para a noção legal de marca (208.º CPI), há que apontar a existência de um
elenco exemplificativo (e não exaustivo) que é complementado por um elenco negativo (exceções) no
209.º e 230.º;
Identificam-se múltiplos regimes:
1. Marcas nacionais (INPI);
18
2. Marcas da EU (EUIPO);
3. Acordo de Madrid para o registo Internacional de Marcas;
3.1.2. Funções
A função essencial é a da indicação de proveniência dos produtos ou serviços. Neste sentido, diz-se que
as marcas procuram proteger os clientes, já que atuam com o intuito de evitar confusão por parte dos
consumidores. Ainda, a fixação (ou afastamento) de clientela não deve ser vista como uma função da
marca, mas antes como um efeito secundário da indicação de proveniência dos produtos ou serviços (essa
sim, função essencial das marcas).
Outras funções (cf. C-487/07, L’Oréal, p. 58; ) podem ser reconhecidas:
a. Função publicitária; está em causa o “especial magnetismo que algumas marcas, por si ou por força
de técnicas publicitárias, exercem sobre o consumidor”, verificando-se somente nas marcas de
prestígio. Paras as marcas ditas “normais” vigora o princípio da especialidade (protegendo os
produtos ou serviços para os quais a marca foi criada), não vigorando para as marcas de prestígio
(p.e. não posso criar gelados “apple”, vigorando uma proteção mais ampla para a apple (marca de
prestígio), estando protegida no comércio de gelados, apesar de não ter sido criada para tal).
Reconhecendo-se às marcas de prestígio um «selling power», entende-se que, nos casos das marcas
de prestígio, a marca pode contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que
assinala, cabendo ao direito tutelar e proteger essa função publicitária. A função publicitária só é,
assim, uma verdadeira função para as marcas de prestígio (todavia, atente-se no C-323/09, Interflora,
§39-40)14;
b. Função de garantia de qualidade (?) – há quem retire do 268.º/1/b) esta função, sendo de levantar
grandes dúvidas em relação a tal. Professor recusa-a, entendendo que essa alínea se aplica aos casos
em que o registo caduca porque existe uma alteração da qualidade do produto explorado, quando a
marca em si indica uma outra qualidade explorada (marca de gravatas “super seda” deixa de fazer
gravatas em seda, caducando a marca, já que induz o consumidor em erro).
3.1.3. Tipos de marcas (categoria exclusiva das marcas)
Marcas tradicionais
1. Marcas nominativas/verbais (nomes ou palavras) – podem estar em causa vocábulos que já

existem numa determinada língua ou vocábulos de fantasia (“volvo”);
2. Marcas figurativas/emblemáticas (desenhos, símbolos, figuras ou fotografias);
3. Marcas mistas – combinam elementos dos tipos de marcas anteriores (são as mais pedidas);
Marcas não tradicionais (não apresentaremos uma lista exaustiva, dado que poderão haver muitos outros casos)
1. Marcas de forma – normalmente, tratam-se de formas tridimensionais15; com o fim de saber se

essa forma tridimensional pode ser registada, tem essa forma de ter a capacidade de indicar a
proveniência do produto: 1) deve ser peculiar ou invulgar 2) gozar de notoriedade alta junto dos
consumidores desse tipo de produtos; 3) ser arbitrária.
Quanto a requisitos negativos de proteção das marcas constituídas exclusivamente pela forma
(209.º/1/b) CPI e 7.º/1/e) RMUE) (que não se aplicam a outro tipo de marcas):
• formas naturais (“imposta pela natureza do produto”);
14Mesmo antes da DM de 1988 se verificou uma proteção alargada das marcas de prestígio: 16.º JCL de 5/3/81, BPI-10/81 (negou
registo de marca «Marlboro Whisky» para bebidas em geral); 14.º JCL de 3/7/90, BPI-9/90 (recusou o registo de marca «Coke»,
propriedade da Coca-Cola Corporation, para bebida não alcoólica, por empresa destinada a produtos de limpeza e perfumaria;
15 Por exemplo, o 7.º JCL de 27/3/92 registo forma de um saco; 8.º JCL, sem data, para forma de embalagem;
19
• formas técnicas (“necessária à obtenção de um resultado técnico”) – exemplo da
forma de cabeça de máquina de barbear: independentemente da existência de
outras maneiras de obter aquele resultado técnico, se a forma for técnica, não pode
ser registada;
• formas ornamentais (“confira um valor substancial ao produto”)16 – p.e. ZARA
pretende registar uma t-shirt como marca, ao invés de como DM, dada a proteção
perpétua; não o poderia dado este requisito.
No caso Louboutin, apresentado pela Joana Perdigão, entendeu o TJUE: responder à questão “o facto
de uma determinada cor ser aplicada num local específico do produto em causa significa que esse sinal
é constituído por uma forma, na aceção do referido art. 3º/1, al. E), iii) da Diretiva?” que “embora seja
certo que a forma ou uma parte do produto desempenha um papel na delimitação da cor no espaço, não
se pode considerar que um sinal é constituído por esta forma quando não é esta que o registo da marca
visa proteger, MAS apenas a aplicação de uma COR num local específico do produto.” “O sinal em causa
não pode ser considerado como sendo constituído «exclusivamente» pela forma, pois aqui o objeto
principal desse sinal é uma cor especificada através de um código de identificação internacionalmente
reconhecido.”O âmbito do exclusivo não é a cor vermelha dos sapatos, mas sim a cor vermelha aplicada
à sola de um sapato!
A reconhecida cor vermelha na sola dos Louboutin apenas tem a função de identificar a origem do
produto perante os consumidores – logo: não tem sentido aplicar-se a proibição quanto ao valor
substancial do produto, pois esse valor já não resulta da caraterística estética em si mesma.
No entender do professor, uma marca de forma deve ser recusada se simplesmente procurar
restringir a concorrência (não sendo tão relevante atentar à distinção entre formas naturais,
técnicas ou ornamentais.
2. Marcas de cor – tem algumas problemas possíveis, nomeadamente a criação de vantagens

concorrenciais ilegítimas a favor dos titulares (Cf. TJUE, Libertel, § 54). Todavia, como diz o mesmo
acórdão, entende-se que uma cor pode ser capaz de distinguir determinado produto ou serviço,
desde que seja “clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível,
duradoura e objetiva” – a forma clássica é através de um código de identificação
internacionalmente reconhecido (TJUE, Libertel, §68). No caso de combinações de cores, o pedido
deve comportar uma “disposição sistemática que associe as cores em causa de forma
predeterminada e constante” (TJUE, Heidelberger Bauchemie, §33); uma descrição segundo a qual o
ratio de cores é de “cerca de 50%-50%” não deve ser considerado como suficiente (TJUE, Red Bull);
3. Marcas sonoras – para que um som possa constituir uma marca, a sua representação terá de ser,
clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva ( TJUE,
Shield, §55-56). Existem determinadas formas de representação excluídas (p.e. onomatopeias sem
outra precisão («kukelekuu»), descrição escrita («as primeiras notas de No woman no cry), grito de um
animal («o canto de um galo»), sucessão de notas musicais sem outra precisão («dó, ré, mi»)). Um bom
exemplo de uma marca sonora é o somo introdutório dos Nokia clássicos;
4. Marcas olfativas – questionar-se-á se determinado odor poder distinguir um produto. Existem

algumas dificuldades identificadas quanto ao registo de marcas olfativas:
a. Determinabilidade (TJUE, Sieckmann) – representação deve ser “clara, precisa, completa
por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”. O requisito não é
cumprido “através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da
apresentação de uma amostra de odor ou da conjugação desses elementos”;
16 O processo C-205/17, § 35 vem expor alguns elementos a ter em conta para avaliação do valor do produto;
20
Acórdão Sieckmann, apresentado por Inês Alfacinha: Ralf Sieckmann havia apresentado no Instituto Alemão
de Patentes e Marcas um pedido de registo de uma marca olfativa de cinamato de metilo, tendo esse pedido
sido rejeitado. Ralf Sieckmann decidiu recorrer para o Tribunal Federal de Patentes que perante a dúvida levou
a questão ao TJ(CE) para que este esclarecesse qual a interpretação a dar ao artigo 2º da Diretiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988. O TJ veio a afirmar que: «os requisitos da representação gráfica não
são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de
uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos.»
b.Caráter distintivo – o cheiro normal ou típico de um produto não pode ser registado,
devendo ser um sinal distintivo;
Temos como exemplo de registo recusado o “odor de morango maduro”;
5. Marcas de posição, marcas dinâmica e marcas gustativas; as primeiras são sinais que estão
colocados numa determinada parte do produto e levam em conta o tamanho do produto. As
segundas referem-se a sinais em movimento. As terceiras projetam como problemas:
representações gráficas + capacidade distintiva (já que os consumidores só têm acesso ao sabor
depois de os comprarem; como preencher esse requisito?);

Requisitos formais (222.º e 223.º CPI + 30.º-33.º RMUE)
Constata-se a particularidade de exigência de o pedido de registo dever indicar os produtos ou serviços a
que a marca se destina (222.º/1/b)). Devem ser ainda agrupados pela ordem das classes da classificação
internacional resultante do Acordo de Nice.
Requisitos substantivos (motivos de recusa + causas de invalidade)

Absolutos (231.º CPI + 7.º RMUE) – representam motivos absolutos de recusa (razões de recusa pelo facto
de a marca não cumprir as funções de marca e por desrespeito de interesses de ordem pública). Quando
consideramos os requisitos absolutos, consideramos a marca em si mesma (não havendo qualquer
exercício de comparação com uma outra). Assim, questionar-se-á se aquela marca concreta respeita, p.e.,
os interesses de ordem pública. Isto não acontece com os requisitos relativos, nos quais existe uma
comparação com outras para averiguar o seu cumprimento.
a. Determinabilidade
Veio substituir o requisito de “suscetibilidade de representação gráfica”, devido ao facto de
se entender que esse requisito não era inerente ao conceito de marca, resultando antes do
sistema de registo constitutivo e ainda do facto de, na criação desse requisito, o estado da
técnica não permitir a identificação da marca através de outras formas (p.e. sonoridade).
Deve fazer-se uma interpretação do 208º. CPI conforme a interpretação do DUE, já que o
legislador tem um conceito “desajeitado” de marca devido a uma “deficiente” transposição
da diretiva: assim sendo, exige-se que a representação permita determinar o sinal de forma
clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva
(TJUE, Sieckmann). Esta determinabilidade é essencial para: (1) publicitar o pedido de registo
no BPI, (2) possibilitar oposição de eventuais contrainteressados e (3) poder constar das
bases de dados de DPI. É à luz deste requisito que se adivinha difícil o registo de uma marca
olfativa ou gustativa;
b. Caráter distintivo
O sinal deve permitir individualizar e distinguir o p/s a que se destina de p/s concorrentes;
difere da novidade, sendo que a melhor forma de entender tal destrinça é atender às
exclusões por falta de caráter distintivo:
▪ casos de sinais descritivos (209.º/1/c) e 231.º/1/c) + 7.º/1/c) RMUE; (p.e. não posso
registar a marca “atum” para atum; serviços de reparação automóvel com marca “TDI”;
21
“marca suave”; recusa de marca “mini” para a sagres). Isto não significa que a marca
não possa utilizar elementos genéricos (p.e. “atum bom petisco”), não pode é ser
composta exclusivamente por esses elemento – nestes casos, a proteção incide
somente sobre a palavra “bom petisco”. Estão aqui em causa sinais descritivos
portugueses ou estrangeiros;
▪ sinais usuais (209.º/1/d) e 231º./1/c) + 7.º/1/d) RMUE); estamos a falar de expressões
normais ou usuais, assim como expressões fantasia (“híper, super, eco”, etc.)17;
▪ formas naturais, funcionais ou ornamentais (209.º/1/b) e 238.º/1/c) + 7.º/1/e) RMUE –
não podem estar em causa sinais de forma banais.
Em alguns casos, pode a marca adquirir um secondary meaning 18 (209.º/2, in fine e 231.º/2
CPI + 7.º/3 RMUE), em que a utilização prolongada de sinais genéricos tornam-nos de tal
forma conhecidos na prática comercial, que os consumidores passam a reconhecê-los como
verdadeiros sinais distintivos de p/s. Todavia, nunca se incluem aqui as formas naturais,
funcionais ou ornamentais.
STJ, processo 118/09.4YFLSB, apresentado por Válter Correia: A autora tinha registada a marca “CAIXA” p/ serviços
bancários e a Ré passou a publicitar-se pela denominação/firma “CAIXA CHAMUSCA”. Ré Deduz Pedido
Reconvencional solicitando a nulidade da marca “CAIXA”. 1.ª Instância declara improcedente a ação e procedente a
reconvenção e TRelação revoga a sentença da 1.ª Instância. Caso chega ao STJ, que determina que o uso reiterado
e intenso e os investimentos sérios e avultados em publicidade da marca “CAIXA”, entre outros, poderiam originar
um secondary meaning.
c. Respeito por interesses de ordem pública (231.º CPI e 7.º RMUE)

Temos alguns exemplos: 1) proibição de marca enganosa19 (p.e. “gravatas super silk” que
nunca tiveram seda; “suissande” para chocolates portugueses) – diga-se que a marca
enganosa pode constituir, ainda, uma prática comercial desleal (5.º e 6.º/a) e b) e 7.º/1 DL
57/2008); 2) de sinais contrários à lei, ordem pública e bons costumes20 (recusa de “vinho
do caralho”); 3) de sinais com elevado valor simbólico21, nomeadamente símbolos religiosos,
salvo autorização (p.e. marca “Jesus”); 4) sinais que atentem contra a proteção das
Denominação de Origem e Indicação Geográfica, etc; 5) de registo de símbolos, brasões,
emblemas ou distinções do Estado; 6) utilização da Bandeira Nacional ou dos seus
elementos.
d. Boa fé
17O Ac. RL 8/11/72 recusou a marca “fino” para cerveja. Outros exemplos são bica, prego, galão, carioca, imperial, a figura de uma
lebre para artigos de caça, de peixe para artigos de pesca, etc.
18 O caso Nestlé v. Mars (processo C-353/03) considerou que “o carácter distintivo de uma marca (…) pode ser adquirido em
consequência do uso dessa marca enquanto parte de uma marca registada ou em conjugação com essa marca”. Poderá, assim, a
Nestlé invocar o secondary meaning parcial e registar a expressão, originalmente indistintiva, «have a break», resultante da marca
já registada «have a break, have a kit kat»;
19Caso do 5.º JCL de 4/12/65, BPI-7/66, que recusou «Rum negrito» para produtos inteiramente diferentes do Rum; do 13.º JCL de
28/10/85, BPI-4/86, que recusou «Porto Sobreiro» para águas, gasosas, limonadas, etc.; o 1.º JCL de 19/5/71, BPI-5/71, que recusou
«Cristalis» para artigos de vidro; o 6.º JCL de 16/1/65, BPI-4/65, que recusou «Hipolan» para produtos não fabricados, total ou
parcialmente, com lã; o 2.º JCL de 22/10/82, BPI-11/86, que recusou «Bulgari» por pertencer a firma Italiana; ou o Ac. STJ de 14/6/85,
BPI-1/88, que recusou «CherriSuisse» para bebidas alcoólicas, por pertencer a empresa americana;
20Veja-se o Ac. STJ de 22/11/95, BPI-3/96, que recusou o registo de «A decisão inteligente» para tabaco, por contrariar a lei sobre
prevenção do tabagismo. Quanto a uma violação dos bons costumes, veja-se o 5.º JCL de 13/7/72, BPI-7/72, que negou o registo de
«Opel Ascona»; o 1.º JCLamego de 25/05/01, que negou o registo de «força no pau» para bebidas alcoólicas; o 10.º JCL de 10/5/94,
que recusou «Pilinhas» para licores;
21 Veja-se a decisão do T.Com. de 12/10/2004, Bpi-4/9/2007, que recusou a marca »Jesus» com fundamento na ofensa à moral
cristã;
22
No momento do registo, se o requerente atua com intuito desonesto e com consciência das
consequências, deve o pedido ser recusado. TJUE, Lindt vem determinar como fatores
relevantes (não só estes): (1) requerente saber ou dever saber que o terceiro utiliza um sinal
idêntico ou semelhante para um p/s idêntico ou semelhante; (2) intenção do requerente de
impedir o terceiro de utilizar o sinal. Exemplos: Bansky ou o caso Neymar (português tentou
registar marca “Neymar” para produtos de chapéus, calçado, etc., invocando que na altura do registo
Neymar nem era conhecido na Europa e foi pura coincidência; veio-se a descobrir que o mesmo tinha,
na mesma altura, pedido o registo de “Iker Casillas” – ficando provada a falta de boa fé);
Caso Bansky, apresentado por Beatriz Sousa: alegava o requerente que existe má-fé na medida em que afirma que o
único motivo que conduziu Banksy a registar a marca foi o de impedir o uso continuo da obra, cujo a reprodução ele havia
permitido. Assim, o registo da marca teria sido feito apenas com o objetivo de contornar a lei de direitos de autor. Alega
ainda que o pedido de proteção da marca não foi feito com o objetivo de indicar a origem das mercadorias.
Entendeu-se que, quando o titular registou a marca, não tinha a intenção de utilizar o sinal para comercializar
mercadorias ou prestar serviços. O único eventual uso da marca foi feito com a intenção de obter um direito exclusivo ao
sinal para fins diferentes daqueles que se enquadram nas funções da marca. O Instituto veio a concluir que o que tinha
ocorrido aqui teria sido uma “tentativa de monopolização” da obra artística, através do registo da marca. O que era
inconsistente com as práticas honestas, pelo que a marca tinha sido registada de má-fé (queria garantir uma proteção
que não podia ter através dos direitos de autor).
Relativos (232.º-235.º CPI + 8.º RMUE)
a. Novidade (relativa)
Interessa que a marca seja suficientemente diferente das marcas de p/s já existentes. Assim,
não tem de haver uma total diferença ou uma novidade absoluta. Todavia, constata-se a
exceção do art. 236.º (consentimento do titular). Pretende-se, assim, afastar o risco de
confusão por parte dos consumidores. Têm-se como elementos a ter a conta a afinidade dos
p/s e, se essa existir, a confundibilidade entre sinais.
Identidade ou afinidade entre os p/s)22 - o âmbito de proteção das marcas está limitado
aos p/s idênticos ou afins daqueles que as marcas visam assinalar (pp. especialidade).
Assim, a proteção é concedida apenas aos p/s indicados no registo + os p/s idênticos ou
afins. De forma a aferir a afinidade: (1) p/s que permitem a satisfação de necessidades
idênticas dos consumidores; (2) como fatores a ter em conta (C-39/97, Canon, §23): natureza
dos p/s, composição, qualidade e finalidades, etc., todavia, estes fatores devem sempre
ser analisados com referência a uma finalidade distintiva, que representa a finalidade
essencial das marcas.
Importa ainda dizer que o produto pode ser afim de serviço (e.g., RLx, Proc. 148/17.2YHLSB),
apesar da diferente natureza entre um produto e um serviço (p.e. Belcanto para vinhos,
produto afim do serviço de restauração já existente).
Confundibilidade entre sinais – a marca não pode ser idêntica ou confundível com
marcas prioritárias. Temos duas hipóteses (232.º/1/a) e b) CPI e 8.º/1 RMUE): 1) casos
de dupla identidade (marcas iguais) – dispensa de risco de confusão; 2) mera
semelhança – exigência de risco de confusão: risco deve ser aferido da perspetiva do
consumidor médio dos p/s da marca (grau de instrução, hábitos de consumo, atenção,
etc.) (e.g. consumidor médio de automóveis é um consumidor informado – não confunde um
Honda com um Hyundai, apesar da semelhança dos logótipos -, o preço dos produtos é avultado,
etc.- C-361/04 P, Picasso, §39). Ainda a este propósito, o TJUE faz uma ressalva: em todo o
22Muitos são os casos de «imitação»: Naval Portugal v. Neval Portugal, Herói Portugal v. Heroico Portugal, Uma amarga v.
Amarguinha, v. Vinho Tinto de Pera Manca v. Vinho de Peramanca, etc.
23
caso, os consumidores médios devem ter-se como “avisado, normalmente informados
e razoavelmente atentos” (T-16/02, Audi, §28) – não deve ser considerado um “alheado”.
Quanto aos critérios (de comparação) a ter em conta para avaliar a confundibilidade:
i. comparação deve ser baseada numa impressão global ou de conjunto, sem
considerar pormenores;
ii. dar prevalência ao elemento dominante da marca (normalmente, o elemento
fonético) e desvalorizar elementos genéricos/descritivos;
iii. Quanto maior a arbitrariedade e notoriedade da marca, maior o risco de
confusão (“aclicas” – grande risco de confusão com “adidas”, marca notória) (cf.
C-251/95, Puma, §24 + C-425/98, Adidas, §40); 23
iv. Nas marcas complexas, deve sempre previligiar-se o elemento dominante (Caso
Médion v. Hodson)
Já quanto aos elementos a comparar:

i. Elemento visual (aparência, grau de coincidência silábica, etc.);
ii. Elemento fonético (grande parte da jurisprudência diz ser o elemento principal)
– sonoridade que resulta da leitura e não letra a letra;
iii. Elemento conceptual – semelhança semântica; (caso “La Vache Sérieuse” e “La
vache qui rit”);
Em relação a estes últimos, pode dar-se o caso de haver semelhança num só elemento,
mas nos restantes nenhuma, ficando a primeira atenuada.
Caso Messi, apresentado por Cristiano: concessão do registo da marca “Massi”, entendendo-se que, apesar
de uma grande semelhança a nível visual e fonético, uma forte diferença a nível conceptual será suficiente
para prevenir o risco de confusão no consumidor.
b. Respeito por outros direitos de terceiros

Podem estar em causa: emprego de nomes ou retratos alheios (desde que com autorização
da pessoa em causa) – 232.º/1/g); infração de direitos de autor (232.º/2/b)); usurpação de
uma marca registada estrangeira por parte do distribuidor nacional dos p/s (232.º/2/c) e
212.º CPI); imitação de embalagens ou rótulos não registados (233.º CPI).
c. Inexistência de risco de concorrência desleal

Trata-se de uma cláusula de salvaguarda (232.º/1/h), procurando abranger situações que
não caibam nas alíneas anteriores. Pode aplicar-se a 3 grandes tipos de situações não
exaustivas:
• No momento do exame, é nítido que o requerente tenciona usar a marca para

praticar atos de concorrência desleal;
• Independentemente da intenção atual do requerente, a concessão do registo criaria
condições que facilitariam a prática de atos de concorrência desleal;
• Terceiro procura registar uma marca já usada por outrem como marca não registada,
de forma contrária às normas e usos honestos (já tendo decorrido o prazo de
prioridade do 213.º).
3.1.5. Titularidade
De forma a existir titularidade, ter-se-á que verificar o registo constitutivo (art. 210.º CPI) – em regra, o
simples uso não gera qualquer direito (ao contrário do que acontece em países como EUA, UK ou
Dinamarca). Todavia, o simples uso – sem que se constate registo – pode ter relevância jurídica:
23 Outros casos são Sabel, Canon, Lloyd, entre outros;
24
1. Direitos de prioridade: (1) Direito de prioridade para efetuar o registo durante seis meses a
contar do início da utilização (213.º CPI); (2) Direito de prioridade (de seis meses) para registo
de uma marca em Portugal (4.º CUP + 34.º RMUE + 13.º CPI); (3) Direito de prioridade (sem
prazo) aos titulares de marcas notórias e de prestígio (234.º-235.º CPI);
2. Possibilidade de invocar intenção ou risco de concorrência desleal, em sede de reclamação
contra pedido de registo (232.º/1/h) CPI);
3. Possibilidade de invocar uso para fundamentar pedido de anulação, em caso de má fé do
requerente do registo (262.º CPI);
Importa ainda atender às marcas coletivas (214.º CPI) – pertencente a uma associação de pessoas
singulares ou coletivas – e marca de certificação ou garantia (215.º CPI) – pertencente a uma pessoa
singular ou coletiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece as normas a que estes devem
obedecer. Têm como aspetos comuns a 1) dissociação entre titularidade e uso; 2) função distinta da
função indicativa; 3) e regime (e.g. regulamento de utilização da marca – 217.º CPI, 75.º e 84.º RMUE). Já
no que às diferenças respeita (214.º e 216.º/1/b) CPI x 215.º/1 e 216.º/1/a) CPI), contata-se a 1)
titularidade; 2) legitimidade de utilização; 3) finalidade.
Quanto ao âmbito temporal (247.º CPI e 52.º e 53.º RMUE), o registo perdura por 10 anos, podendo ser
indefinidamente renovado por iguais períodos.
Já relativamente ao âmbito substancial, afirmam-se requisitos para que o titular da marca possa invocar
o seu monopólio legal (cumulativos):
• Uso do sinal no exercício de atividades económicas;

▪ “uso” – comportamento ativo + domínio, direto ou indireto, do ato que
constitui o uso; (C-179/15, Daimler, §39)
▪ Catálogo não exaustivo de atos proibidos (249.º/2 CPI + 9.º/3 RMUE) +
proibição de atos preparatórios (250.º CPI + 10.º RMUE)
• Uso do sinal como marca; (p.e., se fizer uma mera referência num texto à marca, não está
preenchido o requisito)
▪ Sinal tem de ser utilizado como sinal distintivo e não para qualquer outro
motivo (e.g., fins artísticos);
▪ O uso tem de afetar as funções jurídicas da marca, nomeadamente a
função indicativa de proveniência (C-206/01, Arsenal, §51 – Arsenal football club
intentou ação contra Reed por venda de chachecóis e outros produtos, não oficiais, nas
imediações do estádio);
• Uso do sinal relativamente a p/s idênticos ou afins – princípio da especialidade - (exceção
de marcas de prestígio)
Marcas de prestígio 24 (art. 235.º e 249.º/1,c) CPI + 8.º/5 e 9.º/1. c) RMUE)

Representam uma exceção ao princípio da especialidade (âmbito de proteção da marca restringe-se aos
produtos e bens do mesmo círculo). Assim sendo, se quiser registar a marca Louis Vitton para telemóveis
não o poderei fazer, apesar de a marca se referir a malas. Existe pois um âmbito de proteção mais amplo.
Apresentam-se como justificações: 1) risco de confusão quanto à proveniência (e.g. botões de punho Rolex); 2)
24O primeiro caso em que os tribunais portugueses foram “para lá” do princípio da especialidade nas marcas de prestígio foram: na
recusa de «Marlboro – Scotch Whisky» para bebidas alcoólicas (16.º JCL de 5/3/1981; recusa de «Coke» para produtos de limpeza,
higiénicos e perfumaria (14.º JCL de 3/7/1990; ou a recusa de «Coca e Figura» para sabões, perfumaria, entre outros (16.º JCL de
8/2/1994).
25
risco de degradação da marca (e.g. artigos sexuais Nike); 3) risco de banalização da marca ou de diluição do
poder apelativo (e.g. doces apple);
Processo C-252/07, Intel Corporation Inc. V. CPM United Kingdom Ltd., apresentado por Ana Bela Ferreira: pretendia saber-se se,
nas circunstâncias de facto descritas, o titular da marca de prestígio anterior tinha direito à proteção conferida pelo art. 4º, nº 4,
alínea a), da Diretiva, ou seja, interroga-se sobre as condições e o alcance dessa proteção.
O Tribunal determinou que, ao abrigo da decisão do acórdão Adidas Salomon e Adidas Benelux, o requerente deve demonstrar que
existe uma ligação entre as marcas no espírito do público relevante, através de uma análise global de todos os fatores releva ntes.
Ademais, para demonstrar o prejuízo causado ao caráter distintivo da marca ou à sua reputação, o demandante deve mostrar que
houve uma mudança no comportamento económico do consumidor médio dos produtos para os quais a marca anterior foi registada.
A alteração do comportamento económico não tem de ser efetiva e atual, mas também deve ser negada uma marca posterior se for
possível demonstrar que existe uma grande probabilidade de dano futuro à marca anterior.
Quanto ao seu conceito: sabemos que estamos perante uma marca de prestígio quando:
1. existe um alto grau de notoriedade (colocar-se-á a questão de se se terá em conta o público em geral
ou somente os consumidores dos produtos e bens em causa; durante décadas a doutrina entendeu
ser mais correta a primeira resposta. Todavia, o TJUE no Ac. General Motors veio afirmar o contrário);
2. caráter distintivo especial;
3. prestígio significativo – marca tem de ser especialmente apreciada pelo público.
Quanto ao âmbito de proteção (235.º e 249.º/1, c) CPI + 8.º/5 e 9.º/1, c) RMUE) das marcas de prestígio,
são protegidas não apenas contra o risco de confusão, mas ainda contra riscos de parasitismo, degradação
e diluição (C-323/09, Interflora, §73-74 + C-252/07, Intel, §27-29). Constata-se, todavia, a existência de uma exceção
de potencial registo de uma marca semelhante à marca de prestígio, chamada exceção de “justo motivo”
(due case) (320.º, h) CPI e 9.º/2, c) RMUE); nesses casos, tem-se em conta fatores como (C-65/12, Red Bull):
• a aceitação e reputação do sinal junto do público;

• grau de proximidade entre os p/s a que se destinam os sinais;
• relevância económica e comercial da utilização do sinal semelhante à marca de prestígio para
aqueles p/s.
Exemplo: terceiro de boa fé regista marca anteriormente ao momento em que a marca de prestígio
adquiriu esse produto.
Exceções ou limitações
1. Esgotamento (remissão para aula futura);
2. Exceções do 254.º CPI e 14.º RMUE
a) Homonímia (compatibilização entre direito à marca e direito ao nome); p.e. A (Samsung)
e B (Sam Sung), em que B quer registar restaurante com o seu nome; à luz desta exceção,
pode fazê-lo (com a ressalva de respeito pelos usos honestos do mercado – não o poderia
para produtos eletrónicos)
b) Uso descritivo de sinal que constitui marca; em causa palavras que devem ser suscetíveis
de utilização por todos os agentes económicos (“Páscoa” para a venda de ovos da páscoa,
apesar de ser marca);
c) Uso de marca alheia com finalidade indicativa; (“carregador para Iphone, cápsula para
máquina Nespresso, etc.”) (C-228/03, Gillette, §39);
3.1.7. Extinção
Caducidade
Podemos distinguir os fundamentos gerais (36.º/1 CPI) – falta de pagamento de taxas, decurso do prazo
de duração sem pedido de renovação – dos fundamentos específicos (36º./2 CPI + 63.º RMUE):
26
a) Falta de uso sério (268.º CPI + 58.º/1, a) RMUE) – o titular da marca tem um verdadeiro dever
de utilizar a marca, sob pena de a marca se extinguir. Pretende-se assim libertar para o comércio
marcas que não estão efetivamente a ser utilizadas. Entender-se-á uso sério o «uso da marca tal
como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter
distintivo» (art. 267.º). Afirma-se, ainda, a necessidade de um uso real: (1) não pode ser um uso
de caráter simbólico ou artificial, que tenha como único objetivo manter os direitos ( C-40/01, Ansul,
§43); (2) utilização mínima pode ser suficiente, desde que haja justificação comercial efetiva (C-
416/04 P, Sunrider, §72); (3) sendo marca da UE, não é necessário que a utilização seja feita com esse
âmbito geográfico (C-149/11, Merken, §54-56).
O 268.º faz a ressalva do “salvo justo motivo”: p.e. com a pandemia, não houve uma possibilidade
de uso sério da marca; (v. C-246/05, Häupl, §54). Essa decisão determina ainda que, só caso a caso, se
deve determinar se uma mudança de estratégia empresarial, independente da vontade do
titular, pode tornar impossível ou pouco razoável o uso da marca.
b) Transformação em designação usual (268.º/2, a) CPI + 58.º/1, c) RMUE) – no caso da marca se

transformar em designação usual no comércio para o p/s em causa, em consequência da
atividade ou inatividade do titular (p.e. trampolim, cellophane, etc.); nestes casos, a marca torna-
se sinónimo do produto (aka genericídio). Diga-se que a generalização deve ocorrer junto dos
consumidores, mas também se pode dar, em função das características do mercado do produto
em causa, junto dos meios profissionais interessados que intervêm na comercialização do
produto (C-371/02).
V. ainda 249.º/3 CPI e 12.º RMUE (referência em dicionários e enciclopédias).
c) Carácter enganoso superveniente (268.º/2, b) CPI + 58.º/1, c) RMUE – se marca for enganosa
inicialmente, deve o registo ser recusado (constitui motivo absoluto de recusa). Se se tornar
enganosa superveniente (gravatas super silik, bolachas brasil (passando as bolachas a ser produzidas na frança)) ,
deve a marca caducar. Questiona-se ainda se se aplica este caráter enganoso quando a qualidade
da marca diminui ao longo do tempo (Coutinho de Abreu entende que sim, professor entende
que não a não ser que a marca tenha uma referência à sua qualidade (Super silik)).
Renúncia (37.º CPI)
Invalidade
Identificam-se, igualmente, fundamentos gerais – 32.º e 33.º CPI – e fundamentos específicos – 259.º
(nulidade) e 260.º (anulabilidade). Diga-se, contudo, que podem constatar-se casos de preclusão por
tolerância em caso de anulabilidade (261.º)25 – casos em que, por exemplo, é concedido a A o registo de
uma marca e a B outra que se pode considerar conflituante com a de A; A sabe de tal, mas durante 5 anos
não reage. Ao fim de 5 anos pretende reagir. Tal não é possível face a este ponto. Por fim, a competência
em primeira instância é do INPI (262.º).
3.1.8. Vias de proteção (remissão para aula da Doutora Cláudia Xara)
3.2. Logótipos
O regime dos logótipos aproxima-se bastante do das marcas.
25 V. processo C-482/09
27
3.2.1. Conceito
O conceito encontra-se exposto no art. 281º/1: um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação
gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou uma combinação de ambos, ou um
sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro
e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular. É um conceito bastante próximo do das marcas,
assumindo, todavia, a representação gráfica um sentido distinto.
Entidades e estabelecimentos?
Existe uma divergência doutrinal quanto a saber se os logótipos se destinam a assinalar entidades e
estabelecimentos: afirmativamente, responde Coutinho de Abreu, Couto Gonçalves e, ainda nesse
sentido, o preâmbulo do DL 143/2008. Em sentido diverso, temos o Professora Pedro Sousa e Silva, que
afirma a aplicação somente a entidades com base no art. 281.º/2 e 284.º/1/b) e 289.º/1/a) e b) – o que
entende este autor é que o logótipo se destina a distinguir entidades que podem deter estabelecimentos
(e não, diretamente, a distinguir estabelecimentos). O logótipo, em relação à firma, tem a vantagem de
dar muito mais margem de liberdade e conformação. Nesse sentido, apesar da obrigatoriedade da firma
para as sociedades comerciais, o logótipo não perde a sua relevância.
3.2.2. Função e requisitos de proteção

Requisitos formais (284.º - 287.º CPI): torna-se necessário, por um lado, apresentar requerimento nos
formulários próprios do INPI, pagar as taxas devidas, juntar documentos e cumprir formalidades; por
outro lado, é essencial indicar no requerimento o tipo de p/s comercializados pela entidade que se
pretende assinalar.
Requisitos substanciais (motivos de recusa + causas de invalidade) – identificam-se requisitos absolutos
(288.º): 1) determinabilidade, 2) carácter distintivo (originário ou superveniente nos casos de secondary
meaning) e 3) respeito por interesses públicos; e requisitos relativos (289.º) – 1) novidade (relativa), 2)
respeito por outros direitos de terceiros e 3) inexistência de risco de concorrência desleal.
Existe, pois, uma grande aproximação entre as marcas e logótipos. De facto, estes distinguem-se
essencialmente no que respeita ao objeto que pretendem distinguir: enquanto que as marcas procuram
distinguir bens ou serviços, os logótipos procuram distinguir estabelecimentos ou entidades (logótipo –
o da rapanui; marca – escola de surf de Peniche).
3.2.3. Titularidade
Pode requerer o registo qualquer entidade individual ou coletiva de carater público ou privado e que nele
tenha interesse legítimo (art. 282.º).
Quanto à ideia de entidade, sê-lo-ão entidades que prestem serviços ou comercializem produtos, não
tendo que ter natureza comercial (v.g. IPSS) ou sequer personalidade jurídica (e.g. comissão de festas).
No que respeita ao interesse legítimo, existe divergência doutrinal quanto à necessidade de existência de
interesse atual ou futuro (ou somente atual), sendo de entender que só pode atender a um interesse
futuro também; ainda, carece de legitimidade quem queira registar com o intuito de causar prejuízo a
outrem ou de obter benefício ilegítimo.

No que à duração respeita (291.º CPI), o registo tem duração de 10 anos, a contar da apresentação do
pedido, podendo ser indefinidamente renovado por períodos iguais.
Existe, durante esse período, um direito exclusivo (293.º): direito de impedir terceiros de usar qualquer
sinal idêntico ou confundível, que seja destinado a individualizar uma atividade idêntica ou afim e possa
causar um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor.
28
Questionar-se-á se esse direito abrange somente utilizações feitas no âmbito de atividades económicas:
deve responder-se positivamente (apesar de não estar expressamente resolvida), dado que, por um lado,
os logótipos servem para assinalar entidades que comercializem p/s; e, por outro, destinam-se a organizar
a concorrência no mercado.
No que respeita ao princípio da especialidade, vigora também nos logótipos em virtude dos arts. 293.º +
284.º/1/d) + 289º (293.º - “atividade idêntica ou afim”). Como nas marcas, também os logótipos de
prestígio são exceções ao princípio da especialidade? Também aqui existe uma divergência doutrinal,
apesar do pouco relevo prático da questão, sendo poucos os casos em que os logótipos de prestígio não
estão registados como marcas (para as quais vigora a exceção das marcas de prestígio, de forma expressa).
3.2.5. Extinção
Caducidade (36.º + 298.º) – também aqui opera a caducidade por 1) decurso do prazo de duração sem
renovação; 2) falta de pagamento das taxas devidas; 3) falta de uso sério durante cinco anos consecutivo.
Questiona-se, ainda, se a extinção da entidade ou encerramento e liquidação do estabelecimento faz
operar a caducidade: a resposta deve ser afirmativa, embora que com uma interpretação restritiva: pode
ter-se registado o encerramento do estabelecimento e, ainda assim, existirem outros que também fazem
uso desse logótipo. Da mesma forma, poder-se-ia defender a eliminação desta causa de caducidade, dado
que o titular do logótipo poderá querer fazer uso do mesmo, apesar do encerramento desse
estabelecimento.
Renúncia (37.º)
Invalidade – quanto á nulidade, preveem-se fundamentos gerais (32.º) e fundamentos específicos (296.º);
relativamente à anulabilidade, preveem-se fundamentos gerais (37.º) e fundamentos específicos (297.º).
3.3. Firmas e recompensas

As firmas são estudadas numa outra disciplina e não estão reguladas no CPI.
Quanto às recompensas (v.g. certificado do Tripadvisor), importa distinguir essa figura das marcas de
certificação: primeiras não são da titularidade de uma só pessoa, enquanto que as segundas o são (v. art.
272.º CPI). As recompensas só poderão ser utilizadas por a quem tenham sido atribuídos. Em caso
contrário, aplicar-se-ão as regras da concorrência desleal.
3.4. Denominações de origem e indicações geográfica
3.4.1. Conceito
No que à denominação de origem respeita, consiste no sinal distintivo de produtos, constituído por um
nome geográfico (e.g., Dão, Parma) ou tradicional (e.g., Cava, Vinho Verde, Basmati, Feta), usado para
identificar um produto originário de uma área geográfica delimitada, que disponha de qualidades ou
características resultantes do meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, e cuja produção,
transformação e elaboração ocorrem no interior dessa área (art. 291.º/1 e 2 CPI).
Já em respeito da indicação geográfica, assume-se como o sinal distintivo de produtos, constituído por
um nome geográfico (e.g., cereja do Fundão), usado para identificar um produto originário de uma área
geográfica delimitada, que goze de reputação, qualidades ou características atribuíveis ao meio
geográfico e cuja produção e/ou transformação e/ ou elaboração ocorrem no interior dessa área (art.
299.º/3).
29
A diferença fundamental entres as duas reside na intensidade de ligação entre o produto e a situação
geográfica (nas primeiras, a ligação é mais forte (e.g. vinho verde); nas segundas, existe uma ligação mais
ténue). São estes direitos destinados a utilização coletiva (299.º/4). Impõe-se ainda distinguir das meras
indicações de proveniência (“made in”).
Existem dois elementos essenciais para o reconhecimento de DO/IG:
1. Região demarcada, da qual tem de originar o produto - uma área geograficamente limitada,
dentro da qual ocorre a produção, a transformação e a elaboração do objeto a certificar. A
demarcação pode ser feita por lei ou pelos organismos oficialmente reconhecidos (300.º CPI).
2. Entidade certificadora - a entidade que controla a atribuição das DO/IG e o respeito pelas regras
de origem e parâmetros de qualidade e genuinidade estabelecidos para os produtos a assinalar.
As competências são atribuídas por lei a entidades específicas (e.g., o Instituto dos Vinhos do
Douro e do Porto) ou através de um sistema de reconhecimento de entidades certificadoras (e.g.,
DL 212/2004).
3.4.2. Função
Identificam-se três funções essenciais: 1) função indicativa e distintiva - Informar agentes económicos
sobre a proveniência geográfica dos produtos, distinguindo-os daqueles que têm proveniência diversa; 2)
função de garantia de genuinidade – garantir que os produtos assinalados têm as qualidades típicas dos
produtos a que pode ser aposta a DO/IG; 3) função publicitária.
Alguma doutrina entende existir, igualmente, uma função de garantia de qualidade; a esta contrapõe-se
outra doutrina que afirma uma função de garantia de qualidades (características) e não, propriamente,
de qualidade (C-47/90, Delhaize, §17).
3.4.3. Titularidade
As DO/IG são “propriedade” dos agentes económicos da região demarcada. Pelo contrário, o registo é
normalmente titulado pelas entidades certificadoras dos produtos protegidos ou por organismos de
coordenação económica do setor.
Quanto a regimes especiais, pode dar-se o exemplo do art. 4.º/2 DL 212/2004 – registos de DO/IG de
vinhos titulados pela respetiva entidade certificadora – e do art. 95.º/1 do Regulamento 1308/2013 –
registo feito por agrupamentos de produtores ou, em casos excecionais e devidamente justificados, por
um produtos individual.

Via nacional – a maioria das DO/IG são protegidas por lei ou portaria (e.g., Portaria 668/2010, que
reconhece como DO a designação “Vinho Verde”), o que não impede que sejam protegidas pelo CPI (301.º-
303º.). Os requisitos formais preveem-se no art. 301.º/1, enquanto que os requisitos substanciais no art.
302.º.
Via europeia – existem diversos instrumentos (para vinhos – Regulamento 1308/2013; para bebidas
espirituosas – Regulamento 110/2008; para produtos agrícolas e géneros alimentícios – Regulamento
1151/2012; para produtos vitivinícolas aromatizados – Regulamento 251/2014). Em relação a esta
proteção europeia, quando estejam reunidos os requisitos para a aplicação da mesma, não pode ser
cumulada com uma tutela nacional (C-478/07, Bud + C-56/16 P, Port Charlotte), aplicando-se necessariamente os
regulamentos. Por fim, existe um sistema de registo centralizado eAmbrosia.
Caso C-56/16 P, Port Charlotte, apresentado por Catarina Pestana: as normas aplicáveis à proteção das DOP para vinhos estão
exclusivamente estabelecidas no Regulamento n.º 1234/2007, logo impede a aplicação de um sistema nacional de proteção das DO
e IG;
30
Via internacional – constatam-se várias convenções bilaterais e multilaterais (acordo de Lisboa de 1958,
que veio estatuir o registo centralizado a nível internacional – art. 303.º CPI).

No que à duração respeita, prevê o art. 304.º CPI uma duração ilimitada do registo.
Já quanto ao âmbito material, existe um:
• Direito de impedir (306.º) 1) O uso, na designação ou apresentação de um produto, da DO/IG

protegida ou designações com esta confundíveis; 2) O uso de qualquer meio que indique ou sugira
uma origem geográfica diferente da verdadeira; 3) O uso que constitua um ato de concorrência
desleal; e 4) O registo de marcas ou outros sinais iguais ou confundíveis com o nome protegido
(231.º/3/e) e 232.º/1/e) CPI e 7.º/1/j) e 8.º/6 RMUE).
• Direito de impedir (Reg. 1308/2013, art 103.º/2 + art 16.º do Reg. 110/2008 + art. 13.º Reg.
1151/2012 - aplicar-se-ão os regulamentos da união europeia sempre prioritariamente) 1) O
uso comercial em produtos comparáveis; 2) O uso comercial que explore a reputação; 3) A
utilização abusiva, imitação ou evocação; 4) O uso suscetível de induzir o consumidor em erro.
Ainda neste âmbito, há que afirmar que, em princípio, se aplica também nas DO/IG o princípio da
especialidade (p.e. “laranja do algarve” (a não ser que de prestígio) não impede a existência de “carne do
algarve”).
No caso de DO/IG de prestígio, não vigorará o pp. especialidade, dado o risco de diluição. Todavia, há
uma exceção ao princípio da especialidade: no caso de justo motivo para tal, como é o caso de mera
referência geográfica (marca “futebol clube do porto”, “universidade do porto”, etc.) e casos de polissemia
(marca “porto de setúbal”). O 306.º/4 CPI + 5.º/4 do DL 212/2004 e o 103.º/2, a) do Reg. 1308/2013 vêm
fixar a proteção dos DO/IG de prestígio. Tem-se entendido ser fazer um entendimento da exceção de
“justo motivo” no caso das DO, dado que não se justifica que alguém se aproprie de uma denominação
de origem (p.e. porque é que se vai recusar uma marca “champagneria” para gelados?).
Exemplo real de recusa de marca: “Perfumaria Bordeux”, dado o prestígio da DO/IG.
3.4.6. Extinção
Caducidade – casos de genericídio (art. 309.º/1, salvo casos do n.º 2) (exemplo do caso do queijo
camembert); e, ainda, no caso de não uso ou desconformidade do uso com o caderno de especificações
(106.º Reg. 1308/2013).
Invalidade – fundamentos gerais (32.º e 33.º CPI) e fundamentos específicos (nulidade - 307.º - e
anulabilidade - 308.º). É competente, em primeira instância, o INPI (307.º/2 e 308.º/2).
IV – ASPETOS GERAIS DOS DPI

4.1. Esgotamento
O esgotamento corresponde à impossibilidade de o titular controlar a circulação de produtos concretos
protegidos por Direitos de Propriedade Industrial (p.e. revenda), após a respetiva colocação no mercado
que seja feita por ele próprio ou por alguém com o seu consentimento. Assim, existe uma impossibilidade
do titular do DPI de proibir ou restringir a circulação do produto marcado original, colocado no mercado
por si ou por terceiro com o seu consentimento. Verificados que estejam certos requisitos, esgota-se o
direito de o titular do DPI excluir a comercialização.
31
Apesar da terminologia empregue nos diplomas legais e nos textos doutrinais e jurisprudenciais, o
esgotamento do direito não significa, ipsis verbis, o desaparecimento ou a extinção do exclusivo
atribuído ao titular. Antes, existe um «adormecimento» de parte do conteúdo do direito em causa.
4.4.1. Pressupostos
Colocação no mercado – impõe-se que exista uma venda ou alienação do produto em questão. No que às
marcas respeita, impõe-se a transferência para terceiros do direito de dispor dos produtos, de modo a
que o titular tenha tido a possibilidade de realizar o valor económico da marca (C-16/03, Peak Holding);
Pelo titular ou com o seu consentimento - consentimento dado de modo expresso ou que se retira
implicitamente de elementos e circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores à
comercialização (C-414/99-C-416/99, Davidoff, §46 e §§53-58);
No Espaço Económico Europeu - a primeira colocação no mercado deve ocorrer no interior do EEE (UE +
Noruega, Islândia e Liechtenstein). O esgotamento tem lugar à escala do EEE (≠ esgotamento
internacional) (cf. C-355/96, Silhouette + C-173/98, Sebago).
4.4.2. Esgotamento do direito de patente (e MUs + DMs)

O artigo 104.º CPI vem prever o esgotamento do direito de patente no EEE, a não ser que existam motivos
legítimos para que o titular se oponha a que os produtos continuem a ser comercializados (no mesmo
sentido, art. 146.º para MUs + art. 199.º para DMs.
Assim, os direitos conferidos pela patente não abrangem os atos relativos aos produtos protegidos por
essa patente após a comercialização desses produtos no espaço económico europeu (EEE) – EU, Noruega,
Islândia e Liechtenstein - pelo titular da patente ou com o seu consentimento, a menos que existam
motivos legítimos para que o titular da patente se oponha a que os produtos continuem a ser
comercializados (Luís Couto Gonçalves). O «esgotamento do direito» impõe uma interpretação «cum
grano salis», não estando em causa o desaparecimento do direito de patente, mas apenas de um aspeto
do conteúdo desse direito.
Desta forma, diz o TJUE, um titular de uma patente, num determinado EM, não pode invocar o seu direito
para impedir a importação de produtos que contenham uma invenção protegida por essa patente. E tal
impossibilidade envolve, igualmente, as situações em que:
• Os produtos foram colocados no mercado de outro EM pelo titular ou com o seu consentimento;
o diga-se, todavia, não vigorar o princípio do esgotamento nos casos em que exista
obrigatoriedade de licença (C-19/84, Pharmon);
• Os produtos a importar provêm de um E-M em que não são patenteáveis, desde que tenham sido
comercializados nesse EM pelo titular da patente no país de importação ou com o seu consentimento
(C-187/80, Merck);
o Diferente solução se dá também para os casos em que foram fabricados por um terceiro,
num Estado em que o produto não seja patenteável ou não tenha sido efetivamente
patenteado (C-15/74, Centrafarm);
4.4.3. Esgotamento do direito de marca26

O artigo 253.º CPI vem prever o esgotamento do direito de marca no EEE, a não ser que existam motivos
legítimos para que o titular se oponha a que os produtos continuem a ser comercializados (e.g. produtos
26 O esgotamento foi admitido pela primeira vez, em matéria de marcas, no caso Centrapharm/Winthrop;
32
alterados após a colocação no mercado). Assim, os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu
titular proibir o uso da marca em produtos comercializados, pelo próprio – esgotamento direto - ou com
o seu consentimento27 – esgotamento indireto -, no EEE.
Também aqui não existe um esgotamento do direito propriamente dito, mas antes de um aspeto do
conteúdo desse direito que se relaciona com o poder de o respetivo titular proibir ou restringir a
circulação do produto marcado original, colocado no mercado por si ou por terceiro com o seu
consentimento. Em cada colocação no mercado, com marca, esgota-se, verificados certos requisitos, o
direito de o respetivo titular excluir a sua comercialização (Luís Couto Gonçalves).
Diz o TJUE que um titular de uma marca, num determinado EM, não pode invocar o seu direito para
impedir a importação de produtos com essa marca:
• Nos casos em que os produtos foram colocados no mercado de outro EM pelo titular ou com o
seu consentimento, expresso ou tácito28;29
• Em casos de reembalagem do produto (e.g., C-348/04, Boehringer);
• Nos casos em que o exercício do direito de marca resulta numa discriminação arbitrária ou
restrição dissimulada ao comércio intra-EU;
• Nos casos em que o exercício, pelo titular, do seu direito constitui o objeto, o meio ou a
consequência de um acordo restritivo da concorrência (101.º TFUE) ou for utilizado como
instrumento da exploração abusiva de uma posição dominante (102.º TFUE).
4.4.4. Faculdades residuais

Tratam-se de faculdades que permanecem na esfera jurídica do titular e que continuam a poder ser
exercidas após a colocação dos produtos no mercado (e esgotamento dos DPIs).
O titular continua a poder exercer o direito de proibir nos casos em que a função essencial deste é afetada
(e vice-versa). Ademais, há que notar que o direito moral do criador de reivindicar a “paternidade” não se
esgota.
Direitos residuais em matéria de marca (253.º/2 CPI + 15.º/2 RMUE)

• Ofensas à integridade do produto - alterações que afetem as características essenciais do
produto (≠ meras reparações ou alterações para manutenção)
• Confusão acerca da proveniência - revendedor retira marca originária, substituindo-a por outra
(cf. C-558/08, Portakabin)
• Degradação do prestígio - utilização da marca por revendedor causa prejuízo grave à sua
reputação (cf. C-337/97, Christian Dior + C-59/08, Copad)
27No caso Coty Prestige v. Simex, considerou o TJUE que não há consentimento no caso de serem fornecidos “perfumes para teste”
aos comerciantes;
28 Exemplo de caso em que se constatou consentimento tácito foi o Caso Makro e outros v. Diesel;
29 Faça-se uma alusão ao caso Schweppes, processo C-291/16, em que o TJ adotou uma orientação ampla sobre o conceito de
relações económicas, admitindo o esgotamento num caso em que o titular de uma marca nacional pretendeu opor-se à importação
de produtos idênticos que ostentam a mesma marca, provenientes de outro EM onde essa marca, que pertencia inicialmente ao
mesmo titular, seja doravante detida por um terceiro cujos direitos adquiriu por cessão/transmissão. Estava em causa uma situação
em que a «Schweppes« tinha transmitido à «CocaCola» as marcas protegidas em diferentes EM do EE, nomeadamente as registadas
no Reino Unido. A «Schweppes» continuou a ser titular da outra parte das marcas, nomeadamente das registadas em Espanha.
Posteriormente, a «Schweppes» intentou uma ação por contrafação de marcas espanholas contra a “Red Paralela”, pelo facto de as
demandas terem importado e distribuído em Espanha garrafas de água tónica com a marca «Schweppes», provenientes do Reino
Unido. A “Red Paralela” alegou, em sua defesa, que existem incontestavelmente relações jurídicas e económicas entre a «CocaCola»
e a «Schweppes».
33
4.2. Contratos
Os DPIs podem ser explorados diretamente (pelo próprio titular) ou indiretamente (por intermédio de
terceiro). Constata-se a existência de dois tipos de contrato: contratos de transmissão e contratos de
licenciamento.
Os DPIs podem ainda ser 1) sujeitos a penhora e arresto (art. 6.º CPI + art. 23.º RMUE + art. 30.º RDM); 2)
Objeto de direitos reais de garantia (art. 6.º CPI + art. 22.º RMUE + art. 29.º RDM); 3) Objeto de outros
direitos reais (art. 29.º/1, c) CPI + art. 22.º RMUE + art. 29.º RDM) (remissão para o 1302.º CC).
4.2.1. Contratos de transmissão

Trata-se da alienação da titularidade do direito, que se transfere para a esfera jurídica de outrem. A
transmissão pode incidir sobre o registo dos DPIs ou sobre os direitos emergentes dos pedidos de registo
(30.º/2 CPI). As faculdades de natureza não patrimonial não podem ser objeto de transmissão (e.g., 60.º/1
CPI). Pode esta ser uma transmissão total ou parcial e uma transmissão onerosa ou gratuita.
Impõem-se, como requisitos substanciais:
• Patentes e MUs: proibição de transmissão parcial e para partes restritas do território nacional
(30.º/1 CPI);
• Marcas: a transmissão da totalidade da empresa implica a transmissão da marca, salvo
estipulação em contrário (256.º/2 CPI); por outro lado, a transmissão das marcas registadas em
nome dos organismos que tutelam ou controlam atividades económicas é, em regra, proibida
(257.º CPI);
• Logótipos: o logótipo, se usado num estabelecimento, só pode transmitir-se com esse
estabelecimento (295.º/1 CPI); por outro lado, presume-se que a transmissão do
estabelecimento envolve o respetivo logótipo, a não ser que o transmitente o reserve para outro
estabelecimento (295.º/2 CPI).
Impõem-se, como requisitos formais:
• Transmissão deve ser reduzida a escrito (30.º/4 CPI);

o Formalidade ad probationem (e.g., Ac. RLx, 975/09.4TYLSB-A.L1-2: “O escrito exigido pela lei para o
contrato de licença (…) tem a natureza de forma ad substantiam, diferentemente do que acontece em sede de
transmissão de direitos de propriedade industrial em que a exigência do escrito assume a nat ureza de
formalidade ad probationem, ou seja a necessidade de obter prova segura acerca da realização do acto
jurídico”)
o Transmissão de marca da UE: formalidade ad substantiam (art. 20.º/3 RMUE);
o Transmissão de pedidos de patente europeia: formalidade ad substantiam (72.º CPE);
o Transmissão de DMCs: remissão para E-Ms (33.º/1 RDM);
• A transmissão só produz efeitos em relação a terceiros depois de averbada no INPI (29.º/2 e 3
CPI).
4.2.2. Licenças
Consiste numa autorização concedida pelo titular de um DPI a um terceiro, para que este exerça, no todo
ou em parte, as faculdades que decorrem do DPI. Salvo estipulação expressa em contrário, o licenciado
goza das faculdades conferidas ao titular do direito objeto da licença (31.º/4 CPI; todavia, atentar ao
25.º/3 RMUE e 32.º/3 RDM).
Pode estar em causa uma 1) licença voluntária ou obrigatória (?), 2) licença exclusiva ou não exclusiva, 3)
licença total ou parcial, 4) licença por todo o tempo de duração do DPI ou de duração inferior e 4) licença
gratuita ou onerosa.
Quanto aos requisitos formais, exige-se a forma escrita (31.º/3 CPI) (formalidade ad substantiam (31.º/3
≠ 30.º/4). A licença só produz efeitos em relação a terceiros depois de averbada no INPI (29.º/2 e 3 CPI +
27.º/1 RMUE + 33.º/2 RDM).
34
Outros contratos que, normalmente, implicam a concessão de licenças são 1) Contratos de transferência
de tecnologia (Licenças de patentes ou MUs + deveres secundários (e.g., prestação de assistência técnica,
cedência de know how); 2) Contratos de franchising; 3) Contratos de merchandising; 4) Contratos de
cooperação em matéria de I&D; 5) Acordos de convivência de marcas (e.g. 236.º CPI – marcas; contração
de transação – 1248.º e 1250.º CC).
V – CONCORRÊNCIA DESLEAL E SEGREDOS DE NEGÓCIO
5.1. Concorrência desleal

A concorrência desleal não tem como objetivo evitar que os concorrentes causem danos uns aos outros
– num mercado concorrencial isso é normal e esperado. A concorrência desleal procura proteger o 1)
mercado; 2) os concorrentes; 3) e os consumidores. A concorrência desleal tem uma relação de
subsidiariedade com a propriedade industrial, já que constitui uma segunda linha de defesa.
5.1.1. Conceito
Conceito resulta, em primeira linha, da Convenção da União de Paris. Consiste em qualquer ato de
concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica (311..º CPI)
– cf 10.º-bis, n.º 2 CUP). O art. 311.º enumera uma lista exemplificativa, podendo assim um ato ser
considerado como concorrencialmente desleal desde que caiba nesse conceito. Sendo esta uma cláusula
geral, tem a desvantagem de acarretar alguma insegurança jurídica ou subjetividade. Por outro lado,
tem também a vantagem de permitir abranger mais casos.
A figura da concorrência desleal distingue-se do:
1. Direito da concorrência – visa combater a falta de concorrência, não sendo este o objetivo da
concorrência desleal (que visa concorrer o excesso na concorrência);
2. Direito da publicidade e práticas comerciais desleais – esse regula a atividade publicitária, impondo
um conjunto de restrições (procura, em primeira linha, proteger os consumidores; tem uma natureza
pré-contratual em relação aos consumidores (enquanto que a concorrência desleal tem a natureza
puramente delitual);
3. Distingue-se ainda da propriedade industrial:
1. A propriedade industrial confere verdadeiros direitos subjetivos; a concorrência desleal, antes,
impõe um dever geral de conduta;
2. Para que haja concorrência desleal tem que existir uma relação de concorrência entre o infrator
e a vítima, o que não acontece na propriedade industrial;
3. Na relação entre os dois campos: existe uma relação de complementaridade, mais
concretamente de subsidiariedade (“segunda linha de defesa”); Também neste sentido PGR
30.05.1957;
4. Poderá invocar-se a concorrência desleal nos casos em que o imaterial “já não goza, nunca gozou
ou não pode gozar” de DPIs?” Neste tipo de casos (p.e. patente), permitir o recurso à
concorrência desleal iria subverter o objetivo da concessão de patentes. Neste sentido, não deve
a concorrência desleal servir para “cobrir” espaços que a propriedade industrial dá.
5.1.2. Pressupostos
Parte de uma decomposição do art. 311.º. Assim:
1 – tem de existir um ato de concorrência; o ato capaz de reforçar a posição do agente no mercado
(diretamente ou indiretamente (p.e. captação de fornecedores)). Recusa-se a ideia de que todos os
produtores concorrem com os restantes – definição bastante ampla.
35
o Elemento merceológico – tem de haver, em concreto, disputa da mesma clientela. Nestes
termos, tem de haver identidade ou afinidade entre produtos ou serviços. Pode acontecer
que exista uma identidade de serviços que não seja óbvia: p.e. dois jornais que vendam
espaços publicitários, embora um seja desportivo e outro seja de moda (ou seja, não têm a
mesma clientela);
o Elemento geográfico – só há concorrência se os sujeitos estiverem a uma distância que
viabilize a disputa da clientela (nos casos em que esse elemento é relevante).
Exemplos de casos mais óbvios, menos óbvios e de inexistência: (1) Vendedor de frigoríficos dissemina notícias falsas
sobre outro vendedor de frigoríficos; (2) Vendedor de frigoríficos dissemina notícias falsas sobre um vendedor de
máquinas de lavar roupa; (3) Vendedor de frigoríficos dissemina notícias falsas sobre um eletricista; (4) Vendedor de
frigoríficos do Fundão dissemina notícias falsas sobre vendedor de frigoríficos de Lagos
2 – contrário às normas e usos honestos;
o Normas – regras de conduta do setor de atividade em causa;

o Usos – padrões de comportamento considerados corretos no ramo de atividade em causa;
o Honestidade – a conduta deve ser contrária às normas e usos de um setor e as normas e
usos têm de ser honestos. Em sentido geral, a honestidade define-se pela conformidade com
princípios éticos básicos, com a moral económica do setor.
3 – de qualquer ramo da atividade económica – excluem-se atividade culturais, políticas e religiosas.
Sujeito ativo – a) há quem exclua profissões exercidas não empresarialmente e sujeitas a tutela
profissional e disciplinar própria, dado o rigor dessa tutela (v.g. arquitetos, advogados) – Oliveira Ascensão
discorda, dizendo que essa exclusão geraria uma espécie de duplo privilégio, já que os advogados são
julgados apenas pelos próprios pares e, além disso, ainda estão imunes ás regras da concorrência; b)
incluem-se os profissionais liberais (p.e. advogados, arquitetos, médicos, etc.); c) inexigência de
titularidade de empresas; d) comparticipantes – mesmo que não concorrentes – são puníveis por
concorrência desleal;
Sujeito passivo (vítima) – a) concorrente específico; b) vários concorrentes ou todos os agentes do setor.
4 – culpa – distingue-se da lealdade, como já vimos. Após 2003, a concorrência desleal é punida como
ilícito contraordenacional (cf. 8.º/1 RGCO) – até aí era punido como ilícito criminal, exigindo-se dolo;
todavia, diga-se que não é punida a título de negligência mas sim de dolo! Pode também constituir ilícito
civil.
5.1.3. Modalidades
Os atos não têm que se inserir, concretamente, em nenhuma modalidade. Ademais, poder-se-ão inserir
em modalidades plurais simultaneamente.
1) Atos de engano ou confusão - presentes nas als. a), d), e) e f) do art. 311.º/1. Por exemplo: a) caso de
vinho rosé Mateus e Passal; b) caso de revistas;
• Na alínea a) – confusão - podem estar em causa situações de 1) uso de sinais distintivos

protegidos por DPI – caso que enfatiza bem a possibilidade de concurso da disciplina da
propriedade industrial e da concorrência desleal; 2) uso de sinais distintivos típicos suscetíveis
de proteção individualizada, mas não protegidos; 3) uso de sinais distintivos atípicos insuscetíveis
de proteção individual.
• As alíneas d), e) e f) correspondem aos atos enganosos; a al. d) trata dos casos em que existe
uma difusão de uma imagem empresarial enganosa com o objetivo de alcançar um benefício
ilegítimo no mercado (não cabenco, aqui, as afirmações exageradas com a convivção de os
consumidores não as levarem à letra); a al. e) só pode ser usada quando existe o objetivo claro
36
de induzir o consumidor em erro; a al. f) pode ser um fundamento para o titular de uma marca
se opor ao esgotamento (253.º/2).
2) Atos de aproveitamento - presentes nas als. a) e c) do 311.º/1. Estão em causa atos de:
1. concorrência parasitária (imitação sistemática da atuação de um concorrente);

2. casos de imitação servil (aproveitamento parasitário do esforço alheio através da reprodução de
todas as características relevantes de p/s alheios - e.g. STJ, Proc. 346/15.3YHLSB, Ekyval). Tem como
condições:
a) Não ser uma criação outrora protegida e agora no domínio público;
b) Imitação flagrante, extrema, acrítica;
c) Criação imitada tem de gozar de originalidade.
Processo nº 346/15.3YHLSB.L1.S1, apresentado por Hannah Sacoor
3) Atos de agressão - presentes na al. b) do 311.º/1. Estão em causa atos de desorganização da estrutura
empresarial de concorrentes (isto é, atos que procuram manchar o nome de concorrentes). Estão também
em causa atos de desvio de colaboradores de outras empresas com o intuito de desorganizar a estrutura
dos concorrentes – todavia, atos com um caráter sistemático e repetido. Menos frequentes mas também
aqui incluídos são os casos de boicote – uma empresa exerce a sua influência numa outra entidade com
o intuito de prejudicar concorrente (p.e. diz a distribuidor ou fornecedor para aplicar preços mais altos a
concorrente).
5.1.4. Consequências
Diga-se, desde já, que o registo na propriedade industrial deve ser recusado ser houver concorrência
desleal. Para além da recusa do registo, tem como consequências:
1) Ilícito contraordenacional - coima até 30.000€ para pessoas singulares e até 100.000€ para pessoas
coletivas, sendo a Instrução da competência da ASAE e decisão de aplicação de coimas e sanções
acessórias da competência do conselho diretivo do INPI (363.º e 364.º CPI). A generalidade da doutrina
entende que os atos atípicos deverão ser punidos a título contraordenacional.
2- Ilícito civil (483.º CC) – possibilidade de ações inibitórias (condenação do réu na abstenção de
determinada conduta) e ações de responsabilidade civil (reparação dos danos sofridos pelo lesado em
consequência do ato de CD).
37
5.2. Segredos de negócios 30 31
Nenhum segredo é segredo perfeito, senão o que passa a ser ignorância, porque o segredo que se sabe,
pode-se dizer, o que se ignora, não se pode manifestar. (Padre António Vieira)
5.2.1. Teorias de justificação

1. Exposição ao “furto”: desenvolvimento e disseminação de Tis, concorrência transnacional, aumento
da mobilidade laboral e recurso ao outsourcing.
2. Incentivo à inovação: dificulta o aproveitamento por parte de terceiros e apresenta-se como
alternativa/complemento aos DPIs;
3. Eficiência: combate o excesso de investimento em secretismo e permite libertação de capital para
I&D;
4. Difusão de conhecimento: facilita o “licenciamento” e resolve o paradoxo da informação de Arrow;
5. Ética comercial: dever geral de atuação honesta no mercado.
5.2.2. Objeto da proteção (313º.º CPI)

Apontam-se como requisitos, quanto ao objeto, para proteção:
1 - Informação – não se exige que se enquadre numa determinada categoria (como acontece nas
patentes, em que o bem material tem de constituir uma invenção técnica; o mesmo acontece nos direitos
de autor e nas marcas). Assim, nestes casos, ao contrário do que acontece nos restantes direitos
intelectuais, não se exige o enquadramento numa determinada categoria;
2 - Secreta – definição de segredo é dado pelo próprio artigo (na al. a)). As informações não podem ser do
conhecimento geral ou, caso ou sejam, não podem ser de fácil acesso. Além disso, fala-se de dois tipos de
informações secretas: 1) informações secretas em si mesmas; 2) combinações de informações secretas
dada essa combinação. Impõe-se a questão: qual o nível exigido de extensão do segredo? Exige-se um
segredo absoluto? Um exigência de segredo absoluto seria irrazoável, já que tornaria impossível uma
exploração económica de informação protegida; por outro lado, caso não pudesse ser revelada a
30Veja-se o exemplo Jurisprudencial dado por Nuno Sousa e Silva, adaptado de uma sentença não publicada de um tribunal de
primeira instância português:
A, empresário, explora há muitos anos vários negócios de bares e discotecas. No decurso da sua atividade criou uma base de dados
com nomes e moradas de pessoas com interesse na área (potenciais clientes). Esta informação está organizada, armazenada num
computador, protegida por uma password de acesso e, para efeitos de controlo, o seu titular criou dois nomes falsos, atribuindo-lhes
o seu endereço e o da sua sogra. Esta informação é explorada comercialmente através daquilo que é designado por "aluguer de
mailing": alguém interessado em promover um evento fornece os materiais de promoção e, mediante o pagamento de um preço,
esses materiais (normalmente convites) são enviados para as pessoas da lista. Certo dia, A é surpreendido com convites no correio
relativos à abertura de uma nova discoteca, um em seu nome e outro no nome falso que constava da base de dados. Entretanto,
confirma que também a sua sogra recebeu em casa um convite endereçado ao outro nome falso. Na sequência do sucedido A
processa a discoteca em causa, com um pedido indemnizatório fundado em violação do direito de bases de dados, em concorrência
desleal (violação de segredos de negócio) e, subsidariamente, enriquecimento sem causa. A este pedido alia uma ordem de proibição
de utilização futura do segredo. O Tribunal considerou que, apesar de existir segredo de negócio, não havia sido demonstrada culpa
por parte da discoteca, logo não haveria lugar a indemnização, tendo-a condenado apenas a abster-se de voltar a utilizar a bases de
dados. A análise careceu de rigor e profundidade, mas a decisão parece acertada em face dos factos provados.
Esta decisão ilustra o papel crucial da culpa para efeitos indemnizatórios(174). Não tendo identificado a origem da "fuga de
informação", A viu-se com maior dificuldade em estabelecer a cadeia de transmissão dos dados e, assim, provar a culpa (ainda que
negligente) da discoteca. Numa grande parte dos casos, esse será um ponto problemático. Por isso mesmo, faria sentido estabelecer
(de iure constituendo) uma inversão do ónus da prova, semelhante à que existe para as patentes de processo(175). Aqui, como
nesses casos, seria muito menos oneroso para a ré provar a origem lícita da informação do que para o autor provar a sua culpa. Um
outro aspeto a realçar é o do tribunal competente. Apesar de esta matéria ter largas afinidades com a propriedade intelectual , o
certo é que não a integra(176). Assim, em matéria de segredos de negócio, o tribunal competente será o tribunal comum segundo
os critérios gerais de competência territorial (arts. 70.º e ss. CPC).
31Exemplos são o PageRank da Google, a receita da CocaColca ou o frango frito da Kentucky Fried Chicken (estes dois últimos
aparecem, algo paradoxalmente, como os segredos mais conhecidos no meio;
38
informação, seria impossível licenciar o segredo de negócio. Nesse sentido, exige-se somente segredo
relativo.
Por último, não existe qualquer limite de vigência para os segredos de negócio – todavia, assim que a
informação cai no domínio público, a proteção acaba (por exemplo, um pedido de patente levará à destruição
do segredo).
Pela leitura do artigo, existem determinadas informações que se devem considerar excluídas dos
segredos de negócio: p.e. informações triviais, competências dos trabalhadores, informações pessoais ou
segredos ilegais (e.g. esquemas de branqueamento de capitais);
3 - Valor comercial – não existe uma proteção de qualquer tipo de informação. A informação só pode ser
protegida pelos segredos de negócio quando tiver um valor comercial ou económico. Isso acontece
quando, p.e., seja relevante para o potencial científico e técnico, os interesses comerciais ou financeiros,
as posições estratégicas ou a capacidade concorrencial da empresa. Tem, ainda, que existir um nexo
causal “valor-secretismo”;
4 - Diligências razoáveis (o mais relevante) – A al. c) do 313.º vem determinar que não se exige uma
“fortaleza impenetrável”; exige-se, sim, tendo em conta o caso concreto, que o titular do segredo de
negócio tome medidas e cuidados adequados de forma a proteger essa informação. Essas medidas podem
ser divididas em: 1) diligências de caráter jurídico – p.e. acordos de confidencialidade com colaboradores
(idealmente, logo previstos no contrato de trabalho) ou, até mesmo, com parceiros ou fornecedores;
ainda, a possível previsão nos códigos de conduta (caráter parajurídico); 2) diligências materiais ou fácticas
– p.e. caso de adoção de espaço que consiga proteger o negócio (pasteis de nata); se segredo informático,
proteger o acesso com palavra passe; fechar documento em papel num cofre; destruição de documentos
confidenciais; etc.
A proteção de inovações tecnológicas pela via dos segredos de negócio tem óbvias vantagens. Desde logo, a tutela dos segredos,
ao contrário da conferida pelas patentes, não está sujeita a qualquer limite temporal. Desde que a informação permaneça
confidencial, a proteção jurídica pode prolongar-se ad aeternum. E, da perspetiva de empresas pequenas e menos afluentes que um
colosso como a Google, há uma outra vantagem não negligenciável: a de que o segredo permite um acesso instantâneo e
praticamente gratuito à proteção, que não está dependente de pedidos de registo e do pagamento das elevadas taxas a estes
associadas.
Tito Rendas, itchannel
5.2.3. Relação com Direitos de Propriedade Industrial

1 - Segredo de negócio pode aparecer como antecâmara de DPIs (a manutenção de uma invenção ou DM
em segredo obsta à destruição da novidade);
2 - Segredo de negócio pode aparecer como complemento de DPIs (utilização conjunta de patentes (para
a tecnologia fundamental) e segredos de negócio (para o know-how complementar);
3 - Segredo de negócio como alternativa aos DPIs (verdadeira alternativa (se a informação preencher os
requisitos de DPIs) ou substituto (se não preencher));
39
5.2.4. Atos ilícitos
Pretende-se, como os segredos de negócio, proteger determinados atos ilícitos de obtenção, de utilização
ou de divulgação. Serão, assim, ilícitos:
1 - Atos de obtenção não autorizados, sempre que forem realizados mediante as condutas do art.
314.º/1/a) e b).
• o acesso, apropriação ou cópia não autorizados de documentos, objetos, materiais, substâncias

ou ficheiros eletrónicos que estejam legalmente sob o controlo do titular do segredo e que
contenham o segredo ou a partir dos quais seja possível deduzi-lo (314.º/1/a));
• outras condutas que, nas circunstâncias específicas, sejam consideradas contrárias às práticas
comerciais honestas (e.g., invasão de propriedade, suborno, espionagem, neutralização de
medidas de proteção) (314.º/1/b));
o «Práticas comerciais honestas» apresenta-se como um conceito bastante vago,
merecendo densificação. Até que essa aconteça, cabe à doutrina fazê-lo: temos
exemplos da invasão de propriedade, suborno, espionagem, etc.;
2 - Atos de utilização ou divulgação não autorizados, se realizados por uma que (314.º/2):
• tenha obtido o segredo ilegalmente;

• viole um acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de não divulgação;
• viole um dever contratual ou qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo;
3 - Violações secundárias (314.º/3/4); estão em causa atos de:
• quem, no momento da aquisição, utilização ou divulgação do segredo, tivesse ou devesse ter

tido conhecimento de que o segredo tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa
que estava a utilizá-lo ou divulgá-lo ilicitamente;
• quem produza, ofereça, coloque no mercado, importe, exporte ou armazene mercadorias em
infração, tendo ou devendo ter tido conhecimento de que o segredo tinha sido utilizado
ilicitamente.
Notas importantes:
➢ Dispensa-se a verificação de uma relação de concorrência entre o protegido e o infrator (isto é, não
tem de ser um concorrente);
➢ Muitas vezes, é difícil para o titular do segredo de negócio provar a ilicitude da obtenção de
determinada informação; daí que determinada doutrina defenda a inversão do ónus da prova;
5.2.5. Atos lícitos (315.º CPI)

1. Descoberta ou criação independente;
2. Engenharia inversa (mas validade de cláusulas contratuais que a proíbam);
3. Exercício do direito dos trabalhadores (ou dos seus representantes) a informações e consultas em
conformidade com as práticas nacionais ou com a lei;
4. Imposição ou permissão que resulte da lei;
5. Outras práticas que, nas circunstâncias específicas, estejam em conformidade com as práticas
comerciais honestas;
5.2.6. Exceções (351.º CPI)

As exceções estão bastante mal colocado do ponto de vista sistemático. São casos em que devem ser
indeferidas – não é claro que seja de conhecimento oficioso! - pelo tribunal as medidas, procedimentos e
40
vias de reparação «previstos na presente e anterior secção». Esta expressão implicaria que as exceções
não se aplicariam às contraordenações em virtude de violação de segredos de negócio. Está em causa:
a) exercício da liberdade de expressão e de informação, incluindo o respeito pela liberdade e pelo

pluralismo dos meios de comunicação social;
b) whistleblowing;
c) divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes;
d) proteção de um interesse legítimo legalmente reconhecido.
VI – TUTELA
Quanto aos meios de que se podem socorrer os titulares de DPI’s, segredos de negócio, etc., pode
identificar-se, a nível da tutela, uma vertente preventiva – possibilidade de a entidade administrativa
competente recusar a concessão de determinados direitos de propriedade industrial que colidam com
outros preexistentes, assim como invalidar à posteriori esses direitos; e uma vertente repressiva (que
iremos agora estudar).
6.1. Tribunal competente

O tribunal competente, a nível nacional, é o tribunal da propriedade intelectual (art. 111.º LOSJ e 39.º/2
CPI). A sua criação (com a L 46/2011 e Portaria 84/2012) tem como:
• vantagem a especialização dos magistrados e um acréscimo de qualidade e previsibilidade de

decisões em matéria de propriedade intelectual;
• desvantagem a centralização geográfica de processos (dado que o tribunal existe em Lisboa). A
competência do TPI está prevista no 111.º LOSJ e 39.º/2 CPI.
Interessa, em particular, a referência da al. n) do 111.º: a norma só atribui competência ao TPI em matéria
de propriedade industrial – quando interessa verdadeiramente invocar a concorrência desleal, deixa o
tribunal de ser competente (isto porque, quando estão em causa direitos de propriedade industrial, a
concorrência desleal tem um caráter meramente subsidiário (como vimos na última aula). Assim, tem-se
sugerido que seja atribuída uma competência ao TPI ara todas as ações em que a causa de pedir seja CD
ou segredos de negócios; alternativamente, pode defender-se uma interpretação corretiva.
6.2. Arbitragem
Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios, pode
ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões suscetíveis de recurso judicial
(47.º/1). Tem como objetivo (e vantagens) diminuir as pendências nos tribunais e conferir uma maior
celeridade ao processo.
No que ao seu regime respeita, a sua possibilidade dependente da celebração de compromisso arbitral
(48.º CPI) e, havendo contrainteressado (e.g., reclamantes), é necessário que aceitem o compromisso.
Tribunal arbitral é constituído e funciona nos termos previstos na LAV (49.º), havendo possibilidade de
recurso da decisão arbitral para a RLx (48.º/5). O INPI está vinculado à arbitragem de um centro específico,
para a composição de litígios de valor igual ou inferior a 1 milhão de euros: o ARBITRARE – Centro de
Arbitragem para a Propriedade Industrial (48.º/4 CPI + 1.º/3 da Portaria n.º 1046/2009).
6.2.1. Arbitragem relativa a patentes de medicamentos de referência

Houve, com o CPI 2018, uma abolição do regime da arbitragem necessária (art. 3.º/1 L 62/2011).
Anteriormente, o titular da patente/CCP de medicamento de referência que pretendesse impedir o
requerente da AIM de iniciar a exploração industrial ou comercial do medicamento genérico tinha o ónus
41
de dar início ao processo arbitral no prazo de 30 dias a contar da publicação do pedido (Lei 62/2011). Os
objetivos eram, essencialmente: cumprir uma segurança jurídica (esclarecer se o medicamento genérico
para o qual é pedida a AIM é compatível com eventuais direitos de patente/CCP) e uma celeridade (retirar
os litígios entre empresas de medicamentos de referência e de medicamentos genéricos dos tribunais do
Estado (combatendo as estratégias de retardamento adotadas por aquelas e lançando os genéricos no
mercado de forma expedita)).
6.3. Meios de tutela
6.3.1. Tutela cível

Ações inibitórias
• Condenação em factos negativos (non facere) – e.g. não explorar uma invenção, não produzir um
DM, não utilizar uma marca como SDC;
• Medidas de reforço da eficácia:
➢ “Sanções acessórias” - determinação do destino a dar aos bens em que se tenha
verificado a violação dos DPIs e o dos instrumentos utilizados no fabrico desses bens
(e.g. destruir malas que imitem Louis Vitton) – 348.º CPI
➢ Medidas inibitórias - imposição ao réu de medidas inibitórias, como a interdição
temporária do exercício de certas atividades ou encerramento do estabelecimento
(349.º/1-3 CPI);
➢ Medidas de publicidade - publicação da sentença no BPI ou em qualquer meio de
comunicação que se considere adequado (350.º CPI);
➢ Sanção pecuniária compulsória (349.º/4 CPI).
Responsabilidade civil (347.º/1)

Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial ou segredo
comercial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.
Para determinação do quantum indemnizatório, existe bastante divergência. O artigo prevê um triplo
critério:
Critério #1 (347.º/2 a 4) – deve atender-se aos 1) lucros do infrator, 2) lucros cessantes e danos emergentes
do lesado, 3) encargos com a proteção e a investigação, 4) importância da receita resultante da conduta
ilícita do infrator (dimensão punitiva), e 5) danos não patrimoniais;
Critério #2 (347.º/5) - na impossibilidade de se fixar o quantum, deve atender-se a uma ideia de equidade.
Todavia, impõe-se que, para tal, 1) não haja oposição do lesado e 2) Valor igual ou superior à
contraprestação de eventual contrato de licença (aka license analogy) + encargos com proteção /
investigação / cessação da conduta lesiva.
Contudo, impõe-se questionar: o 13.º/1, b) Diretiva Enforcement + 14.º/2(ii) Diretiva Segredos de Negócio
estabelece uma relação de alternatividade entre estes dois primeiros critérios, enquanto que a lei
nacional estabelece uma relação de subsidiariedade (“na impossibilidade de se fixar...”). Deve fazer-se
uma interpretação conforme ao DUE.
Critério #3 (347.º/6) - vem prever uma cumulação de todos os critérios se caso for especialmente grave.
Aumenta a dimensão punitiva (já vista). Não resulta da diretiva, sendo duvidosa a sua compatibilidade
com o DUE.
42
6.3.2. Tutela cautelar (345.º/354.º e 346.º)
Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável
aos DPIs, pode o tribunal decretar – a pedido do interessado e contra o infrator ou contra intermediários
(v. art. 345.º/3) – as providências adequadas a (i) inibir qualquer violação iminente ou (ii) proibir a
continuação da violação.
Quanto aos elementos de prova a apresentar pelo requerente: 1) titularidade do DPI ou autorização de
uso; 2) existência ou iminência de violação; 3) no caso de já ter ocorrido violação, não será necessário
provar o periculum in mora (caso ainda não tenha ocorrido, parece ser necessário).
As medidas cautelares (inibição e proibição) podem ser substituídas por caução (345.º/6) – contudo, esta
nunca pode servir de fundamento para a divulgação do segredo (354.º/2). Em segundo lugar, o tribunal
pode decretar uma sanção pecuniária compulsória destinada a assegurar a execução das providências
(345.º/4 CPI - 829.º-A CC). Em terceiro lugar, pode ser decretado o arresto (art. 346.º: se infração à escala
comercial e existência de circunstâncias suscetíveis de comprometer a cobrança da indemnização.
6.3.3. Tutela criminal

Prevista para os seguintes tipos de crime: Violação do exclusivo de patente, do MU, de DMs (318.º + 319.º);
Contrafação, imitação e uso ilegal de marca (320.º); Venda ou ocultação de produtos (321.º); Violação do
exclusivo do logótipo (323.º); Violação e uso ilegal de DOs/Is (324.º + 8.º e 9.º DL 213/2004); Obtenção de
má fé de patentes, MUs e DMs (325.º); Registo obtido ou mantido com abuso de direito (326.º); Registo
de ato inexistente ou realizado com manifesta ocultação da verdade (327.º).
Tratam-se de crimes semi-públicos (328.º CPI) – depende de queixa -, havendo possibilidade de

desistência nos termos gerais (116.º CP). Exige-se culpa a título de dolo (art. 13.º CP).
6.3.4. Tutela contraordenacional

Prevista para os seguintes tipos de contraordenação: CD (330.º + 311.º); Segredos de negócio (331.º);
Invocação e uso ilegal de recompensa (332.º); Atos preparatórios (333.º); Uso, como sinais distintivos não
registados, de marcas ilícitas (334.º); Firma ou denominação social (335.º); Invocação ou uso indevido de
direitos privativos (336.º).
A competência pertence à ASAE (art. 362.º), originando a aplicação de coimas e sanções acessórias
(363.º).
6.3.5. Medidas de prova e de informação (art. 339.º a 343.º e art. 344.º)
6.3.6. Medidas de preservação da confidencialidade (segredos de negócio)

Pode existir o risco de o titular perder o segredo por ter de o revelar em juízo de forma a exercer os seus
direitos.
Considerando 24 da Diretiva EU 2016/943
A perspetiva da perda da confidencialidade de um segredo comercial no decurso do processo judicial dissuade, frequentemente, os titulares legítimos
de segredos comerciais de instaurarem processos judiciais para defenderem os seus segredos comerciais, sendo desta forma post a em causa a eficácia
das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos. Por este motivo, é necessário estabelecer, sob reserva das salvaguardas apropriadas
que garantam o direito à ação e a um tribunal imparcial, requisitos específicos destinados a proteger a confidencialidade do segredo comercial em
litígio no decurso do processo judicial instaurado em sua defesa. Essa proteção deverá continuar a ser assegurada após o fim do processo judicial e
enquanto as informações que constituem o segredo comercial não forem do domínio público.
Como tal, e concretizando o previsto no art. 164.º CPC (limitações à publicidade do processo), pode
estabelecer-se:
43
Proibição geral (352.º CPI) - qualquer pessoa que participe em processo judicial, ou que tenha acesso
aos documentos que dele fazem parte, está proibida de utilizar ou divulgar qualquer segredo ou alegado
segredo que o tribunal tenha identificado como confidencial a pedido da parte interessada. A obrigação
não se extingue com o termo do processo judicial, exceto se: 1) se constatar, por decisão transitada em
julgado, que o alegado segredo não preenche os requisitos necessários à atribuição de proteção; 2) a
informação já se tiver tornado do conhecimento geral;
Medidas específicas - a pedido das partes ou por iniciativa do tribunal, podem ser tomadas medidas
específicas e proporcionais, nomeadamente:
• A limitação do acesso a documentos a um número restrito de pessoas (que deve incluir uma
pessoa singular de cada parte e os respetivos representantes);
• A limitação do acesso a audiências, respetivos registos e transcrições a um número restrito de
pessoas;
• A disponibilização, a pessoas não incluídas nesse número restrito, de uma versão truncada das
decisões judiciais.
44

Apontamentos Exame - António Pais Romão

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Apontamentos Exame - António Pais Romão

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Apontamentos Exame - António Pais Romão

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

I – Introdução--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1.1. Tutela de inovação vs. Sinais distintivos do comércio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1.3. Teorias da justificação da propriedade industrial -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1.4. Natureza e características ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2

1.5. Formas de proteção -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

II – TUTELA DA INOVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.1. Patentes de invenção ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.1.1. Conceito -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.1.2. Função ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.1.3. Requisitos de proteção -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.1.4. Titularidade da patente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

2.1.5. Âmbito de proteção------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6

Patentes de processo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9

2.1.7. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

2.2. Modelos de utilidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

Traços distintivos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.2.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.2.2. Função e objeto---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.2.3. Requisitos de proteção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.2.4. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.2.5. Âmbito de proteção----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.2.6. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.2.7. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.3. Desenhos ou modelos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.3.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.3.2. Função --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

2.3.3. Requisitos de proteção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

a. Pré-requisitos de proteção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

b. Requisitos de proteção (175.º a 179.º CPI e 4.º a 9.º RDM)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

2.3.4. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

2.3.5. Âmbito de proteção----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

2.3.5.1. Âmbito substancial: princípio da especialidade? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

2.3.6. Cumulação com tutela jusautoral?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

2.3.7. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

2.3.8. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

III – SINAIS DISTINTIVOS DO COMÉRCIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

3.1.3. Tipos de marcas (categoria exclusiva das marcas) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

Marcas tradicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

Marcas não tradicionais -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

3.1.4. Requisitos de proteção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

Requisitos formais (222.º e 223.º CPI + 30.º-33.º RMUE) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

Requisitos substantivos (motivos de recusa + causas de invalidade)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

3.1.5. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

3.1.6. Âmbito de proteção----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

Marcas de prestígio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

3.1.7. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

3.1.8. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

3.2.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

Entidades e estabelecimentos? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

3.2.2. Função e requisitos de proteção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

3.2.3. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

3.2.4. Âmbito de proteção----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

3.2.5. Extinção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

3.3. Firmas e recompensas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

3.4. Denominações de origem e indicações geográfica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

3.4.1. Conceito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

3.4.2. Função --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

3.4.3. Titularidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

3.4.4. Vias de proteção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30