Clase 6 Derecho de Marcas

Clase 6 28/09/2022
Miércoles 28 de Septiembre 2022

Ej. Entre “El Nono Miguel” y “G&M” no hay una confusión fonética auditiva. Si hay GRAFICA/visual.
El cotejo entre marcas debe ser en FORMA SUCESIVA y FRESCA. No conjunta. Si me deja la
impresión parecida, puedo concretar que hay confundibilidad.
Lo que pasa muchas veces  El consumidor desprevenido. Depende del precio, lo que se busca, etc.
Cuando se trata de productos masivos el cotejo debe ser mas ESTRICTO porque el consumidor actúa de
manera más desprevenida.
Ej. El joystick “NOGA”, es bastante reconocida y difundida PERO no notoria ya que su precio es bajo.
PERO tiene su buena penetración como signo, su reconocimiento para este tipo de producto.
En cambio, el joystick “MOGA” tiene forma distinta PERO sus nombres se parecen mucho, una confusión
FONETICA/auditiva, ADEMAS su tipografía se parece. Obviamente Moga esta intentando quitar clientela a
Noga.
MUY DIFICIL que Moga vaya a registrar la marca, porque sabe que Noga se le va a oponer. Probablemente
Noga se le opondrá mediante un impedimento al uso. Como el fallo Toblerone. Confundibilidad o
posibilidad de confundibilidad que genere una desviación de clientela.
Hoy en día hay mucha USURPACION ELECTRONICA. Si la empresa no hace nada por defender su propia
marca, su propia imagen, esta muy mal. Deben ocupar un rol más activo en la defensa de su marca. Pierden
confianza en el mercado. En el comercio lo que prima es el sentido de garantía que tiene el producto.
Ej. Marca “PRIKA” (marca blanca de Carrefour) uso los mismos colores y casi el mismo diseño que el de la
cerveza marca “Heineken”, marca notoria. Sucede que Heineken NO tenia los colores registrados, tuvo que
hacer la acción en base al articulo 150 del CP, maquinación que tiene por fin desviar clientela. Denuncia en
defensa a la competencia. Interviene la cámara federal penal económica y resuelve que cada uno de los
elementos y la disposición generan una posibilidad muy grande de confusión. Competencia desleal.
 Violación de marca, caso de los perfumes truchos.
Directamente hacen alusión a las marcas a las que se parecen, pensando que eso lo hace legal, cuando NO.
Sigue siendo la violación de una marca. Los logos, los nombres, los envases, el packashing, etc. todo se
parece. Siguen siendo marchas flagrantemente falsas.
Una cosa es a nivel registral la oposición a un registro como en el caso Paloma Herrera vs. Carolina
Herrera, y otra cosa es en el mercado presentarse hasta con la misma Tipografía de letras, una
COPIA SERVIL. Hay un aprovechamiento claro. Hay una intencionalidad clara. La falsificación
genera tanto o mas negocios que la marca principal.
La diferencia en el valor se da en el tratamiento impositivo en muchos casos. Los detalles del diseño, etc.
Pero la tela en si sale de la misma fabrica.
- Los casos en que de OFICIO a uno le puedan citar un antecedente y que uno pueda conseguir
la autorización de coexistencia por el titular de la marca.
En algunos casos esto fue planteado como positivo para obtener el registro, pero no debemos dejar de lado
que la autoridad de control no solo custodia los intereses del propio titular de marca, sino que también
custodia los intereses de los consumidores. En ese sentido, la autoridad no puede tomar esta autorización
privada para hacer caso omiso de manera oficial en cuanto a la confundibilidad de los signos.
Lo mejor es que las marcas sean claramente inconfundibles.
RENOVACION DE LA MARCA
La marca en nuestro ordenamiento tiene una duración de DIEZ AÑOS. Y a diferencia de otros
institutos del derecho de la propiedad intelectual, es el único que puede renovarse en el tiempo. En principio,
esto de la renovación en el tiempo, es lógico que sea el único, por este sentimiento de garantía que tiene el
consumidor cuando compra un producto. Imagínense que si cada vez que cumple un siclo de 10 años cae al
dominio público, lo podría tomar la competencia y así nadie querría proteger una marca.
El derecho de autor es toda la vida del autor y 70 años mas para los derechos patrimoniales en
relación con sus derechos habientes. Aun así, cuando los derechos caen en el dominio público, cualquiera
los puede usar sin pagar ningún tipo de royalty. O permiso para utilizarlo.
En el caso de las patentes, se le da un monopolio por 20 años. Es una forma de estimular ese sistema para
que siga desarrollándose. Lo mismo pasa con los modelos, la protección es por un máximo de 15 años.
Toda la inversión que hace la marca para mantenerse líder en el mercado, teniendo la confianza de sus
consumidores se compensa con este derecho de renovación de la marca cada 10 años a perpetuidad.
- Para que una renovación pueda ser considerada como tal, debe cumplir unos requisitos:
Es un tramite administrativo con naturaleza distinta al de registro. No tenemos un derecho en expectativa,
SINO que el derecho ya estuvo en mi patrimonio y yo solo lo quiero extender en el tiempo. Pareciera ser
mas sencillo. Es mas bien declarativo que constitutivo.
La vigencia de estos periodos sucesivos se cuenta a partir del VENCIMIENTO de la primera. El tramite que
pueda durar la renovación no va a consumir o estirar el plazo de vigencia del derecho.
Cuasi triple identidad: mismo signo (invariable), mismo titular (en principio) y los mismos productos
y servicios (en principio no se puede ampliar, pero si se puede renovar para menos).
Esto implica que para lo que NO renuevo, importa una RENUNCIA. Entonces, respecto de esos productos
que se renuncian, el signo pasa al dominio público. Entonces, cualquiera podría solicitar su registro.
JAMAS se acepta la renovación en ampliación. Esto también se debe a que en la renovación no se acepta
la OPOSICION de terceros, porque los derechos ya estaban en cabeza y dentro del patrimonio del titular.
Por eso es importante hacer la renovación a término. La administración tampoco puede citar
antecedentes o prohibiciones porque ya lo había estudiado y publicado.
Si la administración quisiera correrles una NUEVA PROHIBICION, decidiendo no dejarles renovar la
marca, pero en principio tendrían que tratar una EXPROPIACION, aludiendo a la utilidad pública de ese
signo y en todo caso, pagar una indemnización a su titular por impedir su renovación.
- ¿Cuál es el tipo oportuno para poder renovar una marca?
Declaración jurada de medio termino
Ley 22.362
ARTICULO 26. — El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte,
conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive
parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país
dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza
mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de treinta (30) días
hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal, el que deberá ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la
misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o
semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad
relacionada con los primeros.
Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del
vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que
hubiese hecho de la marca hasta ese momento.
ARTICULO 5º — El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser
renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años
previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o
como parte de la designación de una actividad.
Hay toda una serie de posibilidades actualmente que pueden hacer al uso. Ahora, esta redacción quedo de la
ley original, las nuevas normas han ido acotando este concepto a usarlo dentro de su clase y para los
productos que tiene.
ARTICULO 20. — Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo
establecido en el Artículo 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si
la marca fue utilizada en el plazo establecido en el Artículo 5º, por lo menos en una de las clases, o si
fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad.
Dictada la resolución aprobatoria del registro o de la renovación se entregará al solicitante el
certificado respectivo.
Tiene que demostrar que hizo uso en los últimos cinco años, art. 10. Y se completaría el termino con el art.
26, los primeros 5 años. Hay que probar el uso total de la marca.
Fallo Paty vs. Party. Se trata de acabar con las MARCAS DEFENSIVAS. El registro en algunas clases
que no se usan, pero como lo uso en otras clases, puedo mantener el registro.
Decreto reglamentario 242/19
ARTÍCULO 20.- La solicitud de renovación deberá ser presentada en el plazo que fije la Autoridad de
Aplicación, la que podrá considerar la posibilidad de un plazo de gracia, sin perjuicio de la validez de los
derechos de terceros que pudieren haber surgido entre el vencimiento del registro que se renueva y la
presentación efectuada dentro de dicho plazo de gracia.
No dice NADA. VAMOS a la 123.
RESOLUCION 123/19
ARTÍCULO 4°. - Plazo. La solicitud de renovación podrá ser presentada dentro de los SEIS (6) meses
anteriores o posteriores al vencimiento del registro, abonando la tasa que resulte pertinente.
El decreto de tasas establece que, si la pido los 6 meses anteriores pago una determinada tasa, pero si la pido
en los 6 meses posteriores (plazo de gracia) pago OTRA tasa (doble).
Fuera de este plazo, hay que hacer un TRAMITE DE MARCA NUEVO, se supone que cuando NO renuevo,
yo LIBERO. Consentí que pasara.
Durante la vigencia del anterior sistema, donde no había este plazo de gracias, solo el del código procesal. Si
yo no lo presentaba en ese momento, se genero lo que se llamaba la doctrina de la reinscripción marcaria.
Dentro de esta teoría, hay varios casos donde hay vinculación con casos de quebranto, etc. Los síndicos no
se acuerdan de renovar la marca.
Para cursar una reinscripción no debo solo probar una cuasi triple identidad, sino que ADEMAS debo
demostrar que durante ese tiempo que no renové la marca, yo la sigue utilizando y mantengo una clientela
activa.
Condición para la renovación. Uso de la Marca. Para la renovación de aquellas marcas que hubiesen
sido concedidas a partir del día 12 de enero del año 2013 deberán, al momento de ingresar la solicitud
de renovación del registro, haber presentado la Declaración Jurada de uso de medio término prevista
en el Artículo 26 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y su Decreto
Reglamentario Nro. 242/2019, de lo contrario no se le dará curso al trámite; sin perjuicio de la
facultad de declarar la caducidad del trámite administrativo de la renovación del registro de marca,
previa intimación al solicitante.
La renovación es tramite declarativo del derecho, la administración ante el pedido de renovación va a cotejar
esa marca con el tramite original (expediente madre), a ver si es el mismo signo, si es el mismo titular (pudo
haber sido transferida) y/o son los mismos o menos productos que se habían pedido. Revisara que este la
declaración jurada de medio termino.
En diez años, la clasificación internacional de los productos va variando o mutando, entonces es
necesario cambiar la clase. YO RENUEVO SIGUIENDO AL PRODUCTO NO A LA CLASE.
Si yo renuevo con reinscripción y va a varias clases, debo presentar varias solicitudes de registro, cada uno
acotadita y paga un arancel nuevo. Esto permite la RENOVACION CON REUNIFICACION DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS, es decir que yo tengo dos marcas cada uno con sus productos y servicios,
pero cuando renuevo lo hago también en una tercera con parte de lo que tengo una en estos registros y parte
de lo que tenga en otras.
Excepción al principio de los seis meses. Esta reunificación es difícil que sea la vigencia al mismo tiempo,
porque son dos marcas distintas, entonces, cuando yo hago la reunificación puede ser que una este dentro de
los seis meses, pero a otra puede tener unos anos de vigencia. A mi me exigen que renueve TODO.
Hay que ser cuidadosos para NO errar en la clase.
Una vez concedida la renovación vuelve a tener vigencia a partir del vencimiento del anterior periodo por
diez años más. En ese tiempo que pueda durar la renovación, si yo como titular de ese derecho necesito
hacer alguna acción, una medida cautelar, el juez considerara que mi marca esta registrada pero
cotejara que este solicitada la renovación. Ahora, si yo no presente la renovación ese juez puede
considerar que yo deje caer el registro voluntariamente y cayo al dominio público.
El titular pudo haber decidido ceder el derecho de marca o en caso de una persona física pudo haber
pasado a mejor vida. Entonces, ese derecho debe haber sido denunciado en el sucesorio de alguna
forma y tramitado hacia sus herederos. Incluso si era una empresa pudo haberse fusionado o haber
cambiado el nombre, en su caso para que esto sea oponible a terceros debe haber sido inscripto en el
registro respectivo. INPI.
El INPI pasa a ser un tercero también.

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