MARCAS

MARCELA FILUS COELHO
PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTÓRIAS
CURITIBA
2004
MARCELA FILUS COELHO
PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTORIAS
Monografia apresentada como

requisito parcial à obtenção do grau
de bacharel em Direito pela
Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Paraná.
Professora Orientadora: Doutora
Márcia Carla Pereira Ribeiro.
TERMO DE APROVAÇÃO
MARCELA EILUS COELHO
PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTÓRIAS
Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel

em Direito, Faculdade de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade
Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:
/as fy
Orientador: Q; -/O
Prof”. Má cia a Pereira Ribeiro
Departamento de Direito Privado, UFPR.
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JJ
Prof. Edson Isfer

1 HQ R W/Cóz/A414 i
Prof. LDÊ Daniel Rodrigues j Mussi
Curitiba, 12 de novembro de 2004.

RGSUITIO
O presente estudo presta-se a analisar a proteção jurídica nacional e

internacional conferida às marcas notórias. Para tanto, parte-se da abordagem da
origem da marca na antiguidade, quando ainda não tinha sentido comercial, o qual
só foi adquirido na Idade Média, chegando até a noção de marca nos dias atuais,
além de tratar de seu conceito e ãmbito de incidência. Para melhor entendimento
do instituto da marca, faz-se então uma análise da classificação da marca, que
pode ter como base a legislação e os caracteres. É observada ainda a proteção
conferida à marca para que terceiros não tirem proveito do sucesso da marca
alheia. Em seguida passa-se a abordagem dos princípios que regem o direito das
marcas, sendo os dois principais o da territorialidade e o da especialidade.
Completam-se, neste momento, os subsídios necessários para que se possa
adentrar no tema central: a marca notória. Estuda-se, primeiramente, a noção
geral de marca notória, com seus efeitos e critérios de aferição, para depois
analisar as marcas notórias em espécie, partindo da abordagem da terminologia
dos tipos de marca notória. Trata-se, primeiramente da marca notoriamente
conhecida, discorrendo acerca de suas noções gerais, características, momento
de aferição e proteção, terminando com a discussão sobre o território onde a
marca deve ser notória. Em seguida passa-se ã analise da marca de alto renome,
partindo de suas noções gerias, características, concluindo com a obsen/ação do
momento de aferição do alto renome de uma marca. Partindo do conhecimento de
marca notoriamente conhecida e marca de alto renome pode-se discutir sobre a
proteção que nosso ordenamento jurídico prevê para tais marcas. Passando-se,
em seguida, para a parte final do estudo, onde se aborda a notoriedade nos
acordos internacionais.
I
Sumário
Resumo ........ ....... I

Introdução ....... ........ O 1
1. MARCA ............................. ....... O 2
1.1 ORIGEM DA MARCA ......... ......... O 2
1.2 NOÇÃO ................._........ ........ O 4
1.3 CONCEITO DE MARCA ...._..................__.......... ....._.. O 5
1.4 ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO CONCEITO ......... ........ O 6
1.5 FUNÇÃO DA MARCA ................................................. ...................... O 7
1.6 CARACTERÍSTICAS DA MARCA - ELEMENTOS
SUBSTANCIAIS .................... ....._ ................. ................... O 7
2. ESPÉCIES DE MARCA ............................................ ......... O 9
2.1 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ......... ........ O 9
2.1.1 Marca de Produto ou Sen/iço ....._................_........ .._...... O 9
2.1.2 Marca de Certificação ................ ........ 1 O
2.1.3 Marca Coletiva .........._.. ........ 1 1
2.1.4 Marca Genérica ......................... ........ 1 2
2.2 QUANTO AOS CARACTERES ........ ........ 1 2
3. PROTEÇÃO DAS MARCAS .......................... ........ 1 4
4. PRINCÍPIOS DO DIREITO DAS MARCAS ........ ......... 1 5
4.1 PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE ....... ........ 1 5
4.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE ....... ......_. 1 6
5. NOTORIEDADE DA MARCA ......... ......... 1 7
5.1 EFEITOS DA NOTORIEDADE ......._........_............... ...._... 1 8
5.2 CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA NOTORIEDADE ........ ....... 1 8
6. T|Pos DE MARCA NoTÓR|A .................................. ........ 2 1
6.1 TERMINOLOGIA ........................................ ........ 2 1
6.2 MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA ....... ........ 2 1
6.2.1 Noções Gerais ....................................... ........ 2 1
6.2.2 Características ......................._...._................................................... 23
6.2.3 Momento de Aferição e Proteção da notoriedade de uma Marca .... 25
6.2.4 Território Onde a Marca Deve Ser Notória ......... ...._..... 2 7
6.3 MARCA DE ALTO RENOME .......................... ...._.. 2 8
6.3.1 Introdução ......................... ....... 2 8
6.3.2 Noções Gerais .............................._........ ..........._..... .......... 2 8
6.3.3 Falta de Critério Para Aferição do Alto Renome ....... ....... 2 9
6.3.4 Características ............................................................. ....... 3 1
6.3.4.1 Exceção ao Princípio da Especialidade da Marca ....... ....... 3 1
6.3.4.2 Alto Conhecimento do Público em Geral ............... ....... 3 2
6.3.4.3 Reputação ................................................... ....... 3 2
6.3.4.4 Necessidade de Registro no Brasil ........................... ....... 3 3
6.3.5 Momento de Aferição do Alto Renome de uma Marca ....... ....... 3 4
7. PROTEÇÃO DA MARCA NOTÓRIA ................................ ......... 3 5
8. NOTORIEDADE NOS ACORDOS INTERNACIONAIS ........ .......... 3 6
8.1 TRATADOS INTERNACIONAIS ................................... ....... 3 6
8.2 CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS ....... ....... 3 6
8.2.1 Introdução ...................................._. ....... 3 6
8.2.2 Objetivo da Convenção ........ ....... 3 7
8.2.3 Objeto da Convenção ........... .......... 3 8
8.2.4 Principios da União de Paris ............. ....... 3 9
8.2.4.1 Princípio do Tratamento Nacional ...... ....... 3 9
8.2.4.2 Princípio do Tratamento Unionista ........ ....... 4 O
8.2.4.3 Direito de Prioridade ..................................................................... 40
8.3 PROTEÇÃO DA MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA NA
CONVENÇÃO DE PARIS .........................._._............................................ 40
8.3.1 Competência do Reconhecimento da Marca Notoriamente
Conhecida .................................................................................................. 43
8.3.2 Formas de Proteção ................ ....... 4 3
8.3.3 Beneficiários do Dispositivo ........ .......... 4 4
8.4 ACORDO TR|Ps ...................... ......... 4 4
8.4.1 Introdução: GATT ........... ......... 4 4
8.4.2 TRlPs: Noções Gerais ...._.. ......... 4 5
8.4.3 Princípios Gerais do TRIPs ..................
8.4.3.1 Princípio do Tratamento Nacional ....
8.4.3.2 Princípio da Nação Mais Favorecida
8.4.4 As Marcas no TR|Ps ............................
8.4.4.1 Marcas Notoriamente Conhecidas ....
Conclusão ........ ........................................
Referencias Bibliográficas .........
Introdução
O presente trabalho tem como objetivo abordar a proteção da marca notória

no ordenamento jurídico.
Com o surgimento do fenómeno da globalização, verificou-se o aumento do
comércio internacional, e, em conseqüência, acirrou-se a concorrência entre os
países, que buscaram se proteger impondo outros tipos de barreiras, as barreiras
não-tarifárias, dentre as quais encontram-se as regras de propriedade industrial.
Assim, surgiram vários tratados intemacionais versando sobre os diversos
temas da propriedade industrial. O pioneiro foi a Convenção de Paris, datada de
1883, e que tem importância até os dias atuais. Mais tarde surgiu o GATF, que
consistiu nas negociações da OMC, sendo que uma das Rodadas de Negociações
foi denominada TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados ao Comércio, no qual os países aderem conforme sua
vontade, mas obrigatório para todos os membros.
Além das normas internacionais sobre propriedade industrial, devem ser
abordadas ainda as normas internas relativas ao tema. No caso do Brasil,
especificamente encontra-se em vigor a Lei 9.279/1996.
É dentro deste contexto que se enfocará um fenómeno específico no direito
de marcas: a notoriedade da marca.
A notoriedade de uma marca esta relacionada com o conhecimento por ela
conquistada perante o público, carregando ainda outros valores que fazem com que,
por um lado, ela seja mais atraente, o que lhes confere maior valor no mercado, e
por outro, que fiquem mais vulneráveis à ação de terceiros mal intencionados, que
visam tirar proveito do trabalho e sucesso alheio.
Em razão ao maior valor atrativo, e conseqüente vulnerabilidade, a marca
notória merece proteção especial, que será objeto do presente estudo, partindo das
noções gerais de marca até abordar o tema principal, a proteção jurídica da marca
notoriamente conhecia em âmbito nacional e internacional.
1. A MARCA
1.1 A ORIGEM DA MARCA
A origem da marca, conforme ensina MAITÊ CECÍLIA FABRI MORO' pode

ser situada, segundo os doutrinadores, em dois períodos. Há autores que remontam
à antigüidade para invocar a procedência das marcas, enquanto outros identificam
na no período medieval.
Desde a antigüidade mais remota, a marca era utilizada para indicar a
proveniência das mercadorias. “Na mais remota antigüidade já encontramos marcas
usadas como sinal distintivo e de identificação das coisas e sinal de propriedade,
utilizadas para assinalar animais, armas e utensílios, identificando precisamente
sujeito e objeto do direito, e tornando possível a transmissão de propriedade (...)”.2
Na Grêcia e Roma antigas, era comum que ânforas e vasos fossem
assinalados a fim de se ter a indicação da procedência do azeite e vinho que
continham? TAVARES PAES ensina ainda que na antigüidade as marcas serviam
também como indicação de procedência, pois havia o vezo da indicação da
proveniência do produto, se agrícola ou industrialf*
Não obstante, DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, ainda que reporte à
origem da marca à antigüidade, entende que nesse período “inexistia qualquer
proteção jurídica que vedasse designar vinho, grão ou espécie com marca de
procedência que não correspondesse à real origem do produto, bem como não havia
uma forma legal dos produtores se oporem à usurpação de nome”. 5
Já naquela êpoca, o Direito Romano apresentava disposições que visavam
conceder amparo a esses sinais. Todavia somente no século XIX foram
estabelecidas as primeiras legislações específicas sobre o assunto.
Não obstante, FABRI MORO6 entende que a essa época não se podia
atribuir a marca o sentido comercial, “pois não visava a conquista da clientela”. A
1 MORO, Maitê Cecília Fabri. Direito de marcas: abordagem das marms notórias da Lei 9279/1996 e nos
acordos intemacionais. p. 23.
2 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. p. 1-2.
3 DI BLASI, Clésio Gabriel. A propriedade Industrial. 1982. p. 115.
Í* PAES, P. R. Tavares. Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9279 de 14.05. 1996: anotações. p. 81.
Í' DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 3.
6 MORO, Maitê Cecília Fabri. Op. cit., p. 24.
2
autora entende que a função da marca se restringia a indicar a propriedade do
objeto.
Este também é o entendimento de DOMINGUES, segundo o qual, “naqueles
tempos não encontramos a função comercial que depois as marcas vieram a adquirir
e conservam até nossos dias”. 7
FABRI MORO8 destaca que a origem do uso das marcas de fábrica, com
função e características mais aproximadas da atual, data da Idade Média. Destaca
que só nesta época, em que o comércio adquiriu o relevante papel econõmico e
jurídico, as marcas se revestiram do sentido jurídico que hoje têm. Assim mesmo,
não como assinaladoras de produtos de indústria individual, senão da época
desenvolvida sob os auspícios das corporações de artes e ofícios.
DOMINGUES entende que é nessa época que as marcas adquiriram seu
sentido juridico. Tempos nos quais aquele que utilizasse a marca de outrem,
segundo FRANCESCHELLI, cometia crimen fa/si, “sujeito às sanções de confisco, e
às vezes destruição da mercadoria marcada falsamente, a proibição do exercicio da
profissão corporativa por algum tempo ou em definitivo, um prêmio ao denunciante
como sanções corporativas”.9
Surgiu, juntamente com a noção de marca, a concorrência desleal, assim,
LUCAS ROCHA FURTADO'° expõe que a ordem jurídica sentiu necessidade de
proteger a marca para que individuos não se aproveitassem da imagem de um bem
pertencente a terceiro, no sentido de obter vantagens e incrementar sua atividade
mercantil.
Para NEVVTON SILVEIRA" a marca evoluiu da “assinatura” do produtor
aposta ao produto, ou de sinal de propriedade aposto às mercadorias em trânsito ou
depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para
identificar a procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço,
oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa.
No Brasil, a primeira lei de marcas foi criada em 1875. Neste ano, TAVARES
PAES” relata que:
7 DOl\/TTNGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 2.

fl\ziORO, Maitê Cecilia Farm. op. cit., p. 25.
9
FRANCESCHELLI, Remo. Apud Douglas Gabriel Domingues. op. cit., p. 32.
1° FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova
legislação sobre marcas e patentes: Lei 9279 de 14 de maio de 1996. p. 105.
U SILVEIRA, Newton. A propriedade Intelectual e a nova lei de propriedade industrial. p. 24.
12 PAES, P. R. Tavares. op. cit., p. 82.
3
“Rui Barbosa foi advogado de Meuron & Cia _, estabelecida na Bahia,
para defender a marca de rapé Areia Preta. Foi o primeiro processo
entre nós sobre marcas. Os réus foram pronunciados, e o Tribunal de
Relações da Bahia inquinou de nulidade o processo. Sem proteção,
os violares da marca Meuron & cia. representaram ao Poder
Legislativo pedindo providências, e a acolhida foi boa, sugerindo um
projeto de lei que convolou na Lei n° 2862, de 23 de outubro de
1875”.
A marca foi adquirindo considerável importância desde a antigüidade até os

tempos atuais, passando a ter expressão internacional. Para que se chegasse ao
estágio atual de proteção foi necessária longa evolução. FURTADO13 destaca que o
crescimento do comércio internacional no final do século XIX fez com que muitos
países procurassem assegurar proteção recíproca para as marcas registradas
internamente, por meio de contratos bilaterais.
Cabe ressaltar ainda, como muito bem destaca CLÉSIO GABRIEL Dl
BLASIM, que “o sinais, símbolos e outros distintivos aplicados em mercadorias e
produtos fabris apresentaram uma evolução independente de outros aspectos da
propriedade intelectual, como os direitos do autor e do inventor”.
1.2 NOÇÃO
Conforme já destacado, a marca evolui através dos tempos, adquirindo

notória importância, devido às novas realidades e necessidades que surgiram na
prática mercantil, “passando a ser interpretada como fator básico para
comercialização de um produto”. 15
Caracteriza-se, assim, por ser um nome ou sinal hábil para ser aposto a uma
mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviço. “É importante
destacar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele. Se está integrado
13 FURTADO, taças Racha. op. cit., p. 105.

14
DI BLASI, Clésio Gabriel. op. cit., 115.
1° Idem ibidcm.
4
ao produto por sua própria forma, não é caso de marca, mas de desenho
industrial”.16
Deve ainda se considerar que a marca não se refere à forma ou cor que um
fabricante dá aos seus produtos. “A marca é a caracterização extrínseca do produto,
nada tendo a ver com as suas propriedades geométricas, físicas ou químicas”. 17
A marca pressupõe a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos
ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de
concorrência e não de monopólio, conforme explica SILVEIRA.”
O autor entende que a aposição da marca ao produto significa que ele foi
feito sob responsabilidade do proprietário do sinal, por ele fabricado ou como se
tivera sido fabricado por ele.
Dl BLASl19 demonstra que a marca é para o seu titular o meio eficaz para
constituição de uma clientela, sob este mesmo aspecto, porém, IRINEU STRENGER
observa que “a marca não se dá a conhecer a nenhuma empresa, nem cria uma
clientela para esta, mas somente uma clientela para o produto”. 2°
1.3 CONCEITO DE MARCA
A nova lei de propriedade industrial, n° 9279/96, em seu art. 122 dispõe que
“são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.
De forma sintética, TAVARES PAES conceitua marca como sendo “o sinal
ou expressão destinado a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa,
identificando-os”.21
Complementando esta conceituação, Dl BLASI22 explica que “marca é um
sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços
profissionais de outros mesmo gênero ou atividade”.
16 FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 105.

lí DI BLASI. C1éâ1o Gâofàoi. op. oât., p. 115.
li* SILVEIRA, Newton. op. cit., p. 24.
'9 DI BLASI, Clésio Gabriel. op. cit., 115.
2° STRENGER. L-gnoo. Marcas o poâomosz oooâm. da Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996. p. 25.
21 PAES. P. R. Tavares. op. cit., p.83.
22 Dl BLASI, Clésio Gabriel. op. o11.,p. 115.
5
STRENGER define a marca, considerando as disposições do art. 122 e 123
da lei 9279/96 “como todo sinal distintivo, determinado e reproduzivel, usado com
certa constância pelas empresas em relação a certos produtos concretos ou serviços
oferecidos ao mercado, para individualizar-lhes e tornar possível sua seleção com
base em uma motivação qualquer”. 23
“Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e
serviços e outros idênticos ou assemelhados”.24
1.4 ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO CONCEITO
Segundo o art. 64 do revogado Código de Propriedade Industrial as marcas

registráveis eram assim conceituadas:
“Art. 64. São registáveis como marca os nomes, palavras,

denominações, monogramas, emblemas, figuras e quaisquer outros
sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidëncias
com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas
proibições legais”.25
FURTADO26 observa que a definição do art. 122 da nova lei de propriedade

industrial é tecnicamente mais adequada e conseguiu superar a discussão que se
desenvolvia em nível internacional quanto à possibilidade de se registrarem “marcas
sonoras” ou “marcas olfativas”. O autor entende que, de acordo com a nova
legislação, somente será suscetível de registro aquilo que puder ser visualmente
perceptível, excluindo-se, portanto, de seu âmbito de proteção, as marcas olfativas
ou sonoras.
Este autor entende ainda que a nova lei trouxe uma grande inovação
porquanto possibilita o registro de marcas com três dimensões, desde que seja
respeitado ãmbito de incidência do desenho industrial.
23 STRENGER. Irineu, Op. cit, p, 22,

24 DOMINGUES. Douglas Gabriel. op. cit., p. 81.
Í* Lei 9.279 de 1996, artigo 64.
6
1.5 FUNÇÃO DA MARCA
A função exercida pela marca na Idade Média não é mais a mesma nos dias
de hoje. MARIA ANTONIETA LYNCH DE MORAES destaca que a marca, sendo
conceituada como sinal distintivo, deixa clarividente sua função fundamental de
distinguir o produto ou serviço no qual é aposta. Diante dessa característica,
completa a autora, deve o sinal ter a particularidade de permitir a perfeita
individualização do bem independentemente da origem do mesmo.”
No mesmo sentido FABRI MORO28 entende que as marcas destinam-se, na
noção atualmente empregada pela maioria dos autores, a individualizar os produtos
e artigos aos quais se referem, diferenciando-os de outros idênticos ou similares.
DOMINGUES29 também compartilha desse pensamento, adotando a teoria
de Franceschelli, que entende que a função da marca, registrada ou não, é assinalar
e distinguir a mercadoria, o produto ou sen/iço.
“Verifica-se, então, uma evolução na função da marca, que na Idade Média
se referia ao produtor, indicava o estabelecimento da produção ou venda do artigo,
para uma marca que, nos dias atuais, faz referência ao próprio produto”. 3°
1.6 CARACTERÍSTICAS DA MARCA - ELEMENTOS SUBSTANCIAIS
LYNCH DE MORAES31 destaca quatro elementos substanciais: o primeiro

deles é que a marca é qualquer sinal distintivo, excetuando aqueles que a lei proibe.
O segundo é que sua oposição se da de forma facultativa, pelo que não é
obrigatória. Enfatiza que nenhum industrial ou comerciante é obrigado a assinalar
27 MORAES, María .Antonieta Lynch de. - bem incorpóreo protegido pelo direito indusmâl. Revista dos
Tribunais. Ano 92. Volume 814. agosto de 2003. p. 76.
28 MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 26.
29 DOMINGLES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 88.
3° Idem, ibidem.
3' MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 73.
7
seus produtos e mercadorias, constituindo-se, portanto, um direito e não uma
obrigação. Em seguida obsen/a que a marca serve para identificar o produto e sua
origem. Finalmente, expõe que a marca discrimina um produto de outros da mesma
espécie, de proveniência diversa ou idêntica, operando com assinatura do industrial
ou do comerciante.
Já DOMINGUES32 entende como caracteres essenciais ser a marca
facultativa, nova ou especial, distinta e inconfundível, aparente ou visível. O sentido
de a marca ser facultativa é o mesmo dado pela autora LYNCH DE MORAES.
Apenas completa o autor que “o uso da marca constitui um direito previsto em lei,
jamais uma obrigação legal que alias seria incompatível com a liberdade de trabalho
tutelada pela Carta Magna”.
No tocante à necessidade de a marca ser nova ou especial, o autor ensina
que significa que o sinal distintivo deve ser realmente capaz de diferenciar-se dos
produtos do mesmo gênero lançados no mercado. “Todavia, essa novidade da
marca é apenas relativa, vez que é possível existirem marcas iguais em classes
diferentes(...)".33
A marca deve, ainda, segundo o autor, ser aparente e visível, no sentido de
identificar o produto de forma a impedir o consumidor a ser levado a erro ou
confusão ao adquirir a mercadoria. Ressalta o autor, porém, que tal visibilidade pode
até não ser imediata ou exterior.
32DOMlNGl_lES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 90.

2. ESPÉCIES DE MARCA
2.1 CLASSIFIÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO
Segundo a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 123, a marca é

classificada em três espécies, quais sejam, marca de produto ou serviço, marca de
certificação, e marca coletiva.
2.1.1 Marca de Produto ou Serviço
Em seu art. 123, inciso I, a Lei 9279/96 define a marca de produto ou

serviço como sendo aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro
idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
FURTADO34 destaca que as denominadas marcas de produto ou serviço
constituem as marcas no sentido propriamente dito da palavra.
De acordo com o novo Código de Propriedade Industrial, de 1996, as
marcas de produto ou serviço se constituem das antigas marcas de indústria,
comércio e marcas de serviço, além da de fábrica, disciplinadas pelos códigos
anteriores.
Eram consideradas, de acordo com o Código de Propriedade Industrial de
1971, em seu art. 61, marcas de indústria as utilizadas pelo fabricante em produtos
de sua fabricação, marcas de comércio, as empregadas por comerciantes nas
mercadorias de seu negócio, porém, fabricadas por outrem, e marcas de serviço, as
usadas por profissionais autônomos, entidades ou empresas, para distinguir os seus
serviços ou atividades.
MARTINS35' explica que a Constituição Federal de 1891 referia-se apenas a
marcas de fábrica, compreendendo também as marcas de indústria e comércio,
33 Idem. op. cit., p. 92.

havendo uma posterior oscilação entre as denominações, até se chegar a atual
classificação.
2.1.2 Marca de Certificação
A marca de certificação é utilizada para atestar a conformidade de um

produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas,
notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado ou metodologia
empregada (Lei 9279/96, art. 123, inciso ll).
Tais sinais não se prestam a distinguir produtos concorrentes, a mercadoria
será identificada pela marca de produto ou serviço, enquanto a marca de certificação
informa ao consumidor que determinado padrão de qualidade ou processo de
fabricação foi adotado, no entender de FURTADO.36
Este autor destaca ainda que constituem exemplos de marcas que devem
ser registradas como de certificação o sinal do INMETRO, que atesta a qualidade de
um produto, sua durabilidade, e o sinal da ABIC, que atesta que determinado café
possui 100% de pureza.
Segundo DOMINGUES37, que fala em marca de qualidade como sendo a
atual merca de certificação, este tipo de marca surgiu em razão da guerra para
conquistar mercado. Através de tais marcas o consumidor tem assegurada garantia
quanto a qualidade técnica do produto, sua real proveniência e excelência, o que,
ressalta o autor, no mundo atual está cada vez mais difícil de conseguir, porquanto
na luta por maiores vendas vendedores obtém menor preço sacrificando a qualidade
do material e determinadas normas de segurança que em campos como o da
eletricidade e eletrônica são essências. Assim, completa o autor, o aparecimento de
marcas de qualidade equivale a um verdadeiro certificado de garantia do produto.
“Í FURTADO, Lucas Rocha- op. cit,. p. 109.

3° MARTINS. F Ian. Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas,
sociedades comerciais, fundo de comércio. Ed. rev. e atual. Rio de janeiro, forense, 1995 p. 466.
36
_ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 110.
3” DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 217-218.
IO
2.1.3 Marca Coletiva
STRENGER38 define as marcas coletivas como aquelas que, pela sua

própria natureza, se destinam ao emprego conjunto e de acordo com determinadas
condições por um grupo indefinido de pessoas ou empresas.
Este tipo de marca é utilizada para identificar produtos ou serviços provindos
de membros de uma determinada entidade, conforme o art. 123, inciso III da referida
Lei.
A marca coletiva somente poderá ser registrada em nome de entidade

representativa, que poderá ser uma associação ou cooperativa, a fim de que o
consumidor saiba que aquele produto ou serviço é fornecido por um de seus
membros.39
A marca coletiva não é co-propriedade de uma coletividade ou grupo de
pessoas, como destaca DOMINGUES”, mas sim uma marca cujo titular é uma
pessoa jurídica de direito privado, mas licitamente utilizada por seus associados ou
integrantes.
Uma das característica da marca coletiva é a diferenciação entre sujeito
titular e sujeito usuários, com determinação dos primeiros e indeterminação dos
segundos, sendo estes variáveis e múltiplos, em número ilimitado, com possibilidade
de acesso ao uso de quantos sujeitos reúnam determinadas condições
objetivamente estabelecidas.
Outra característica, conforme destaca STRENGER41 é que o uso da marca
coletiva não pode efetivar-se livremente por quem tenha direito a esse desfrute, mas
somente sujeitando-se a lei que com esse fim se edita, com fixação de limites que
afetam tanto os usuários com produtos e forma de usar a marca.
â STRENGFR. Irineu. op. cit., p. 29.

DÓNHNGUES, Douglas Gzzbúei. op. cú., p. 178-179.
41 STRENGER. Irineu. ep. Cir., p. 30.
ll
MARCELO BERTOLDl42 exempliflca como marca coletiva o que ocorre com
os selos de procedéncia, que ligam o produto a um determinado lugar ou região
geográfica.
2.1.4 Marca Genérica
A proteção à marca genérica, anteriormente disciplinada pelo Código de

Propriedade Industrial de 1971, foi eliminada da legislação atualmente em vigor.
Segundo o art. 61, item 4 e parágrafo único da referida lei conceituava-se
marca genérica como sendo aquela que identifica a origem de uma série de
produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente caracterizados por marcas
específicas.
Não obstante, FURTADO43 entende que a extinção de tal marca como
categoria independente não impede o uso combinado de duas marcas de produto ou
serviço, onde uma faria o papel da extinta marca genérica.
2.2 QUANTO AOS CARACTERES
Quanto a sua apresentação ou forma, a marca pode ser classificada em

nominativa, figurativa, mista e tridimensional.
A marca nominativa é aquela identificada apenas por palavras, mesmo que
não constem no vernáculo e segundo BERTOLDI44 que não tragam consigo
nenhuma forma particular ou diferenciada de suas letras ou combinação de letras.
As marcas nominativas ou verbais, destaca LYNCH DE MORAES45 são
constituídas por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano,
compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou
42 BERTOLD1, Marcelo M. curso avançado de direito comercial, V- 1: teoria geral do direito comercial, direito
societário. p. 133.
43 FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. ill.
14 BERTOLDI, ixziarceio M. op. cú., p. 133.
45 MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 75-76.
12
algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esse elementos não se apresentem
sob forma fantasiosa ou estilizada.
A marca figurativa é mais conhecida como logotipo, e consiste naquela
apresentada através de um desenho, colorido ou não, ou até mesmo através de
letras e números, desde que escritos de maneira diferenciada e original.
Ensina LYNCH DE MORAES46, que as marcas figurativas ou emblemáticas
são os sinais compostos de desenhos, imagens, figuras, simbolos ou quaisquer
formas fantasiosas de letra e caracteres, palavra e número, isoladamente, vêm
compor ideogramas de línguas tais como o japonês, chinês e hebraico.
Marca mista configura-se quando, numa mesma marca consegue-se
identificar formas figurativas e nominativas juntas, ou ainda, de elementos
nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizadaf”
Finalmente, a marca tridimensional é aquela representada pelo formato
característico, não funcional e particular que é dado ao próprio produto ou ao seu
recipiente. “O exemplo tipico desta espécie é o frasco da Coca-cola ou ainda o
formato característico do recipiente de alguns perfumes”. 48
Observa, ainda, DOMIGUES49 que a condição essencial à admissibilidade
da marca de forma ou tridimensional é que a mesma realmente possua uma forma
distinta, diferente e não funcional dos produtos iguais encontrados no mercado.
46 Idem, Íbidem.
4* BERTOLDI, Marcelo M. op. cu., p. 133.
49 DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 203.
13
3. PROTEÇÃO DAS MARCAS
Conforme já abordado, o comerciante ou industrial utiliza a marca para que

seu produto ou serviço seja identificãvel, pelos consumidores, passando, estes, a
identifica-lo, associando-o a sua qualidade e origem.
Neste contexto, é de relevante importância que o proprietário da marca
tenha meios de proteger-se, evitando, assim, que terceiros usem o conhecimento
adquirido pela marca no mercado em proveito próprio.
LYNCH DE MORAES5° destaca que “inicialmente, a proteção às marcas era
um capitulo dos principios protetores da concorrência desleal”. Assim, antes de
existir proteção específica para os sinais distintivos, estes eram indiretamente
protegidos pelos dispositivos gerais que tutelam a livre concorrência e que vedam o
enriquecimento sem causa. Aceita a concorrência, mas não a concorrência
desleai.51
Buscava-se, desta forma, evitar que terceiros se aproveitassem da boa fama
de um produto de outrem para auferir ganhos pessoais.
Posteriormente a marca passou a ser protegida juntamente com a
propriedade industrial, mas somente com o advento da Lei 9279/96 a marca passou
a possuir tratamento juridico distinto daquele aplicável às patentes.
A proteção conferia às marcas busca proteger principalmente o comerciante
e industrial, não obstante, insta ressaltar, conforme FABRI MORO que “ao não
permitir produtos ou serviços passíveis de confusão com os seus, o industrial,
comerciante ou prestador de serviços, indiretamente, beneficia o consumidor e o
público em geral, os quais não terão problemas em identifica o produto de sua
preferência”. Verifica-se, assim, que a proteção da marca, economicamente, visa
proteger o consumidor, pois evita a confusão que pode surgir na sua mente,
induzindo-o à compra de um produto não desejado, confundindo-o com outro.
ÍÚ MOR AES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 79.

°' MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 62.
14
4. PRINCÍPIOS DO DIREITO DAS MARCAS
FURTADO52 destaca que não existe dispositivo específico no ãmbito da

proteção conferida a marca. A proteção que a legislação confere aos titulares de
marcas tem sua delimitação definida pela aplicação de dois princípios gerais: o da
territorialidade e o da especialidade do registro.
4.1 PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE
GUSMÃO53, afirma que “o princípio da territorialidade inerente ao direito de

propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis,
segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e
exclusivamente no território daquele Estado”.
Depreende-se, daí, que a proteção da marca registrada em um país só
surtirá efeitos dentro do seu território.
LYNCH DE MORAES conceitua tal princípio como sendo o que estabelece
que o uso exclusivo da marca é somente protegido e, consequentemente
reconhecido, estritamente dentro do território do país em que se requer a proteção.54
Aqueles que possuem uma marca registrada em outro país, e que tenham
interesse de protegê-la no Brasil, deverão proceder o registro no território
brasiIeiro.55
Na lei 9279/96, ora em vigor, seu art. 129 reza: “a propriedade da marca
adquire-se pelo registro, validamente expedido, conforme as disposições desta lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)".
Entre as críticas apresentadas ao princípio da territorialidade FURTADO56
destaca que estão os de que ele seria contrário à intemacionalização dos mercados
e à solidariedade entre os países.
52 F URTADO, Lucas Rocha- op. cit., p. 124

ft GUSMÃO, José Roberto D”AflÒnseca. Apud MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 64.
ÀAÍVÍORÀES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 78.
15
4.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
Outro princípio basilar do direito das marcas é o da especialidade. Este

princípio significa que a proteção do sinal e o direito de utilização do mesmo
compreendem apenas os produtos ou serviços a que ela se refere.
Conforme já mencionado, F URTADO57 destaca que a lei 9279/96 não
estabelece dispositivo expresso concernente à proteção decorrente do registro de
marca, mas o autor entende, porém, que tal se extrai do próprio conceito de marca
que considera marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir produtos ou
serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
Assim, a proteção do signo se vincula diretamente ao produto ou serviço
assinalado pelo titular.58
Como bem lembra LYNCH DE MORAES59 “desse princípio, concluímos que
a novidade da marca é relativa, sendo apenas necessário que não exista outro sinal
idêntico, semelhante ou afim anteriormente registrado para aquele produto”.
Constata-se, portanto, conforme aborda FABRI MOROÕO que “pode-se
deduzir, pois, que o princípio da especialidade na proteção conferida às marcas é
um corolário da essência caracterizadora das marcas, qual seja a distintividade. De
fato, só ser procura distinguir o que é semelhante, aquilo que apresenta afinidades”.

56 FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p.
57 Idem ibidem.
5 MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 78.
6° MORO, Maitê Cecilia Fabri. op. cit., p. 69.
16
5. NOTORIEDADE DA MARCA
FABRI MORO6', reportando-se a DE PLÁCIDO E SILVA, esclarece que

notoriedade provém de notório, do Iantim notorius, de noscere que significa
conhecer. Sendo, portanto, notoriedade, a qualidade daquilo que é sabido,
conhecido do público.
A autora, transferindo esta noção para o campo das marcas, diz que
“notoriedade é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo
conhecimento do público”.
Na mesma linha, DENIS BORGES BARBOSA62, entende que “quando em
virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites e
seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a 'marca notória”.
Complementa, ainda, dizendo que a idéia de marca notória vem a ser,
precisamente, a maneira de proteger juridicamente o titular de um signo distintivo da
concorrência parasitária.
A notoriedade da marca representa, portanto, um fato, uma circunstância,
em que a marca conquista grande conhecimento do público, o qual a relaciona com
o produto ou serviço assinalado. Este fato não é jurídico, mas sim um fato da
realidade.
FABRI MORO destaca ainda que o conceito de marca é superficial, pois é
difícil estabelecer como se forma a notoriedade de uma marca. “A dificuldade de
definição da notoriedade representa também uma dificuldade de delimitação da
mesma”.63 Difícil, assim, estabelecer quando uma marca se torna tão conhecida a
ponto de ser notória.
Sob o mesmo aspecto, GUSMÃO64 ressalta que “a notoriedade traz a marca
um valor dificilmente estimável, mas seguramente existente. É esse valor económico
que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua
reputação”.
61 idem? p. 77.
62 BARBOSA, Denis Borges. Notas sobre a proteção da marca notória. Ajuris- Revista da Associação de Juizes
do Rio Grande do Sul. li (32). Porto Alegre, nov. 1984. p. 225.
63 Morto, Maitê cecilia Fabú. op. cit., p. 79.
64 GUSMÃO, José Roberto D”Afiònseca. op. cit., 80.
17
A notoriedade representa um valor a mais para a marca. A notoriedade
existe, é difícil de ser mensurada, mas não é por isso que deve deixar de ser
reconhecida e protegida.65
5.1 EFEITOS DA NOTORIEDADE
BARBOSA66, apoiado em BURST E CHAVANNE, explica que a notoriedade

da marca atua no sentido de mitigar dois princípios: o da territoriaiidade e o da
especialidade. Assim, o titular da marca notória pode impedir o registro ou uso por
outrem mesmo em países onde não existe o uso ou registro da mesma, ou impedir o
registro ou vedar o uso do mesmo em outras classes ou outros produtos.
Por outro lado, FABRI MORO67 destaca que a notoriedade também pode
levar a destruição do direito sobre uma marca, porquanto o signo deixa de ser
distintivo, transformando-se em genérico. Tal fenômeno é denominado degeneração,
vulgarização ou diluição da marca.
Ocorre a degeneração da marca quando os consumidores passam a
identificar o gênero do produto pela marca de um de seus fabricantes.68
Finalmente, a notoriedade pode ser motivo para aumentar a esfera de
proteção de uma marca. Este fato é que proporciona às marcas notórias uma
proteção avantajada em relação àquelas ditas “ordinãrias”.69
5.2 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DA NOTORIEDADE
Já foi destacado que a notoriedade consiste em um fato da realidade, e não

em um fato jurídico, que se caracteriza quando a marca tem poder evocativo que
65
66
MORO, Maitê Cecíha Fabri. op. cit., p. 81.
BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 226.
68 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial (de acordo com o novo Código Civil e alterações da LSA).
6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 2002. vol. I. p. 172.
69 MORO, Maitê cezinzz Fzzbú. op. Cir., p. as
18
ultrapassa os limites e seu mercado, setorial ou geográfico, conquistando grande
conhecimento do público.
Por esta razão, tem-se que a notoriedade é dotada de um caráter
eminentemente subjetivo, qual seja, saber se os consumidores realmente conhecem
determinada marca, em determinado setor ou localidade.
Não obstante, FABRI MORO7° esclarece que a doutrina e o INPI
desenvolveram alguns critérios buscando dar uma delimitação maior à questão,
introduzindo parâmetros objetivos para que não se cometam graves injustiças.
A autora destaca ainda que o INPI fez tal delimitação através de requisitos
constantes na portaria 8/74 e nos Atos Normativos O7/002 e 46, quando da vigência
da Lei 5.772/71.
Deve-se, portanto, quando da utilização desses requisitos, fazer uma
adaptação, porquanto o art. 67 da referida lei, revogado pela lei atual, regulava a
marca notória de forma bastante alargada.
Tais critérios, assim, devem ser vistos como auxiliares para aferição de
notoriedade, e não como essenciais.
Reporta-se a autora citada", ao voto do Ministro Eduardo Ribeiro, em voto
na AC 94.541- RJ, em 1986, que escreveu:
“(...) em verdade, não é fácil estabelecer critério objetivo

para decidir sobe notoriedade e uma marca. Segurança só se teria
caso fosse possivel realizar, para cada caso, ampla e científica
pesquisa, junto à população do país, o que é evidentemente inviável.
Restar sempre alguma dose de subjetivismo. Tanto mais quanto o
legislador absteve-se, prudentemente de estabelecer parâmetros.
Entretanto, há que se ter em conta os elementos materiais que
objetivamente se apresentem para que se possa fazer o juigarnento”.
GUSMÃO72 considera que, para aferição de notoriedade de uma marca,

deve considerar: o grau de conhecimento pelo público; a determinação do território
onde se dá o conhecimento; e a isso acrescenta os valores transmitidos pelas
marcas afamadas, decorrentes de características intrínsecas aos produtos.
7.
O Idem, op, ont., p. 86.
72 GUSMAO, José Robcflo D°Afiònseca. op. cit., 89.
19
GÉRARD DASSAS, conforme obra de FABRI MORO73, atenta para outro
aspecto. Afirma que, se os produtos são destinados ao grande público, a
notoriedade deverá ser geral. Por outro lado, não se pode exigir que marcas
bastante específicas ultrapassem o círculo de seus consumidores habituais. Neste
caso, é suficiente que a marca seja conhecida da quase totalidade dos
consumidores daquele produto.
Também ressalte-se que o parâmetro para aferir eventual violação de direito
do titular do produto deverá ser sempre o consumidor daquele produto ou serviço.
Assim, o exame que é feito quando se tratarem de marcas de produtos ou serviços
que se destinem a crianças ou pessoas idosas, cuja capacidade de discernimento é
mais reduzida, deverá considerar essa condição pessoal do consumidor. Ao
contrário, em produtos ou serviços que se destinem a especialistas em determinadas
áreas, eventuais distinções, ainda que sutis, serão capazes de dar suficiente
distintividade ao produto ou serviço, sendo descabido falar em colidência de marcas
quando inexistir possibilidade de confusão para o consumidor."
Não obstante, FABRI MORO75 conclui que, a forma mais eficaz de aferir a
notoriedade de uma marca, tendo em vista a variedade de critérios, é uma pesquisa
de opinião realizada por organismo independente. Mas não se pode deixar de
considerar o seu alto custo.
B MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit,. p, 89.

FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 127.
'” MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit,. p. 89.
6. TIPOS DE MARCA NOTÓRIA
Uma vez analisada de forma geral a marca notória, passa-se então a uma
classificação da mesma, e, consequentemente, a uma abordagem mais específica.
6.1 TERMINOLOGIA
O primeiro obstáculo a ser enfrentado na classificação da marca notória diz

respeito à terminologia.
O Código de Propriedade Industrial (Lei n. 5772/71) em seu art. 67 utilizava
a expressão “marca notória” para designar a categoria de signos cuja proteção se
estendia a todos os segmentos do mercado. Porém, como surge em nosso direito
positivo pátrio uma outra espécie de marca, internacionalmente denominada de
“marca notoriamente conhecida”, a fim de evitar confusão entre esta última e a
denominada pelo Código de Propriedade Industrial de “marca notória”, a Lei n
9279/96 , em seu art. 125, mantém essa mesma forma de proteção; adota-se,
apenas, nova terminologia para designá-las. Passam as “marcas notórias” a ser
denominadas “marca de alto renome”.75
6.2 MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA
6.2.1 Noções Gerais
A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,

de 20.03.1883, que será melhor abordada em seguida, institui regras básicas para o
tratamento das marcas, as quais devem ser cumpridas pelos países signatários.
76 FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p, 129.

21
Não obstante, a Lei 5772/71 não possuía dispositivo expresso garantindo a
efetiva proteção às marcas notoriamente conhecidas. Essa omissão na nossa
legislação levou, durante muito tempo, a infindáveis questionamentos quanto à
existência dessa forma de proteção em nosso ordenamento jurídico. FURTADO77
explica que somente muito recentemente a jurisprudência nacional assentou o
entendimento de que o art. 6. Bis da Convenção estava em vigor entre nós. Cumpre
transcrever Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual reporta-se o
autor:
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIA. CONVENÇÃO
DE PARIS.
l- O art. 6. Bis da Convenção de Paris permanece vigente em nosso
direito interno, não obstante o art. 67 do Código de Propriedade
Industrial.
ll- Notoriedade de marca reconhecida pelas instancias ordinárias.
Questão de fato.
Ill- Recurso especial atendido. Unânime.”(REsp n. 530-RJ, 4. Turma,
decisão de 18.09.90, D.J.U. 25.03.91, Relator Ministro Fontes de
Alencar).
O autor destaca, porém, que houve um equívoco na terminologia adotada

para designar a marca sob questão. Ao invés de “marca notória” deveria ter sido
utilizado o termo “marca notoriamente conhecida”, porém, entende que o Acórdão
teve o grande mérito de firmar entendimento sobre a vigência no Brasil do art. 6. Bis
da União de Paris, que protege as marcas notoriamente conhecidas.
A Lei 9279/96, pondo termo a discussão, dispõe em seu art. 125:
“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de

atividade, nos termos do art. 6. bis (I), da Convenção da União de
Paris para proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção
especial, independente de estar depositada ou previamente
registrada no Brasil.”
A criação do instituto da marca notoriamente conhecida se deu por uma

necessidade de proteger de terceiros que dela quisessem tirar proveito, marcas
estrangeiras que possuíam um certo grau de conhecimento público num país
membro da União e ainda não haviam sido registradas nos países que esses
terceiros quisessem se aproveitar. 78
Idem, p, 131,
:Is MORO, Maitê CCCÍIÍH Fflbfi. op. cit., p. 102.
22
A necessidade de proteção da marca notoriamente conhecida surge
exatamente porque ela não está registrada no país. A sua especificidade decorre
pontualmente de sua proteção, mesmo que não registrada.”
Assim, a caracteristica mais marcante da marca notoriamente conhecida
consiste na exceção ao princípio da territorialidade, base do direito das marcas.
Passa-se a reconhecer, portanto, que determinada marca notoriamente
conhecida, ainda que não registrada ou depositada, tem um dono. A marca é
reconhecida pelo público, mas ainda não foi apropriada por seu titular de direito no
país.
Por titular de direito, FABRI MORO8° ensina que se deve entender aquele
que é proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo
fazendo com que ele atingisse um elevado conhecimento do público.
Tal marca deve ser, além de reconhecida, protegida pelo direito interno do
pais da mesma forma que se procederia se houvesse registro ou deposito pelo titular
de direito.
Assim, os países que compõe a União de Paris se comprometem a recusar
ou a invalidar o registro de marca de fabrica ou de comércio (ou serviço),
pertencente a terceiro amparado pela CUP que reproduzir, imitar ou traduzir, de
forma a provocar confusão com a marca que a autoridade competente do país de
uso ou de onde foi requerida da proteção, considere que é notoriamente conhecida e
utilizada para identificar produtos idênticos ou similares.
A Lei 9279/96, porém, não faz qualquer menção aos tipos de critérios que
devem estar presentes em uma marca para ela ser considerada notoriamente
conhecida. FABRI MORO entende que o fato pode ser considerado uma medida de
prudência, em razão de a notoriedade ser uma noção tão subjetiva. Critérios
objetivos poderiam representar uma limitação equivocada do instituto.
6.2.2 Características
Destaque-se, porém, que ainda que não haja critérios objetivos, a redação
da Lei, bem como a noção geral do instituto, faz com que se retirem quatro
79 MORAES, Maria Amoricta Lynch de. op- cit, p. 79.
23
características essenciais para reconhecimento de uma marca notoriamente
conhecidas*
O primeiro deles é a exceção ao princípio da territorialidade. Conforme já
destacado, a notoriedade faz com que se reconheça uma marca ainda que não
registrada ou depositada no INPI, como tendo um dono. A marca já é conhecida do
público de um país, mas neste país ainda não foi apropriada pelo titular de seu
direito, devendo ser protegida como se já o tivesse.
O alto grau de conhecimento pelo púbico é o segundo elemento essencial
para que a marca possa ser notoriamente conhecida.
A proteção especial prevista na lei justifica-se pelo alto grau de
conhecimento e relação que o público faz entre a marca e o produto que ela
identifica, e que se fosse utilizada por terceiro em produto similar ou idêntico poderia
trazer confusão e prejuízos pra o titular da primeira.
FABRI MORO destaca que a notoriedade é setorial, isto é, deve ser
constatado o elevado conhecimento entre os consumidores do produto assinalado
por essa marca_82
A lei brasileira, assim como o art. 6 bis da CUP, não restringe a proteção da
marca notoriamente conhecida aos casos de marca estrangeiras notoriamente
conhecidas. Assim, um nacional brasileiro que não tenha registrado sua marca no
Brasil também pode invocar a proteção de marca notoriamente conhecida.
A quarta característica que decorre da redação da lei é a restrição a
produtos similares ou idênticos, o que significa que o conhecimento que se exige
restringe-se ao público consumidor desses tipos de produtos.
A noção de produto idêntico não necessita de muita explicação, ao contrario
da noção de produto similar. FABRI MORO, reportando-se a CHAVANNE E BURST,
menciona dois métodos que podem ser adotados para se especificar a noção de
produto ou serviço similar. O primeiro, objetivo e jurídico, só considera como
similares os produtos ou serviços cuja natureza e uso são muito próximos ou têm um
destino comum. Já o segundo critério, econômico, é mais flexível, e considera
similar o produto ou sen/iço que possa ser confundido na sua origem. A autora
8° MORO, Maitê Cezíiàzz Fzzbú. op. cit., p. im

81
Idem. p. 102-103.
24
destaca”, porém, que na prática, assim como no caso da notoriedade, a
similaridade dos produtos e serviços deve ser considerada caso a caso, ate porque o
próprio mercado pode estabelecer critérios de afinidade e similaridade.
6.2.3 Momento de Aferição e Proteção da Notoriedade de Uma Marca
Segundo ensina a mesma autora”, analisar-se-á se uma marca é ou não

notoriamente conhecida no momento em que um terceiro queira registrar no pais,
como sua, marca idêntica ou semelhante á marca proveniente do exterior ou de
nacional não registrada.
Não obstante, destaca que podem ocorrer casos em que, no momento do
registro da marca, não se considere ela como sendo notoriamente conhecida, e o
terceiro consiga seu registro, cabendo, então, ao titular originário da marca proceder
à anulação do registro conseguido, ocasião onde deverá comprovar ser a
notoriedade de sua marca anterior ao registro em questão.
Da redação do art. 124 inciso XXIII da Lei 9.279/96, conclui-se que não será
admitido o registro de marca notoriamente conhecida no Brasil, salvo se requerida
por quem for efetivamente seu titular em país membro da Convenção de Paris.
Porém, em sentido contrário, o § 2° do art. 126 estabelece que “o INPI
poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no
todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”. Assim, a competência para
indeferir pedido de registro de marca notoriamente conhecida no Brasil é do INPI,
que exerce este poder de ofício.
Conforme destaca F URTADO85, a redação desse dispositivo ao contrario do
entendimento inicial, pode induzir à conclusão de que, ainda que seja requerida no
Brasil marca notoriamente conhecida por quem não é seu titular no exterior, o INPI
poderá conceder o registro.
Desta forma, percebe-se que não há uma obrigatoriedade do INPI indeferir o
pedido de registro por parte de quem não é titular da marca notoriamente conhecida,
33 MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 106

sf Iââm. p. 107.
8° FURTADO. Lucas Rocha. op. cit,. p. 133.
25
mas apenas uma faculdade, ficando a critério de tal órgão conceder ou não o
registro.
Destaque-se, ainda, a redação do art. 158, § 2°: “Não se conhecerá da
oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no
inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta)
dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta
Lei”.
Constata-se, portanto, que o INPI poderá conceder registro de marca a

quem não é seu titular no exterior, mesmo senda ela considerada notoriamente
conhecida. E na hipótese do titular ingressar com algum tipo de medida
administrativa, FURTADO86 ressalta que é colocado como condição de
“procedibilidade” de tal oposição ou de seu pedido de nulidade administrativo que
ele venha ao Brasil e aqui requeira o registro de sua marca. Caso contrário, sua
oposição ou pedido administrativo de nulidade não será conhecido.
No entendimento de .1osÉ cARLos T|Noco SOARES87, e exigência de
depósito da marca no prazo de sessenta dias depois de formulada a oposição
significa, não obstante o previsto no art. 126, que a proteção só se efetivarã após o
pedido e o conseqüente registro da marca alienígena cuja notoriedade é reivindicada
em nosso País.
O autor destaca, porém, que a proteção ã marca notoriamente conhecida
não restou completamente desfigurada, pois existe uma alternativa de o titular da
marca no exterior defender seu direito. Esta consiste na possibilidade de ser
impetrada ação judicial de nulidade. Em face do principio constitucional da
inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário, já existe entendimento firmado
na jurisprudência no sentido de que não é indispensável o esgotamento da via
administrativa para que se possa ingressar na via judicial.
“Essa solução caminha no sentido oposto ao que hoje é propugnado

em termos de legislação processual no Brasil. Uma questão como
violação de uma marca notoriamente conhecida, que deveria sempre
ser resolvida tecnicamente pelo INPI, terá, ao contrário, de ser
resolvida em juizo, contribuindo para o aumento de volume de
processos que emperram o funcionamento da justiça brasileira”.83
*ti FURTADO, Lucas Rocha. op. en, p. 133.

87 SOARES, José Carlos Tinoco. Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. Revista dos Tribunais.
Ano 86. v. 738. Abúl 1997. p. 36.
83 F URTADO. Lucas Rocha. op. cit., p. 134.
26
Neste mesmo sentido, FABRI MORO89 informa que no caso de apreciação
do pedido perante o INPI, não há necessidade de produção de prova, porém, estas
serão exigidas no caso de apreciação do caso pelo Judiciário.
6.2.4 Território Onde a Marca Deve Ser Notória
Motivo de grandes discussões no passado, hoje o entendimento sobre o

território onde a marca deve ser considerada notória para obter proteção é pacífico.
O território onde se verifica a notoriedade de uma marca é justamente aquele onde
se queira registrá-Ia.
Deve-se observar, porém, conforme aborda TINOCO SOARES9°, que o art.
6 bis da Conversão da União de Paris, que trata da marca notoriamente conhecida
ao ser traduzido originariamente para o nosso idioma, sofreu uma mutilação,
exatamente na expressão que nos apresenta como necessária, essencial e
indispensável à aplicação do mesmo.
A sua tradução para o português deixou de traduzir, e assim omitiu a
expressão ser notoriamente conhecida nesse pais.
Ocorre porém que o Poder Judiciário supriu tal deficiência, denegando a
pretensão das empresas estrangeiras sobe a ementa genérica de que não foi
demonstrado que a marca fosse notoriamente conhecida no Brasil.
Vale dizer, portanto, que o país-membro não é obrigado a proteger as
marcas notoriamente conhecidas que não o são dentro de seu território.91
FABRI MORO92 complementa que não importa ser a marca notória ou não
no país de origem. Uma vez considerada notória no Brasil, o cidadão que pretendia
registrá-la não poderia faze-lo por tratar-se de marca estrangeira notoriamente
conhecida no país.
8? MORO, Maitê Cecíha Fabti op- cit, p_ 106-107.

Q” SOARES, José Carlos Tinoco. op. cit., p. 36.
91 Idem, Ibidcm.
27
6.3 MARCA DE ALTO RENOME
6.3.1 Introdução
A marca de alto renome, antigamente denominada marca notória, trata-se de

uma inovação prevista no art. 125 da Lei da Propriedade Industrial LYNCH DE
MORAES destaca que ela ocupa, entre as demais, uma posição de singularidade,
sendo considerada forma especial de proteção às marcas de produto ou serviço.
“Não é uma espécie de marca, mas uma tutela própria e especifica para das
de produto ou serviço”. 93
6.3.2 Noções Gerais
A marca de alto renome, assim como a marca notoriamente conhecia,

decorre da noção de notoriedade, que, conforme já abordado, em razão do seu
caráter subjetivo, torna difícil uma conceituação precisa.
O art. 125 da Lei 9.279/96 assim dispõe acerca do tema: “À marca
registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial,
em todos os ramos de atividade”.
Segundo LYNCH DE MORAES94, a marca de alto renome freqüentemente
está ligada à idéia de qualidade excepcional do produto ou serviço que ela identifica.
Critério que é decisivo para concessão dessa proteção especial é o efeito/poder de
atração que o sinal é capaz de exercer sobre o público em geral. Porém, observa
FURTADO95 que inexiste definição precisa do grau de notoriedade requerido para a
adoção desse tipo de registro.
Apesar disso, FABRI MORO96 destaca que dois elementos são essenciais
para a caracterização da marca de alto renome: o conhecimento da marca deve ser
92 Morto, Maitê Cecília Hahn. Qp. tati-, p. mx.

93 MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 79.
94 Idem, ibidem.
95
FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 130.
28
considerado perante o público em geral, e não só por parte dos consumidores do
produto ou serviço, e deve ser uma marca que assinala produtos de qualidade.
6.3.3 Falta de Critérios Para Aferição de Alto Renome
Embora a legislação brasileira tenha acolhido a marca de alto renome na Lei

de Propriedade Industrial, ainda não foram definidos critérios a serem adotados para
tal reconhecimento.
FABRI MORO97 destaca que em 1994 foram criadas as Diretrizes de Análise
de Marcas, utilizadas pelos técnicos do INPI no seu exame, e que hoje já se
encontram revogadas.
Àquela época, para se concluir estar diante de uma marca de alto renome,
dois elementos deveriam ser observados cumulativamente: a) deveria o sinal gozar
de renome que transcenda o segmento de mercado para o qual ele foi
originariamente destinado; e b) deveria o sinal gozar de um renome excepcional, de
maneira que possa enquadrá-lo como uma marca de alto renome. E, na aferição de
renome de uma marca, poderiam servir como subsídios alguns fatos, tais como:
a) valor da marca no ativo da empresa;
b) valor dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca;
c) abrangência de mercado interno e externo, com numero estimado de
consumidores e esclarecimentos de sua participação relativa no setor;
d) enumeração de empresas nacionais e estrangeiras que utilizam a marca e
sua relação com as alíneas b e c;
e) enumeração dos países em que a marca se encontra registrada;
f) data inicial do uso efetivo da marca no Brasil, acompanhada de
documentação comprobatória possível;
g) pesquisa de opinião pública;
h) outras informações que os interessados julguem necessárias ao suporte
do pleito.
'Ji MORO, Maitê Cecília Fabri. op) cn., 1 i 1.

29
Os elementos são, sem dúvida, de grande valia para a aferição do renome
de uma marca. Mas a autora destaca que eles não necessariamente estarão
presentes em todas as marcas de alto renome, e por isso não podem ser
considerados como elementos característicos de todas as marcas de alto renome,
mas sim, indicadores deste, sendo o mais eficaz deles a pesquisa de opinião.
Observe-se, ainda, que, no entendimento da autora, a postura do
examinador do INPI deve ser no sentido de não considerar uma arca de alto renome,
se não tiver certeza disso. Em caso de dúvida, portanto, deve desconsiderá-la. A
atitude do examinador deve ser, assim, restritiva.
A resolução n° 110/04, de 27.01.2004 que regula a aplicação do art. 125 da
Lei de propriedade industrial, que iniciou sua vigência em fevereiro deste ano, lista,
em seu art. 5°, 13 critérios que devem ser avaliados na verificação do alto renome
de uma marca:
1) data do início do uso da marca no Brasil;
2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a
marca se aplica;
3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a
que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado,
mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata
e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se
aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio
hábil;
5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata
e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e
qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por
qualquer outro meio hábil;
6) meios de comercialização da marca no Brasil;
7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e,
eventualmente, no exterior;
8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e,
eventualmente, no mercado internacional;
9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
30
10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e,
eventualmente, no exterior;
11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia
brasileira nos últimos 3 (três) anos;
12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três)
anos;
13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.
Verifica-se que alguns deles coincidem com os critérios existentes em 1994,
e, da mesma forma como naquela época, a resolução fala em elementos
informativos em caráter suplementar às provas ordinariamente por coligidas pelo
requerente da proteção especial, não se caracterizando, portanto como requisito
obrigatório para caracterização do alto renome de uma marca, mas sim indicadores
que auxiliam em tal caracterização.
6.3.4 Caracteristicas
Partindo da interpretação da Lei, bem como do entendimento da doutrina

majoritária, a marca de alto renome exige a existência de quatro características,
quais sejam, exceção ao princípio da especialidade, alto conhecimento do publico
em geral, reputação, e registro no Brasil.
6.3.4.1 Exceção ao Principio da Especialidade da Marca
A condição fundamental para que uma marca seja considerada de alto

renome e, segundo F URTADO98, que ela tenha preeminente notoriedade. Ela deve
ser conhecida não apenas pelos profissionais de seu ramo de atuação, mas pelo
público em geral. A marca de alto renome deve ocupar, entre as demais, uma
posição de singularidade.
98 FURTADO, Micas Rocha, op, gif, p. 130.

31
Assim, FABRI MORO99 destaca que a marca de alto renome faz exceção ao
princípio da especialidade, balizador do direito das marcas, pois confere-se a ela
uma proteção além do ramo de atividade em que se encontra registrada. Ou mais
precisamente, conforme o texto legal, em “todos os ramos de atividade”.
6.3.4.2 Alto Conhecimento do Público em Geral
A condição fundamental, segundo FURTADO'°°, é que a marca tenha

preeminente notoriedade. Ela deve ser conhecida não apenas pelos profissionais do
seu ramo de atuação, mas pelo público em geral. A marca de alto renome deve
ocupar, entre as demais, uma posição de singularidade.
Portanto, para marca de alto renome exige-se um conhecimento do público
diferente daquele exigido de uma marca notoriamente conhecida FABRI MOROW
destaca que, enquanto para esta basta o conhecimento do público que consome o
produto ou serviço por ela assinalado, para a marca de alto renome o conhecimento
não se restringe ao do seu público consumidor, mas estende-se ao público em geral.
E é em razão desta autoridade incontestável, que se justifica a necessidade
de extensão de proteção a todas as classes de atividades.
6.3.4.3 Reputação
A reputação de uma marca pressupõe um alto conhecimento pelo público

consumidor em geral, bem como lhe transmite valores. Valores que, FABRl
MORO'°2, geralmente advém da qualidade do produto, que conferem à marca fama,
celebridade, renome, prestígio.
9° MORO, Maitê Cecília Fabri, Op, Cir, p. 113.

10° FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 130.
““ MORO, Mzúúê Cecítizi Fzzbú. op. cn., p. 114.
1°“Idem. p. 114.
A marca de alto renome pode ser vista como um símbolo de qualidade.
“Qualidade esta que não representa necessariamente a melhor, mas uma qualidade
suficiente, que satisfaz o consumidor”.'°3
Não obstante, ressalte-se que não se pode dizer, somente com base em
uma escala de qualidade. “Não há regra que diga que os produtos ou serviços de
melhor qualidade devam ser considerados de alto renome. É o público como um
todo que consagrará uma marca de alto renome”.'°4
O consumidor de um produto assinalado com uma marca de alto renome
não esta disposto a correr risco, logo compra aquele produto que mais de uma vez o
deixou satisfeito. Cria-se, assim, uma confiança naquela marca. Criada esta
confiança, aparecendo novos produtos, com essa mesma marca, os consumidores,
antes mesmo de utilizar-se dos produtos, atribuirão uma determinada qualidade ao
mesmo, com a suposição de que provenham do mesmo produtor, e que este tenha
tido o cuidado de dar ao produto a mesma qualidade pela qual é conhecido.
A reputação, segundo esta autora'°5, confere à marca certa autonomia, no
sentido de não reconhecer tão somente a qualidade de um produto, mas de
reconhecer a qualidade de qualquer produto que se assinale com a referida marca.
6.3.4.4 Necessidade de Registro no Brasil
O art. 125 da Lei 9.279/96 faz menção expressa à necessidade de registro

da marca no Brasil para que seja reconhecida como marca de alto renome, o que
não ocorre com a marca notoriamente conhecida.
Assim, verifica-se que no caso da marca de alto renome, há exceção apenas
quanto ao princípio da especialidade, e não quanto ao princípio da territorialidade.
“_” Idem ibiclem

If” Idem ibidcm.
ms MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 116.
33
6.3.5 Momento de Aferição do Alto Renome
A marca de alto renome, assim como a marca notoriamente conhecia,

constitui uma forma sui generis de proteção das marcas1°6_ Em razão disso, o
momento de aferição do alto renome, assim da notoriedade de uma marca, verifica
se no momento em ela necessite ser protegida contra terceiros.
'06 FURTADO, Lucas Rocha. op cit, p, lfll,

34
7. PROTEÇÃO DA MARCA NOTÓRIA
Todas as marcas, não só as notórias, devem ser protegidas pelo

ordenamento jurídico, desde que preencham os requisitos de validade FABRI
MORO'°7 destaca, porém, que as marcas notórias, por serem consideradas mais
conhecidas, e consequentemente mais atraentes ao público consumidor, são mais
suscetíveis de ser usurpadas, merecendo uma proteção mais ampla, conforme
ocorre no ordenamento brasileiro, que prevê proteção das marcas de alto renome e
notoriamente conhecidas.
A proteção mais alargada outorgada pela notoriedade de uma marca
justifica-se, segundo GUSMÃO'°8, pela possibilidade de confusão quanto a sua
origem ou por um prejuízo à reputação da marca conhecida.
“Proteger a marca notória significa manter suas funções, deixá-la integra
como signo distintivo”.'°9
O alto conhecimento do público, assim como os valores que a marca notória
traz consigo, fazem com que a marca tenha um poder atrativo. Gusmão define este
poder atrativo das marcas como um potencial ou uma “possibilidade avantajada de
venda”.“° E é esse poder atrativo, segundo FABRI MORO, mais precisamente o
valor patrimonial por ele representado que precisa de proteção.
Além dos riscos comuns a que todas as marcas se sujeitam, completa a
autora, especificamente, a confusão e o risco de confusão, a marca notória pode
também acarretar o risco de associação e diluição da marca.
W
1 O8
MORO, Maitê Ceciha Fabri. op. cit., p. 118.
GUSMAO, José Roberto D”Aftònseca. op., cit., p. 119.
“”° MORO, Mzúúê Ctezmzz Fzzbú. op. cú., p. us.
35
8. NOTORIEDADE NOS ACORDOS INTERNACIONAIS
8.1 TRATADOS INTERNACIONAIS
Na busca da definição de tratado internacional, CELSO ALBUQUERQUE

MELLO” lembra que “os tratados só podem ser definidos por seu aspecto forma,
porque todos os assuntos podem ser regulamentados pro normas convencionais
internacionais”.
Segundo a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratadosm, de
23.05.1969, “tratado signiflca um acordo internacional celebrado entre os Estados
em forma escrita e regido pelo direito internacional, que conste, ou de instrumento
único, ou de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua
denominação específica”.
FABRI MORO” destaca que esta é a concepção clássica de tratado, que
considera que somente pode ser firmados entre Estados. Atualmente passou-se a
considerar que as organizações internacionais também podem fazê-lo.
Sobre marca notória, são dois os tratados que nos interessam: a Convenção
da União de Paris (CUP), e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados ao Comércio (TRlPs), que serão a seguir analisados.
8.2 CONVEÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (CUP)
8.2.1 Introdução
De acordo com MARISTELA BASSO114, foi preciso que as novas idéias

trazidas pela Revolução Francesa se associassem ao processo de industrialização
“U GUSMÃO, José Roberto DÀfionseoa. op. cit., p. 12.0.

“I MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito internacional público 2 tratados e convenções. 5. ed. Rio de
Janeiro:
112
Renovar. 1997. p. 87.
Idem Ibidem.
“3 MORO, Maitê Cecilia Fabri. op. cit., p. 144.
“4 BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propnedade Intelectual. - Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2ooo.p.73.
36
em curso na Europa para que os inventos e as marcas assumissem seu verdadeiro
papel na história do Direito Interno e Internacional.
STRENGER"5 entende que o grande incremento do comércio internacional,
nas suas diferentes derivações, impôs também sua presença no plano da
propriedade industrial.
A partir daí, os criadores e inventores se deram conta de que o
reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade industrial, no âmbito dos
direitos internos, não eram suficientes. As legislações dos países protegiam de
formas diversas, ou as vezes nem o reconheciam esses direitos.
Antes de existir uma disposição convencional específica sobre marcas e
patentes no plano internacional, FABRI MORO116 destaca que intentaram-se
diversas formas de proteção internacional à propriedade intelectual, tais como, leis
internas que adotavam o princípio da assimilação dos estrangeiros aos nacionais e
tratados de “amizade, comércio e navegação”, nos quais se inseriram cláusulas
acessórias relativas à proteção da propriedade industrial.
A autora lembra ainda que estas tentativas não alcançaram os objetivos
desejados, pois não proporcionavam qualquer certeza às pessoas de que seus
dispositivos seriam aplicados.
“Era preciso criar um direito internacional para a propriedade industrial que
harmonizasse e unificasse regras de conflitos de leis e regras comuns de direito
material” recorda BASSO."7
8.2.2 Objetivo da Conveção
É nesse cenário, segundo a mesma autora, que surge o primeiro tratado

multilateral de vocação universal: “Convenção de Paris para Proteção da
Propriedade Industrial”, conhecida como “Convenção da União de Paris”, firmada em
março de 1883 e completada em 1891, na cidade de Madri, por um “Protocolo
“Ê STRHNGER. Irineu. op. cn., p. 26.

“Ê MORO, Maitê Cecília Fabú. op. cn., p. 161.
“ f BASSO,Mariste1a. op. ¢11..p. 73.
37
Interpretativo", cujo texto vigente em nosso país é o da Revisão de Estocolmo de
1967.
LYNCH DE MORAES"8 destaca que a União de Paris institui regras básicas
para o tratamento das marcas, as quais devem ser cumpridas pelos países
signatários.
Complementa FABRI MORO119 que os parâmetros estabelecidos pela
Convenção são princípios básicos que devem ser observados nos paises, nada
impedindo que estes outorguem um número maior de benefícios.
“A Convenção de Paris ultrapassa o objetivo comum de resolver conflitos de
leis ou garantir o gozo dos direitos de estrangeiros, tratando do direito material dos
Estados unionistas e conferindo-lhe melhor forma e conteúdo”.12°
A Convenção da União de Paris encontra-se em vigor no território nacional
conforme Decreto n° 635 de 21.08.1992, ratificado pelo Decreto 1.263 de
1O.1O.1994.
121
FABRI MORO observa que a posição da jurisprudência brasileira é no
sentido de que, num eventual conflito entre lei e tratado, prevalece o disposto no
diploma mais recente. Assim, como a União caracteriza-se por ser um tratado
normativo, qualquer lei interna, posterior à data de entrada sua entrada em vigor no
território brasileiro que dispusesse de forma diversa prevaleceria.
8.2.3 Objeto da Convenção
O objeto da Convenção é a propriedade industrial, conforme explicitado em

seu art. 1.21 “A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de
invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas
de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de
origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.
“B MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 78.

“Q MORO, Maitê cecilia Fabri. op. cn., p. 162-163.
W' BASSO, Maristela. op. cit., p. 74.
U MORO, ivizmê Cecília Paim. op. cn.. p. 167.
38
Esclarece, ainda, o art. 1.3 que “a propriedade industrial entende-se na mais
ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas
também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos ou naturais”.
8.2.4 Principios da União de Paris
A União de Paris institui basicamente três principios: tratamento nacional,

tratamento unionista, e direito de prioridade.
8.2.4.1 Principio do Tratamento Nacional
O art. 2.1 da Convenção de Paris estabelece que os nacionais de cada um

dos paises da União gozarão em todos os outros países da União, das vantagens
que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos
nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na Convenção. Em
conseqüência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais
contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e
formalidades impostas aos nacionais.
BASSO122 afirma que o tratamento nacional implica a aquisição dos direitos,
sua extensão e exercício, bem como a concessão de ações e garantias de sanções
a todos que se encontram em território unionista.
A noção de tratamento nacional, segundo FABRI MOROQ3, “supera a noção
e reciprocidade pela qual se tratava o tem anteriormente à Convenção de Paris, e
terminou com o problema da discriminação do estrangeiro, gerado por conflitos na
área de marcas e patentes”.
BASSO'24 comenta em sua obra que no princípio surgiu uma questão sobre
a possibilidade dos nacionais poderem reivindicar nas suas relações internas os
'22 BASSO, Maristela. op. cit., p. 75.

“tl BASSO,Ma1istela. op. cú.. p. vó.
39
benefícios e vantagens resultantes da União. Tal discussão é inócua, na medida em
que, conforme entende a autora, a Unia fixa um standard mínimo, abaixo do qual
nenhum país unionista pode ficar. Disso decorre que os indivíduos não podem ter
menor proteção do que a conferida pela Convenção que seu país ratificou.
8.2.4.2 Princípio do Tratamento Unionista
A mesma autora ensina ainda que o tratamento unionista implica vantagens

e direitos especiais não conhecidos, na época, por nenhuma outra lei. “O Direito da
União é singular, sem equivalente nos direitos internos, e suas disposições mais
vantajosas devem prevalecer sobre as disposições nacionais”.125
8.2.4.3 Direito de Prioridade
O texto convencional, conforme Dl BLASP26, em seu art. 4 reconhece o

direito de prioridade àquele que tiver devidamente apresentado pedido de registro
de uma marca em um os países signatários da União.
Segundo esta norma, uma pessoa que solicite o registro da marca, poderá
solicitar a proteção ulterior em todos demais países da União, no prazo de seis
meses a contar da data de apresentação do primeiro pedido.
“No caso da marca há o efeito de tornar indisponível o signo depositado”.'27
8.3 PROTEÇÃO DA MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA NA

CONVENÇÃO DE PARIS
125
_Idem_ lbidem.
“Í” DI BLASI, Clésio Gabriel. op. cit.. 120.
U' MORO, Mzúiê cecilia Fabri. op. cú., p. 167.
40
Foi o art. 6 bis o responsável pela introdução nos ordenamentos jurídicos da
noção de marca notoriamente conhecida, bem como pela extensão da proteção de
uma marca levando em consideração sua notoriedade.
Conforme já abordado, a marca notoriamente conhecida excepciona o
princípio da territorialidade das marcas, pois reconhece às marcas pertencentes a
nacionais dos países-membros da União proteção independente de registro.
Não há, como já considerado quando da analise da lei 9279/96, uma
definição precisa de marca notoriamente conhecida. Mas, conforme FABRI MORO128
“pode-se depreender do te›‹to convencional que são marcas que possuem um
elevado grau de conhecimento por parte do publico consumidor, no país onde se
reclama a proteção”.
O art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, introduz, expressamente, o art. 6
bis em seu texto. Ainda que tal artigo já tenha sido abordado, restam algumas
considerações a fazer.
No tocante ao âmbito de incidência, FABRI MORO'29 destaca que o
mencionado art. 6 bis da convenção faz três restrições.
O texto do artigo menciona que a marca notoriamente conhecida é protegida
de reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão.
“Por enumerar de forma exaustiva os casos em que se podem verificar
casos de confusão - imitação, reprodução ou tradução de marca ou imitação ou
reprodução de parte essencial dela -, deve-se considerar que a proteção esta restrita
a esses casos”.13°
Ressalte-se, por outro lado, que o artigo faz menção à proteção tanto do uso
como do registro por terceiro que não seu titular original, ou terceiro por ele
licenciado. Assim, ocorrendo nesses casos, os países da União deverão recusar ou
invalidar o registro da marca, ou proibir seu uso.
Esta proibição de terceiros não autorizados pelo titular da marca
notoriamente conhecida a registrá-la ou utilizá-la encontra ainda um segundo tipo de
limitação: restringe-se a produtos idênticos ou semelhantes. “O que significa dizer
que a marca notoriamente conhecida só será protegida se utilizada, por terceiro não
*ÊÊ Idem p. 172.

1?*'Idem. p. 172-173.
BO Idem ibideln.
41
autorizado, para produtos idênticos ou semelhantes. Não abarcando, portanto, casos
em que concorram produtos distintos"."31
O art. 6 bis não faz menção às marcas de serviço, dirigindo-se somente às
marcas de indústria e comércio. FABRI MORO132 destaca, porém, que o na
Convenção da União de Paris apenas há uma recomendação superficial acerca das
marcas de serviço, que encontra-se no art. 6 sexies e estabelece que: “Os países da
União se comprometem a proteger a marca de serviço. Não são obrigados a prever
o registro dessas marcas”.
Não obstante, a mesma autora'33, explica que o fato de não citar as marcas
de serviço em nada impediu que os paises, individualmente, utilizassem o
dispositivo, por analogia, para sua proteção.
Da interpretação do art. 6 bis, pode-se falar ainda, em uma restrição de
caráter territorial, que surge sobre dois aspectos.
O primeiro, refere-se ao território no qual deverá verificar-se a notoriedade.
Segundo FABRI MORO, não é necessário que a marca seja notória no seu pais de
origem, mas deve ser notória no país em que se requer a proteção. Conclui, assim,
“ser impraticável exigir que a notoriedade seja internacional”.
Já o segundo aspecto diz respeito à necessidade do uso anterior ao registro
no referido território. Acerca desta questão, a autora, baseando-se na doutrina
internacional, entende que o uso não é condição necessária para consideração da
notoriedade de uma marca. E isto porque cada vez são maiores as possibilidades de
uma marca ser notória sem ter sido utilizada, sendo um dos principais motivos o
“poder” que hoje tem a publicidade, que pode fazer com que o produto seja notório
em um país antes mesmo de ser utilizado.
Importante, ainda, mencionar a restrição de caráter temporal, que diz
respeito ao momento em que a notoriedade da marca deve ser considerada.
GUSMÃO” destaca que a notoriedade deverá estar presente em dois
momentos. Primeiramente no momento da usurpação da marca, para poder
caracteriza-la. Depois no momento em que a anulação da marca é proposta perante
o Judiciário, para justifica-la. Depreende-se, daí, que “a notoriedade de que goza a
marca notoriamente conhecida deve ser anterior ao registro ou uso da marca
'31 MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 173.

132 idem ibidcm.
I” Idem. p. 174.
42
atacada, o que possibilita caracterizar a usurpação daquela marca, devendo persistir
ate o momento de reclamar a anulação da marca atacada”.135
8.3.1 Competência do Reconhecimento da Marca Notoriamente Conhecida
O texto do art. 6 bis fala em autoridade competente do pais onde se queira

registrar ou usar a marca, para declarar ser esta notoriamente conhecida como
pertencente a outrem.
No Brasil a autoridade administrativa competente é o INPI. Se a notoriedade
da marca não for reconhecida pela autoridade administrativa, há ainda possibilidade
de recurso ao Órgão judiciário competente.
8.3.2 Formas de Proteção
A proteção da marca notoriamente conhecida pelo art. 6 bis pode dar-se de

duas formas: recusa ou invalidação de oficio da marca imitante pelo Órgão
administrativo competente. Esta forma de proteção só será possível se a legislação
interna do pais permitir. No caso da atual legislação brasileira isto é possivel, de
acordo com o art. 126, inc Ill, da Lei 9.279/96.
A outra forma de proteção é através da recusa ou invalidação do registro à
pedido do interessado. Sob este aspecto, FABRI MORO136 observa que o
reconhecimento dificulta-se, pois cabe ao interessado demonstrar que sua marca é
notória. Por outro lado, neste caso, uma vez comprovada a notoriedade, não se
pode deixar de proteger a marca em questão.
'34 GUSMÃO, José Roberto. op. oii., p. 176.

lãs MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 176.
“E Idem. p. 177.
43
8.3.3 Beneficiários do Dispositivo
Como beneficiários de suas disposições, trata o art. 6 bis da “pessoa

amparada pela presente Convenção”.
Em seu art. 3 a Convenção dispõe que não somente os nacionais dos
países-membros da União estão protegidos, mas também todos aqueles “que
estejam domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais
efetivos e reais no território de um dos países-membro”. Assim, verifica-se que o
significado de nacionais no âmbito da União é bastante amplo.
Uma obsen/ação importante a ser feita é que, conforme FABRI MORO137,
ainda que a hipótese seja bastante remota na prática, “se um nacional não tiver sua
marca, considerada notoriamente conhecida no Brasil, aqui registrada, poderá
beneficiar-se da proteção estabelecida no art. 6 bis.
8.4 ACORDO TRlPs (Trade Related Aspects fo lntellectual Property Rights)
8.4.1 Introdução: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
Depois da primeira Guerra Mundial os Estados Unidos despontaram como a

mais poderosa economia do mundo.
Com o advento da crise de 1929 nos Estados Unidos, e conseqüente
recessão dos anos 30, muitos governos recorreram a diversos tipos de barreiras
comerciais, como o estabelecimento de tarifas elevadas e restrições quantitativas às
importações e exportações. Os Estados Unidos aumentaram suas tarifas aduaneiras
de 38% para 52%. Esta atitude levou seus parceiros comerciais à desvalorização de
suas moedas e imposição de restrições comerciais retaliatórias, levando os Estados
Unidos á situação que queriam evitar: o aumento da depressão.
Em 1941 com a “Carta do Atlântico” os Estados Unidos mostram o interesse
no desenvolvimento do comércio intemacional. Em 1945 foi publicada uma
I” MORO, Maitê Cecília Fabri op. cit., p. iva.

“proposta para a Expansão do Comércio e Ocupação Mundiais”, com nomeação de
um comitê onde os Estados Unidos convidava à negociação de um acordo
multilateral de comercio e de concessões tarifárias.
A reunião foi celebrada em Genebra com participação de 23 países.
Concluída, muitos países desejavam colocar as concessões em vigor o mais rápido
possivel, quando foi então implementado o GATT - General Agreement on Tariffs
and Trade, que seria a base para a posterior criação da Organização Internacional
do Comércio, que fracassou em razão da não ratificação dos Estados Unidos.
Não obstante, o fracasso da Organização Internacional do Comércio não
significou o fracasso do acordo de redução tarifária, pois o GATT sobreviveu “não
como uma organização internacional, mas como um acordo multiIateral”.'38
Apesar de sua natureza provisória, o GATT permaneceu como único
instrumento multilateral sobre comércio internacional de 1948 até o estabelecimento
da Organização Mundial do Comércio, em 1994.
8.3.2 TRlPs Noções Gerais
BASSO observa que o TRlPs integra o “Acordo Constitutivo da Organização

Mundial do Comércio - OMC” , também conhecido como “Ata final da rodada do
Uruguai”, ao qual a autora se refere como “Acordo Geral” ou “Acordo Constitutivo”. O
TRlPs é, assim, um anexo dos textos do acordo multilateral estabelecido na Rodada
do uruguai do GA1'r.'39
A mesma autora'4° expõe ainda que os objetivos do TRlPs, haja vista as
duas preocupações principais, quais sejam, completar as deficiências do sistema de
proteção da OMPI, e vincular os direitos de propriedade intelectual ao comércio
internacional, são, de acordo com o preâmbulo do TRlPs, reduzir as distorções e
obstáculos ao comércio internacional, levando em conta a necessidade de promover
uma proteção mais eficaz e adequada aos direitos de propriedade intelectual e a
“Ê MORO, Maitê Cezíiúa Fabri. Op. mi., p. iss.

'39 BASSO, Maristela. op. cit.. p. 170.
'“°1âem. p. 175.
45
necessidade de assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los
respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo.
O TRlPs, conforme ressalta FABRI MOROW, regula, além das marcas e
patentes de invenção, muitos outros temas atinentes à proteção da propriedade
intelectual, tais como direitos do autor e conexos, indicações geográficas, desenhos
e modelos industriais e topografia de circuitos integrados.
O TRlPs teve origem na necessidade de se elaborar um arcabouço de
princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio de bens contrafeitos,
na exigência premente de se fixar objetivos básicos de política pública dos sistemas
nacionais para proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de
desenvolvimento e tecnologia e, igualmente, nas necessidades especiais do países
de menor desenvolvimento relativo no que se refere à implementação interna de leis
e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-las a criar uma base
tecnológica solida e viável (preâmbulo).
Busca o TRlPs reduzir tensões entre os Estados-parte através do
compromisso para a solução de controvérsia sobre questões de propriedade
intelectual relacionados ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais,
descritos do art. 64 do Acordo TRlPs e no Anexo 2 do Acordo Geral.”
Segundo FABRI MORO”, este acordo é compatível com os tratados já
existentes sobre o assunto, tanto que as partes fundamentais destes foram
expressamente incorporadas. Não obstante, foram necessárias mudanças para
agregar um número considerável de obrigações complementares nos casos em que
as convenções incorporadas eram omissas ou já não se adaptavam à estrutura
desenvolvida.
Segundo o art. 1.1 do Acordo TRlPs, o alcance das obrigações representam
um standard mínimo: os membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em
sua legislação, proteção mais ampla que a exigida no Acordo; a obrigatoriedade de
incorporação das disposições do Acordo nas legislações nacionais; a liberdade de
escolha da metodologia de implementação: os membros determinarão livremente a
forma apropriada de implementar as disposições do acordo no âmbito de seus
respectivos sistemas e pratica jurídicos.
W MORO, Maitê Cecília Fabri_ op. cit., p. 193.

M* BASSO, Mariäela. op. cit., p. 176.
“B MORO, Mzúiê cecilia Fzbri. op. zu., p. 193.
46
Assim, verifica-se que não se pode exigir dos Estados-Membro proteção aos
direitos de propriedade intelectual mais ampla do que aquela prevista no Acordo. “As
disposições do TR|Ps constituem padrões mínimos de proteção que devem ser
adotados pelos Estados-Partes em suas legislações nacionais"144_
Qualquer controvérsia deve ser submetida ao procedimento de solução de
controvérsias da OMC.
As disposições do Acordo, conforme ressalta BASSO“'5, não são autônomas
e não podem ser aplicadas diretamente porque ditam os critérios minimos de
preleção, e não o exato conteúdo desses direitos. Assim, o TRlPs não constitui um a
lei uniforme, porque muitas áreas ficaram em aberto.
“Como no caso da CUP, o TRlPs não é de uma lei uniforme, mas sim
um documento gerador de padrões, bases mínimas que devem ser
obsen/adas pelos paises ratificantes. Objetiva com isso uma linha de
comportamento mais ou menos parecida nos países signatários do
acordo, no tocante ao tratamento da propriedade intelectual, pois os
standards mínimos nele contidos devem ser observados por todos os
Estados signatários”."6
Por este motivo (não ser lei uniforme), o TRlPs depende de incorporação
aos Direitos Internos nos países, sendo que os Estados-Partes têm liberdade para
escolher a forma apropriada para implementar as disposições do Acordo, desde que
respeitados os padrões mínimos de proteção.
FABRI MOROW destaca, porém, que, apesar da similaridade com a
Convenção de Paris, o TRlPs é um acordo mais eficaz. Isso em razão de fazer parte
da base jurídica do GATT como acordo multilateral, caso em que não se admitem
exceções, e por estar sujeito a um efetivo sistema de soluções de controvérsias
instalado na OMC, o qual sanciona os paises que deixarem de cumprir suas normas.
8.4.2.1 Os Princípios Gerais do TRlPs
8.4.2.1.1 Princípio do Tratamento Nacional
144 BASSO, l\/laristela. op. cit.. p. 176.

“5
146
Idem. p. 177.
MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit.. p. 194.
47
O princípio do tratamento nacional prevê que os nacionais dos demais
paises signatários do acordo não podem receber tratamento menos favorável que o
outorgado aos próprios nacionais. FABRI MOROM8 lembra que este principio já
estava previsto na Convenção da União de Paris, desde sua versão original.
BASSO149 complementa no sentido de que o princípio já integrava o esquema
estrutural do GATT, e se manteve na estrutura da OMC, atingindo todos os seus
acordos constitutivos.
8.3.2.1 .2 Princípio da Nação Mais Favorecida
“Este princípio, que faz parte da historia do GATT - 1947 é um dos pilares
sobre o qual se apóia a oMc”.l5° Este está previsto no art. 4, e determina que “toda
vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um membro conceda aos
nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos
nacionais de todos os demais membros” mas apenas no que tange á propriedade
intelectual, conforme observa FABRI MOROÍ51
A autora observa ainda que este princípio foi pela primeira vez utilizado no
GATT. A obrigatória extensão das vantagens concedidas a um dos países-membros
para todos desencoraja os países a preverem acordos bilaterais paralelos ao TRlPs,
favorecendo uma negociação sempre de caráter multilateral. Não obstante, ocorrem
inúmeras exceções ao da nação mais favorecida, os quais estão enumeradas no
próprio art. 4 do TRlPs.
FABRI MORO faz menção há apenas estes dois princípios do TRlPs, já
BASSO inclui outros seis em sua obra, dentre eles, o principio do esgotamento
internacional dos direitos, o princípio da transparência, o princípio da cooperação
internacional, o princípio da interação entres os tratados internacionais sobre a
W Idem ibidem.
148
MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 195.
“Í BASSO, Maristela. op. cit., p. 179.
“U Idem. p. 180.
48
matéria, o princípio da interpretação evolutiva, os quais, pela sua generalidade em
relação aos tratados não serão detalhados.
Porém é importante destacar o princípio do single undertaking mencionado
pela autora152, expresso no art. 2°, inciso 2 e 3 da Ata Final da Rodada do Uruguai, o
qual consiste na impossibilidade de um Estado-Membro aderir a apenas parte dos
Acordos, sob pena de quebrar seu equilíbrio e lógica estrutural (nota: exceção feita
aos Acordos Comerciais Plurilaterais do anexo 4). “Deste princípio decorre a unidade
do sistema, razão pela qual chamávamos atenção para o fato de que o TRlPs deve
ser examinado dentro da estrutura da oMc”.153
8.4.3 As Marcas no TRlPs
A Parte ll, Seção ll, do Acordo TRlPs, que compreende os arts. 15 a 21 do

mesmo, é dedicada às regras de proteção às marcas, com os padrões mínimos que
deverão ser observados pelos Estados-Membros, nas suas legislações intemas.
O alt. 15 trata do objeto da proteção. Segundo FABRI MORO154 o artigo
estabelece uma definição de marca, colocando a função distintiva como essencial
para que um signo constitua uma marca. Dispõe o art. 15.12 “Qualquer sinal, ou
combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento
daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca (...)”.
BASSO'55 observa, primeiramente, que o Acordo TRlPs protege tanto as
marcas para “bens”, quanto para “serviços”, mais amplamente que a Convenção de
Pais, cujo an. 6 não abriga ao registro desta última.
A autora observa ainda que o critério principal para que um sinal seja
considerado marca é a possibilidade de distinção. Os Estados-Membros poderão
exigir que tais sinais sejam visualmente perceptíveis, excluindo a proteção dos sinais
auditivos ou olfativos, mas isso não é obrigatório, já que qualquer sinal poderá
constituir uma marca, e o TRlPs apresenta um padrão mínimo. O mesma vale para
'fv
'°~ RASSO,l\,1arisíelaz op. cai., p. 178.
'ÊB Idem. p. 179.
W* MORO, Maitê Cecília Fzibú. op. cn., p. 199.
155 BASSO, Maristela. op. cit.. p. 209.
49
as marcas tridimensionais, que se referem a forma ou invólucro do produto, ao qual
o Acordo não faz menção.
No art. 15.1 não há referência às marcas coletivas nem às marcas de
certificação. Contudo, tais marcas podem ser protegidas pelas legislações nacionais,
como no caso do Brasil.
8.4.3.1 Marcas Notoriamente Conhecidas
No acordo TRlPs dois são os artigos que versam sobre marcas notórias: os
arts. 16.2 e 16.3, sendo que cada um deles excepciona um dos princípios do direito
à marca.
De acordo com o art. 16.2, “o disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris
(1967) aplicar-se-á, 'mutatis mutandis', a serviços. Ao determinar se uma marca é
notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da
marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido
obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca”.
FABRI MORO'56 observa que esta disposição incorpora expressamente o
art. 6 bis da CUP a seu te›‹to, e amplia sua proteção. O art. 6 bis protege as marcas
notoriamente conhecidas num país pertencente à União, onde ainda não se
encontrem registradas, impedindo o registro e uso destas para produtos idênticos ou
similares.
BASSO157 destaca que o artigo estende a aplicação do art. 6 bis da
Convenção de Paris aos serviços, já que se refere somente às marcas de fabrica ou
de comércio, utilizando o critério Paris-Plus, conforme expressão da autora. No
mesmo sentido, FABRI MORO ressalta que, antes mesmo da entrada em vigor do
art. 16.2 , alguns países utilizavam o art. 6 bis, por analogia, para proteger marcas
de serviço. “Com a entrada em vigor do Acordo TRlPs esse artificio não se fez mais
necessário para aqueles que já vinham protegendo, e tornou obrigatória a proteção
para aqueles que não as reconheciam como passíveis de tal proteção”.'58
“fg MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 200.

7 BASSO. Maristela. op. cit.. p. 214.
bg MORO, Maitê Cecília Fabri. op. oii., p. 201.
50
Outra novidade do artigo é que admite que o conhecimento para avaliar uma
marca notoriamente conhecida não necessariamente provem do uso da marca no
Estado em que se pretende a proteção, podendo também ser obtido pelo resultado
de um esforço promocional da marca. ' Segundo FABRI MORO159, ao aceitar
expressamente o conhecimento resultante da promoção da marca, cessam as
discussões sobre a necessidade do uso desta, que tinham espaço sob a égire do
art. 6 bis.
Por fim, outra questão abordada pelas autoras mencionadas é que o TRlPs
estabelece que o critério a ser seguido pelos Estados-Membros, para determinar se
uma marca é notoriamente conhecida é o conhecimento da marca no setor
pertinente do publico, e não necessariamente do público em geral, como ficou
implícito, e confirmado pela prática, na Convenção de Paris. “Concepção esta na
qual também se baseou a lei brasileira atualmente em vigor, que em seu art. 126 fez
este mesmo tipo de restrição, mas que não foi feita pelo art. 6 bis da CUP, cuja
limitação se restringia aos produtos idênticos ou semelhantes”.'6°
O art. 16.3 do TRlPs determina que “o disposto no Artigo 6 bis da
Convenção de Paris (1967) aplicar-se-ã, 'mutatis mutantis', aos bens e serviços que
não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que
o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão
entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja
provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada”.
Apesar da inclusão do art. 6 bis da CUP no art. 16.3 do TRlPs FABRI
MORO16' ensina que este vem suprir uma lacuna que há muito há vinha sendo
observada, qual seja, a falta de proteção de uma marca notoriamente conhecida
utilizada para identificar produtos diferentes.
“Mais uma vez o critério utilizado pelo TRlPs é Paris-P/us, na media em que
amplia o art. 6 bis da Convenção de Paris que se limita aos casos de 'produtos
idênticos ou similares”'.162
Na Convenção de Paris só se trava da proteção da marca notoriamente
conhecida para produtos idênticos ou similares, deixando sem proteção os casos em
que são essas marcas utilizada por terceiros em produtos diferentes daqueles por
'59 Morto, Maitê Cecína Fabri. op. cn., p. 201

lfø idem. p. 214.
M Idem. p. 20.
51
ela assinalados. Terceiros estes que, conforme destaca FABRI MORO'63 muitas
vezes aproveitavam-se da fama da marca notoriamente conhecida, buscando obter
algum tipo de associação que eventualmente lhes trouxesse vantagens.
Desta forma, amplia-se o âmbito de incidência da marca. “A opção do
legislador convencional foi pela proteção do caráter distintivo da marca, evitando
dessa foram sua diluição, bem como uma possivel associação de marcas”."64
Deve-se, porém, observar a existência de algumas restrições à aplicação do
artigo. A primeira trata-se da utilização ou pedido de registro de uma marca
notoriamente conhecida para produtos distintos. Deve, ainda, o uso dessa marca
indicar uma conexão entre os bens e serviços do titular da marca notoriamente
conhecida e do terceiro que a esta utilizando, além de uma probabilidade de prejuizo
aos interesses daquele titular. Não havendo por parte dos consumidores qualquer
tipo de associação entre os produtos ou sen/iços comercializados pelos diferentes
titulares, não haverá prejuizos a estes, não se justificando a proteção. Não obstante,
em havendo uma relação equivocada entre os produtos ou serviços dos distintos
titulares, dessa relação possam advir prejuizos ao titular da marca mais conhecida,
se justifica a proibição de seu uso ou registro para produtos ou serviços diversos
daqueles por ela assinalados. Busca-se, também, proteger a marca do risco de
diluição.
FABRI MORO'65 destaca ainda que o art. 16.3 do TRlPs não limita de forma
expressa o âmbito em que deve ser aferido o conhecimento do público, que
dependerá da possibilidade de conexão e prejuízo. Segundo a autora,
provavelmente a aferição da notoriedade para efeito de aplicação do artigo, ficaria
num patamar intermediário entre a marca de alto renome do direito brasileiro, e a
marca notoriamente conhecida (prevista nos art. 16.2 do TRlPs, e 6 bis da CUP e
126 da LPI). Então, não necessariamente aferir-se-ia a notoriedade a todos os
ramos de atividade, mas tampouco somente no setor onde esta atividade se
desenvolve.
Destaque-se, também, que não se exige reputação da marca notoriamente
conhecida para enquadrar-se no art. 16.3 do TRlPs, de forma diversa do que ocorre
“fz BASSO, lvlañstela. op. cit., p. 215.

I” MORO. Maitê Cecília Fabú. op. Cir., p. 203-204.
W MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 204.
165 mem. p. 20-5.
52
coma marca de alto renome, que depende do reconhecimento de um agregado de
valores.
“Tem-se, então, que o art. 16.3 esta tratando de uma situação intermediária,
e ate então não tratada em convenções internacionais, entre a marca notoriamente
conhecida e a marca de alto renome. Pode-se dizer assim que o TRIPs, no
mencionado artigo, inovou preenchendo uma lacuna que vinha sendo obsen/ada na
pratica, qual seja a situação de uma marca notoriamente conhecida ampliando seu
conhecimento e alargando sua proteção”.
5
Conclusão
A marca é, sinteticamente, com visto, um signo distintivo aposto a um

produto ou serviço. O conceito de marca, como se nota, está intimamente ligado à
função que ela exerce.
O direito das marcas está inserido dentre os direitos da propriedade
intelectual, caracterizando como um direito de propriedade sui generis. Neste
contexto, verifica-se que deve ser aplicado o regime jurídico da propriedade também
neste campo, mas em razão da natureza imaterial do objeto a ser protegido, certas
peculiaridades devem ser observadas.
Notoriedade representa, no direito de marcas, alto grau de conhecimento
pelo público de uma marca. A notoriedade é um fato da realidade, e, portanto,
constatável.
A grande dificuldade de ser proteger a marca notória, conforme restou
observado, consiste na falta de critérios objetivos predeterminados que seja precisos
e definitivos para aferir qual marca é notória e quando. Conclui-se, assim que essa
apreciação deverá ocorrer em cada caso em concreto. A melhor maneira para
constatar a notoriedade de uma marca é a ampla pesquisa de opinião realizada por
agência independente, não obstante, na pratica revela-se de grande dificuldade em
razão dos autos custos.
As marcas notórias a que se reconhece proteção especial no ordenamento
jurídico brasileiro são exceções ao princípios basilares do direito das marcas. A
exceção ao principio da territorialidade dá lugar à proteção da marca notoriamente
conhecida; e a exceção ao princípio da especialidade, à marca de alto renome.
Constituem, pois a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome
espécies do género “marca notória”.
Além da lei interna, tratados internacionais dos quais o Brasil participa
também dispõe sobre marca notória. Como a jurisprudência brasileira entende que,
uma vez inserido na ordem jurídica interna, o tratado equipara-se à lei, prevalece a
lei posterior. Ocorre, porém, que, como foi visto, não há qualquer incompatibilidade
entre a Lei interna em vigor e os tratados internacionais que tratam da matéria.
O art. 6 bis da Convenção da União de Paris foi o pioneiro na proteção da
marca notoriamente conhecida, no qual se protege as marcas de fábrica ou
comercio, não registradas em um pais, mas que nele auferiram grande
54
conhecimento por parte do público consumidor. Nesse momento, não se previa
expressamente a proteção às marcas de serviço notoriamente conhecidas.
O art. 16.2 do TRlPs incorporou o texto do 6 bis da CUP e ampliou o seu
âmbito de incidência, porquanto foram expressamente incorporadas as marcas de
serviço. Também foi reconhecido expressamente o conhecimento resultante da
promoção da marca no país-membro, sem exigência de uso.
O art. 126 da Lei de Propriedade Industrial de 1996 segue a mesma
orientação do art. 16.2 do TRlPs.
Por outro lado há os dispositivos que excepcionam o princípio da
especialidade, protegendo a marca de alto renome, tratado pelo art. 125 da referida
lei. A proteção desta marca estende-se a produtos ou serviços diferentes, mas
restringe-se ao território brasileiro, onde deve ser registrada.
O art. 16.3 do TRlPs traz uma proteção que mistura marca de alto renome
com marca notoriamente conhecida, quando invoca a proteção do art. 6 bis da CUP,
de exceção ao princípio da territorialidade, para o caso de bens e serviços não
similares àqueles para os quais a marca tenha sido registrada, impondo duas
condições: que se verifique conexão entre os bens e serviços e que esta conexão
cause prejuízos ao titular da marca conhecida.
Do estudo feito, conclui-se que não se verificam maiores conflitos entre as
normas internas e intemacionais, o que facilita a aplicação do instituto em nosso
ordenamento juridico. Há uma maior proteção no que refere às marcas de alto
renome por parte da lei brasileira, isso, contudo, não é contra as disposições da
Convenção da União de Paris nem do TRlPs que devem ser consideradas as
normas mínimas das quais deve partir a proteção.
A proteção das marcas notórias tem por objeto o valor patrimonial
representado pelo poder atrativo por ela exercidos. Uma proteção não adequada às
marcas notórias pode gerar associação, confusão e diluição da marca, o que traz
sérios prejuízos tanto aos seus titulares, como aos consumidores.
55
STRENGER. Irineu. Marcas e patentes: análise sucinta da Lei n. 9279, de 14
de maio de 7996. - Rio de Janeiro; Forense Universitária, 1996.
57

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MARCELA FILUS COELHO

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTÓRIAS

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTORIAS

Monografia apresentada como

MARCELA EILUS COELHO

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTÓRIAS

Monograﬁa apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel

Prof. Edson Isfer

Curitiba, 12 de novembro de 2004.

O presente estudo presta-se a analisar a proteção jurídica nacional e

Resumo ........ ....... I

O presente trabalho tem como objetivo abordar a proteção da marca notória

1.1 A ORIGEM DA MARCA

A origem da marca, conforme ensina MAITÊ CECÍLIA FABRI MORO' pode

7 DOl\/TTNGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 2.

A marca foi adquirindo considerável importância desde a antigüidade até os

Conforme já destacado, a marca evolui através dos tempos, adquirindo

13 FURTADO, taças Racha. op. cit., p. 105.

1.3 CONCEITO DE MARCA

16 FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 105.

1.4 ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO CONCEITO

Segundo o art. 64 do revogado Código de Propriedade Industrial as marcas

“Art. 64. São registáveis como marca os nomes, palavras,

FURTADO26 observa que a deﬁnição do art. 122 da nova lei de propriedade

23 STRENGER. Irineu, Op. cit, p, 22,

1.6 CARACTERÍSTICAS DA MARCA - ELEMENTOS SUBSTANCIAIS

LYNCH DE MORAES31 destaca quatro elementos substanciais: o primeiro

32DOMlNGl_lES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 90.

2.1 CLASSIFIÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 123, a marca é

2.1.1 Marca de Produto ou Serviço

Em seu art. 123, inciso I, a Lei 9279/96 define a marca de produto ou

33 Idem. op. cit., p. 92.

2.1.2 Marca de Certificação

A marca de certiﬁcação é utilizada para atestar a conformidade de um

“Í FURTADO, Lucas Rocha- op. cit,. p. 109.

STRENGER38 define as marcas coletivas como aquelas que, pela sua

A marca coletiva somente poderá ser registrada em nome de entidade

â STRENGFR. Irineu. op. cit., p. 29.

2.1.4 Marca Genérica

A proteção à marca genérica, anteriormente disciplinada pelo Código de

2.2 QUANTO AOS CARACTERES

Quanto a sua apresentação ou forma, a marca pode ser classificada em

Conforme já abordado, o comerciante ou industrial utiliza a marca para que

ÍÚ MOR AES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 79.

FURTADO52 destaca que não existe dispositivo específico no ãmbito da

4.1 PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

GUSMÃO53, afirma que “o princípio da territorialidade inerente ao direito de

52 F URTADO, Lucas Rocha- op. cit., p. 124­

Outro princípio basilar do direito das marcas é o da especialidade. Este

55 MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 64.

FABRI MORO6', reportando-se a DE PLÁCIDO E SILVA, esclarece que

5.1 EFEITOS DA NOTORIEDADE

BARBOSA66, apoiado em BURST E CHAVANNE, explica que a notoriedade

5.2 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DA NOTORIEDADE

Já foi destacado que a notoriedade consiste em um fato da realidade, e não

“(...) em verdade, não é fácil estabelecer critério objetivo

GUSMÃO72 considera que, para aferição de notoriedade de uma marca,

B MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit,. p, 89.

52 F URTADO, Lucas Rocha- op. cit., p. 124