Voces: APTITUD MARCARIA ~ ASOCIACION DEPORTIVA ~ CONFUSION DE MARCAS ~ EDITORIAL ~ INSCRIPCION REGISTRAL ~ LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES ~ LIBERTAD DE PRENSA

~ MARCAS ~ NULIDAD DE MARCAS DE FABRICA Tribunal: Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III (CNFedCivyCom) (SalaIII) Fecha: 17/03/2005 Partes: Club Atltico Boca Juniors Asociacin Civil c. Editorial Atlntida S.A. Publicado en: LA LEY 2006-B, 553, con nota de Fernando M. Alonso - LA LEY 2005-C, 625 - ED HECHOS: La Cmara revoc la sentencia de primera instancia y admiti la accin interpuesta por un club deportivo para que la editorial demandada cese en el uso de las marcas, smbolos, emblemas, combinaciones de colores y cualquier otro signo con capacidad distintiva de propiedad de la actora en sus distintas publicaciones. SUMARIOS: 1. Cabe admitir la accin interpuesta por un club deportivo para que la editorial demandada cese en el uso de las marcas, smbolos, emblemas, combinaciones de colores y cualquier otro signo con capacidad distintiva de propiedad de la actora en sus distintas publicaciones, toda vez que ha realizado un uso indebido de la marca ajena, no ya para informar, sino utilizando los signos marcarios como identificadores de las publicaciones vendidas, ocultando el nombre de la revista que lo haca. 2. Lesiona la funcin distintiva de la marca la revista que, no siendo reconocida en el medio como revista deportiva, presenta su verdadero nombre en forma casi imperceptible y utiliza en su portada los colores, la marca y el escudo registrados por una entidad deportiva, toda vez que ello importa un uso abusivo de la libertad de prensa, conduciendo al consumidor a asociar la marca con la publicacin comprada y beneficindose del prestigio que goza la marca registrada. 3. Es improcedente el pedido de nulidad de la registracin marcaria de la combinacin de colores que un club deportivo utiliza en sus productos, pues una cierta combinacin de colores -dispuesta de un modo especial-, ya existente, de antigua data y calificada por su notoriedad, satisface razonablemente los requisitos de la ley de marcas. TEXTO COMPLETO: 2 Instancia. - Buenos Aires, marzo 17 de 2005. La doctora Medina dijo: I. Los actores, titulares de diversas marcas, promovieron este juicio contra Editorial Atlntida SA reclamando se la condenara a cesar en el uso de las marcas "Boca Juniors", "Boca" y "Boquita", los smbolos, emblemas, combinaciones de colores azul y amarillo y cualquier otro signo con capacidad distintiva de propiedad de la actora, en las siguientes publicaciones: el reviposter "Pasin Azul y Oro" -que incluye el disco compacto "La Movida Boquense"- y "La Movida Azul y Oro de Teleclic" -incluye un CD de igual nombre- y en cualquier otra publicacin editada por la demandada. Asimismo, solicit: 1) la destruccin total de los artculos en infraccin; 2) la

publicacin de la sentencia condenatoria en la revista "EL GRFICO" y en un diario de circulacin nacional (art. 34, ltimo prrafo, de la Ley de Marcas); y 3) las costas del proceso (conf. fs. 116/127 vta.). A fs. 301/302 la actora aleg como hecho nuevo que la demandada haba comercializado en kioscos de diarios y revistas una publicacin con el nombre "La Movida del Bicampin de Teleclic" conjuntamente con un disco compacto editado bajo igual ttulo (hecho nuevo admitido a fs. 310 vta.). Corrido el traslado de ley, la demandada reconvino por nulidad de la marca Anexa (combinacin de colores azul y amarillo), concedida en la clase 16 del nomenclador -acta n 1.884.863- (conf. fs. 262/273). El seor Juez resolvi: 1) rechazar la demanda deducida por el Club Atltico Boca Juniors, con costas -incluye las devengadas por las pruebas periciales-; y 2) rechazar la reconvencin interpuesta por Editorial Atlntida SA, con costas (conf fs. 997/999 vta). Apelaron ambas partes (ver fs. 1008 -concedido a fs.1009- y fs. 1010 -concedido actora expres agravios a fs. 1052/1062, los que fueron contestados a fs. demandada hizo lo propio a fs. 1046/1051, los que merecieron la replica de fs. Median tambin recursos por los honorarios regulados, los que sern tratados conjunto al final del acuerdo. a fs. 1011-). La 1071/1079. La 1066/1070 vta. por la Sala en

II. Me referir, en primer trmino, a las quejas de Editorial Atlntida, que se vinculan con el tema de la nulidad de la marca Anexa (combinacin de colores azul y amarillo), concedida en la clase 16 del nomenclador -acta n 1.884.863- (conf fs. 262/273).

No tiene razn. Al respecto la Sala II de la Cmara resolvi -con el primer voto del Dr Vocos Conesa- en los autos "Club Atltico Boca Juniors Asociacin Civil c. Direccin de Tecnologa Calidad y Propiedad Industrial s/denegatoria de registro" (exp. 11.772/94 del 4-7-96) que "... Cierto es que el art. 1 de la Ley menciona como signos registrables (recurdese que la enunciacin de esta norma no tiene carcter taxativo) "las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos", mas esta formulacin no exige una interpretacin literal, ceida al prurito semntico". "Lo fundamental, lo que interesa marcariamente, es que la combinacin de colores est dotada de capacidad distintiva, es decir, sea original y cumpla el papel de un elemento individualizador y, por eso mismo, que sirva para diferenciar y seleccionar el producto". "Desde antao, aquella institucin deportiva (Boca Juniors) ha distinguido la indumentaria de sus jugadores con la combinacin de colores que hoy requiere como marca. Y nadie, se llama a engao al respecto. Ver la indumentaria con los colores azul y oro es saber, de inmediato, de quin se trata". No se trata de otorgarle a Boca Juniors monopolio sobre los colores azul y amarillo. Se trata de aceptar que una cierta combinacin -dispuesta de un modo especial-, ya existente, de antigua data y calificada adems por su notoriedad, satisface razonablemente los requisitos de la Ley de Marcas. Por lo tanto se desestima las quejas formuladas en este aspecto.

III. El actor se agravia de que el a quo haya entendido que las publicaciones en modo alguno producen confusin. La marca confiere a su titular el derecho exclusivo de uso sobre los bienes o servicios especificados en la solicitud. Esto no implica, sin embargo, una apropiacin absoluta del signo, sino que supone la posibilidad por parte del titular de la marca de excluir a terceros no autorizados de ciertos actos que interfieran con su mbito de exclusividad. As por ejemplo, el derecho sobre una marca no impide la plena licitud de una serie de actos, tales como mencionarla en textos, la puede pronunciar los consumidores, la pueden exponer los minoristas en los envases de tal bebida, etc. El denominador comn de todo acto violatorio es la confusin: si hay posibilidad de confusin hay violacin de exclusividad. Tambin lo es si quien la efecta a pesar de no causar confusin se beneficia de alguna manera del prestigio que goza la marca registrada. La confusin comprende todo acto que permita crear en la mente del consumidor una asociacin de cualquier ndole entre la marca registrada y la usada indebidamente (conf. Cabanellas de las Cuevas "El uso atpico de la marca ajena", publicado en Temas de derecho industrial y de competencia, pag. 39; Otamendi, "Derecho de Marcas, p. 231 y sigs.). IV. Corresponde, en consecuencia, resolver si las publicaciones peridicas y sus anexos editadas por Editorial Atlntida SA constituyen una violacin del derecho exclusivo de Boca Juniors. Ante todo, conviene recalcar que -tal como lo expres- tengo para m que resulta indudable que la combinacin de los colores azul y amarillo en la singular forma solicitada, identifican y diferencian, desde antiguo, a los colores utilizados por Boca Juniors. Y, que ellos, por su notoriedad incuestionable, cumplen un papel destacado en la identificacin de los artculos vinculados con dicho club. Establecido ello, cabe evaluar si la utilizacin de los colores y el escudo en la tapa de las revistas y de los disco compactos, puede provocar en el eventual adquirente una confusin respecto al origen de los productos y, por ende, confusin en el pblico consumidor. Me inclino por considerar que, en la especie, esa confusin resulta posible, mxime si tenemos en cuenta que en todos lo casos lo que sobresale son los colores de la institucin -la palabra teleclic pasa desapercibida en ambas revistas (La Movida del Bicampin y la Movida Azul y Oro) y en la otra ni siquiera se hace referencia-, ponderando que en ellas no se hace mencin a un hecho deportivo concreto -si bien su publicacin tiene relacin en el tiempo con los xitos deportivos de la institucin-, salvo por el poster central de la revista La Movida Azul y Oro. La circunstancia de que los discos compactos se comercialicen anexos a las publicaciones no hace ms que reforzar la idea de que nos encontramos ante un representante exclusivo de Boca o ante la revista oficial del club. A los fines de dar ms claridad a mi voto considero necesario incluir en esta sentencia la tapa del reviposter. V. Libertad de expresin y uso indebido de la marca ajena. Lo fundamental en el presente expediente es determinar si el derecho de libre expresin permite la utilizacin de las marcas de los equipos de ftbol para transmitir informacin y precisar si la orden del cese de uso marcario vulnera o restringe el derecho a la libertad de prensa de clara raigambre constitucional y supranacional.

Desde mi punto de vista, resulta indudable que la informacin deportiva o destinada al consumo de los seguidores de los equipos deportivos se encuentra tutelada por la libertad de expresin. An en su forma ms bsica, constituye diseminacin de informacin, que se encuentra comprendida por el art. 13 de la Convencin Americana de Derechos Humanos que establece la "libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda ndole, sin consideracin de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artstica, o por cualquier otro procedimiento de su eleccin" (el resaltado me pertenece). El texto de la disposicin citada no permite ninguna interpretacin que conduzca a excluir las expresiones deportivas de la tutela constitucional, ya que se hace referencia a ideas e informaciones de toda ndole. Lo que ocurre es que la pretensin del actor no consiste en prohibir la informacin que contiene signos marcarios, pongo de relevancia que en ningn momento la accionante ha pretendido cercenar el acceso a la informacin que contuviera su marca. Entiendo que la pretensin que tienda a limitar la libertad de expresin porque sta contenga signos marcarios debe ser rechazada porque ese uso no tiene funciones distintivas y escapa as a los derechos del titular de la marca. Este es el motivo por el cual muchas publicaciones argentinas y extranjeras, (cito solo a modo de ejemplo el caso de El Grfico, o de la revista Ol) que informan sobre los resultados de los campeonatos, sobre la vida de los jugadores y hasta sobre los gustos de los seguidores de los distintos equipos, utilizan los signos marcarios de las instituciones deportivas sin violentar la ley de marcas. Tengo para mi que la utilizacin de signos marcarios en publicaciones est protegida por el derecho a la libertad de expresin slo en la medida en que tal utilizacin consista bsicamente en la expresin de ideas, opiniones o juicios (Bertone, L. y Cabanellas de Las Cuevas, G. "Derecho de Marcas 2" Marcas designaciones y nombres comerciales Ed Heliasta, Bs. As. 2003 y jurisprudencia americana por l citada"). Que en el presente caso se ha realizado un uso indebido de la marca ajena, no ya para informar, sino utilizando los signos marcarios, como identificatorios de la publicacin que se venda, ocultando el nombre de la revista que lo haca. En este supuesto la tapa de la revista, de los posters y de los Cd, afecta la funcin distintiva de la marca porque conduce al consumidor a que asocie la marca de "Boca" con los productos no autorizados por el titular de la marca. Entiendo que en ste especfico supuesto el titular de la publicacin ha excedido los lmites jurdicos del ejercicio de libertad de expresin y resulta sancionable bajo el derecho de marcas. Distintas circunstancias mueven mi convencimiento para juzgar que el derecho de prensa, que es uno de los derechos ms esenciales en la vida democrtica y que con ms amplitud se interpreta, en el presente caso ha sido utilizado abusivamente, contra lo dispuesto por los art. 953 y 1198 del Cdigo Civil y en clara vulneracin al derecho de marcas. A saber. 1. Telclic no es una publicacin que se dedique fundamentalmente a la publicidad deportiva, como s lo son otras publicaciones de la misma editorial. 2. Teleclic disimul al mximo posible su nombre, colocndole en lugares inapropiados, en letra, muy chica y colores oscuros que impeda prcticamente al comprador de revistas de kioscos, saber cual era el producto comprado. Pongo de relieve que el ttulo de la revista "La Movida del Bi -

Campen" el nombre de la revista Teleclick est escrito en la letra N de Campen, con letras en color azul, verticales y orientadas de derecha a izquierda. Por una parte, al emitir este voto estaba en la bsqueda del nombre de la publicacin y no era un comprador rpido de revistas deportivas, me lleva largo rato descubrir. 3. Teleclic utiliz con fines comerciales en la tapa de su publicacin, (portada en la cual ya afirm que su nombre lo haba colocado casi imperceptible) la bandera, el escudo y los colores del Club Boca Juniors. 4. En el reviposter que he reproducido, ni siquiera en la tapa se indica el nombre de la publicacin. En definitiva considero que cuando una revista no reconocida en el medio como revista deportiva, presenta su verdadero nombre en forma pequea, casi imperceptible en publicaciones aisladas utilizando en su portada los colores, la marca y el escudo de una gran entidad deportiva, conduce a que el consumidor asocie a la marca Boca con la publicacin comprada, realiza un uso abusivo de la libertad de prensa y lesiona la funcin distintiva de la marca, de la cual se aprovecha indebidamente a los fines comerciales. Para finalizar cabe expresar que la utilizacin de signos marcarios en publicaciones est protegida por el derecho a la libertad de expresin en la medida en que tal utilizacin consista bsicamente en la expresin de ideas, opiniones o juicios. Por el contrario, si tal utilizacin afecta a la funcin distintiva de la marca porque conduce a que el consumidor asocie a cierta marca con productos no autorizados por el titular, el ejercicio de la libertad de expresin habr excedido sus limites y ser sancionable bajo la legislacin marcaria (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, Ponzetti de Balbin c. Editorial Atlntida SA" del 11-12-84 -Considerando quinto-, que sostiene "... que el derecho a la libertad de expresin no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raz de los abusos producidos mediante su ejercicio ...") (LA LEY, 1985-B, 120; DJ, 1985-1-768). Por todo ello, y si tenemos en cuenta que nadie tiene derecho a aprovechar el prestigio de otra marca para vender la propia, voto porque se revoque la sentencia apelada y, en consecuencia, se haga lugar a la demanda interpuesta por la actora. VI. Por lo expuesto, propongo revocar la sentencia apelada en el sentido que surge de los considerandos precedentes. Con costas en ambas instancias a la demandada. El doctor Recondo, por anlogos fundamentos adhiere al voto precedente. Por lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el tribunal resuelve: Revocar la sentencia apelada y, en consecuencia se hace lugar a la demanda, con costas de ambas instancia a la demandada vencida (arts. 68 y 279, del Cdigo Procesal). De conformidad con el artculo 279, del Cdigo Procesal y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extensin, calidad e importancia de los trabajos realizados, as como las etapas cumplidas, fjase los honorarios de los doctores A. L. B. M.; E. J. G.; D. F. V. y de la doctora M. A. G., en la suma -en conjunto- de pesos doce mil seiscientos ($12.600). Asimismo, establecese los emolumentos de los doctores C. I. U.; R. J. P.; F. F. S.; B. del R. Ch.; J. R. E. G., M. M. P., E. D. L.; A. C.; I. C. y L. T., en la cantidad -en conjunto- de pesos ocho mil ochocientos ($8800) (arts. 6, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432). En atencin a las cuestiones sobre las que debieron expedirse los peritos V. M. M. y P. N. A., as como la extensin y complejidad de la tarea efectuada, reglase sus emolumentos en la cantidad

de pesos dos mil cien ($2100) para cada uno de ellos. Asimismo, fjase los de los consultores tcnicos E. E. S. y N. G. del S., en la cantidad de pesos un mil ($1000) para cada uno. Por alzada, ponderando el mrito de los escritos presentados y el resultado final de la apelacin, reglase los honorarios de los doctores A. B. M. y E. G., en las sumas de pesos un mil setecientos sesenta ($1760) y cuatro mil cuatrocientos diez ($4410), respectivamente. Asimismo, fjase los emolumentos de los doctores R. P. y J. E. G., en las sumas de pesos un mil cien ($1100), para cada uno (art. 14 del arancel vigente). El doctor Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN). Graciela Medina. - Ricardo G. Recondo.