Resolución #25 - 2021/Csd-Indecopi: Dirección de Signos Distintivos Comisión de Signos Distintivos

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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 25 -2021/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 834821-2020

DENUNCIANTE : LEGO JURIS A/S

DENUNCIADA : IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD


INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 05 de enero de 2021.

1. ANTECEDENTES

Mediante escritos del 24 y 28 de enero, 7 y 17 de febrero, 10 de junio y 12 de agosto de


2020, LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, interpuso denuncia por infracción a los derechos
de propiedad industrial y actos de competencia desleal en la modalidad de actos de
confusión y actos de explotación indebida de la reputación contra IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L., de Perú, sobre la base de la titularidad de las siguientes
marcas:

MARCA CLASE CERTIFICADO

258523
28

28 101150

16 101185

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Asimismo, señaló que, mediante Resolución N° 43644 de fecha 22 de junio de 2018, la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia reconoció la notoriedad de los

signos LEGO y respecto de juguetes, juegos y artículos para jugar correspondientes


a la clase 28 de la Clasificación Internacional.

1.1. Argumentos de la denuncia

LEGO JURIS A/S, alegó lo siguiente:

- Es una empresa danesa de juguetes. Su producto más conocido son los bloques de
construcción, pero también cuenta con series propias (Bionicle, Ninjago), una línea
de productos preescolares (Lego Duplo) y una serie de juguetes de robótica (Lego
Mindstorms). Además, presta su marca a la cadena de parques temáticos Legoland.
- Fue fundada en 1932. Es un negocio familiar, cuya sede social se encuentra en
Billund. Se encuentra presente en más de 130 países.
- La empresa se consolidó en el mercado europeo a comienzos del año 1960. Su
presencia en los Estados Unidos se vio limitada al principio por una asociación fallida.
Posteriormente, mejoraron sus cuentas mediante la deslocalización de parte de la
producción, la venta de los parques Legoland al grupo Merlin Entertainments, y la
recuperación de las colecciones de construcción más rentables con títulos orientados
a un público adulto. Por otro lado, se llegó a un acuerdo con Warner Bros para lanzar
películas y series de televisión basados en los productos de la marca, entre ellos The
Lego Movie y Lego Ninjago, que tuvieron buena acogida en la taquilla. En 2015, Lego
superó a Mattel con la mayor juguetería mundial en ventas.
- Actualmente, ha tomado conocimiento que la denunciada importa y comercializa
juguetes que reproducen signos similares a sus marcas registradas.
- El 10 de enero de 2018, visitó el local comercial de la denunciada ubicado en Jr.
Cusco 626 Interior S115, Galería Mercado Central, Lima, verificando la
comercialización de los productos materia de denuncia.
- El 25 de noviembre de 2019 realizó la compra de un producto, por el cual se le entregó
la Boleta de Venta N° 001-00001265, verificando en este el uso de los signos
cuestionados. La compra fue constatada a través de Acta de Certificación Notarial
emitida por el Dr. Donato Hernán Carpio Vélez.
- De la revisión del producto adquirido observó que en la parte exterior de la envoltura
se observa información de la denunciada, tales como razón social, RUC, dirección y
autorización sanitaria, presupuestos necesarios establecidos por la ley para la
importación de productos, por lo que no cabe duda de que la denunciada es la
responsable por la importación de estos.
- Presenta capturas de pantalla del portal de DIGESA en donde ha observado distintas
resoluciones directorales que autorizan a la denunciada para la importación de
juguetes, así como, un extracto de una resolución del 2019. Ello aunado a capturas
de pantalla de la página oficial de la Sunat, permiten corroborar el carácter de
importador de los productos cuestionados por la denunciada. Presenta capturas de
pantalla de las importaciones realizadas por la denunciada los años 2017, 2018 y
2019.

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- Un producto LEGO similar a los productos comercializados por la denunciada, tiene
un precio regular aproximado de S/ 329.00 y en oferta de S/ 229.90, lo cual debe ser
valorado para efectos de la graduación de la multa correspondiente.
- La conducta de la denunciada configura los supuestos establecidos en los literales a),
c), d) y e) del artículo 155 de la Decisión 486.
- Como se podrá apreciar de los medios probatorios que se presenta, los productos de
la denunciada corresponden a minifiguras que copian la marca tridimensional de
LEGO, reproduciendo las principales características. Cabe mencionar que las
terminaciones de cada pieza que compone la marca tridimensional de LEGO tienen
orificios que permiten que el producto se arme y así se formen minifiguras de
diferentes personajes, pero siempre manteniendo las características principales de la
marca tridimensional.
- En el presente caso, la denunciada ha importado estos productos para ser armados,
los cuales una vez ensamblados, se observará que se reproducen la marca
tridimensional de LEGO.
- Los productos importados por la denunciada presentan el signo LELE BROTHER y

logotipo, presentando características similares a su marca . El signo de la


denunciada presenta los colores rojos, amarillo, negro y blanco. La presencia de
bordes negros y amarillos en las letras, las letras de color blanco ubicado en la parte
central del recuadro de fondo rojo. Si bien la denominación reproducida por la
denunciada es diferente a la marca registrada, la presencia de los elementos antes
referidos configura una infracción a sus derechos de propiedad industrial. Al respecto,
autoridades de diferentes países han considerado que los signos con un elemento
denominativo distinto, pero reproduciendo en su totalidad el diseño del logotipo de
LEGO aplicados a los mismos productos, no son diferenciables de las marcas de su
representada, pudiendo producir confusión entre el público consumidor, tal como se
observa del fallo de rechazo de fecha 21 de noviembre de 2019, emitido por la
autoridad de Chile. Si bien no es vinculante para efectos de la normativa andina, es
un claro ejemplo de la confusión que estos signos causan en el mercado.

- Cabe precisar que el signo ha sido reconocido como notoria por la


Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la
Resolución N° 43644 de fecha 22 de junio de 2018, lo que implicaría que esta marca
ha logrado un reconocimiento en el público consumidor, quienes al encontrarse
expuestos ante diseños como el signo materia de denuncia, asumirán que se tratan
de un producto de LEGO o vinculada a su representada.
- En ese sentido, al haber importado la denunciada productos que reproducen de
manera íntegra la marca tridimensional de LEGO; así como, signos que copian el

diseño de la marca , sin la debida autorización de la empresa titular, supone


que la denunciada ha obtenido un beneficio económico al aprovecharse de la
reputación y prestigio de LEGO, toda vez que, sus marcas tienen gran aceptación
entre el público consumidor y, en consecuencia, se causa un grave perjuicio
económico a la empresa titular de los derechos.

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- Basta con ingresar a la página web https://www.lego.com/en-us para apreciar, a
primera vista, sus marcas registradas.
- Cabe precisar también que los colores rojos negro y amarillo son distintivos de su
empresa.
- La denunciada al importar y comercializar los productos materia de denuncia ha
cometido actos de confusión en tanto sus productos reproducen de manera íntegra la

marca tridimensional de LEGO; así como el trade dress de los productos


de LEGO, siendo estos los elementos cromáticos los colores blancos, negro, amarillo
y rojo, asimismo incluyen la misma tipografía gruesa de color blanco, con el primer
borde grueso de color negro y el segundo más delgado de color amarillo. Asimismo,
la denunciada utiliza similar disposición de sus elementos en el producto, al consignar
el signo en el producto tal como lo hace su representada (parte superior izquierda),
debajo del signo, al lado izquierdo la edad mínima recomendada de uso y la cantidad
de piezas que tienen los productos.

- Si bien este tipo de productos deben de llevar este tipo de indicaciones, no es


coincidencia que la denunciada ubique dichos elementos en la misma altura y mismo

lado que los productos de LEGO, aparte de copiar el diseño de la marca , el


grupo objetivo de LEGO asumirán que se tratarían de productos relacionados con los
de LEGO, cuando ello no es así, realizando de esta manera actos de confusión
establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1044.
- Con relación a actos de explotación indebida de reputación ajena, como mencionó a
lo largo de su escrito de denuncia, sus marcas registradas han logrado una importante
posición en el mercado nacional e internacional respecto a los productos que importa,
comercializa y distribuye. Específicamente, en los relacionados al entretenimiento
infantil. Ha sido acreditado que el público consumidor la asocia con los productos de

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su representada, teniendo en cuenta la notoriedad de sus marcas; así como la
cantidad de personas que siguen sus cuentas sociales.
- Cabe mencionar que, a través del Expediente N° 806818-2019, está solicitando la

notoriedad de su marca con Certificado N° 101150, sobre la base de distintas


pruebas que corroborarían su reconocimiento en el mercado peruano por el público
consumidor con lo cual no cabría duda de la materialización de la explotación indebida
de la reputación de LEGO.

A fin de acreditar la infracción alegada, la denunciante presentó los siguientes medios


probatorios:

- Copia de la Consulta RUC 20507173480.


- Copia de Acta Notarial de Constatación de fecha 25 de noviembre de 2019 y adjuntos.
- Copia de la Boleta de Venta Electrónica B001 – 00001265.
- Impresión de fotografías de productos LELE BROTHER.
- Copia del Fallo de Rechazo de la Solicitud 1303780.

Asimismo, solicitó la realización de una diligencia de inspección en el local de la denunciada


ubicado en Jr. Cusco 626 Interior S115, Galería Mercado Central, Lima.

Además, solicitó se dicten las medidas cautelares de cese de uso de los signos
cuestionados; así como, el comiso de productos que consignen dichos signos.

Finalmente, solicitó lo siguiente:

- Se realice requerimiento de información a la denunciada respecto a indicar la cantidad


de juguetes importados y comercializados con los signos materia de denuncia.1
- Se declare fundada la denuncia.
- Se dispongan las medidas definitivas establecidas en el artículo 122 del Decreto
Legislativo 1075.
- Se imponga una multa a la denunciada.
- Que se disponga que la denunciada asuma el pago de las costas y costos a su favor.

1.2. Precisión de signos notoriamente conocidos

Mediante proveído de fecha 3 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica dejó constancia


que, conforme se desprende de la lectura de la Resolución N° 43644 de fecha 22 de junio
de 2018, el signo respecto del cual se invocó la notoriedad es LEGO.

Al respecto, mediante escritos del 7 y 17 de febrero de 2020 la denunciante señaló lo


siguiente:

1 Cabe precisar que, mediante proveído de fecha 17 de noviembre de 2020 se desestimó el requerimiento
de información solicitado por la denunciante.

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- Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en la Resolución N°
43644 señaló que la marca LEGO es notoria, la Comisión debe considerar que esta

también hace referencia a la notoriedad del signo , toda vez que, dicha
resolución señala que ambas marcas fueron sustento del procedimiento de oposición
debido a que, la marca denominativa LEGO se encuentra incluida en la marca mixta

.
- Anteriormente la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución 754296-2018
concluyó que, las pruebas analizadas demostraban que las marcas AMERICAN
COLORS (Certificado N° 90649) y AMERICAN COLORS y logotipo (Certificado N°
177187) han sido alta y constantemente publicitadas en nuestro país a través de
distintos medios de comunicación. Evidentemente, dicha conclusión fue arribada en
la medida que la marca denominativa AMERICAN COLORS se encuentra incluida en
la marca mixta. Si bien considera que la Resolución N° 43644 sería suficiente para

demostrar la calidad de notoriamente conocida de las marcas LEGO y ,


presenta medios probatorios que refuerzan su posición.

- Si bien considera que las marcas LEGO y son notoriamente conocidas en más
de un sector pertinente, debido a su fuerte presencia en medios e internet, fotos y
promoción en redes sociales, apariciones en películas y series de TV, el uso por
celebridades y deportistas, situándose incluso como la marca de juguetes más
poderosa del mundo; para el caso en referencia esta debe verificarse en los productos
y consumidores de juguetes de la clase 28 de la Clasificación.
- La reputación de las marcas de LEGO en el público consumidor es recalcada en el
artículo ¿Cuál es la marca más poderosa del mundo?
(https://www.forbesargentina.com/la-marca-mas-poderosa-del-mundo).
- La empatía que los consumidores han desarrollado respecto de las marcas LEGO y

es bastante amplio, al punto de ser considerado como el juguete más popular


del mundo y, por generaciones, los consumidores han amado los bloques de olores
que se venden en todo el planeta. Esto queda demostrado en el artículo La Ciencia
explica por qué amamos tanto los Lego.
- Publicaciones especializadas en marketing2 han reconocido la importancia y

trascendencia de las marcas LEGO y , considerándola incluso como una


lovemark (de acuerdo con las palabras de Kevin Roberts, una marca que ha logrado
posicionarse en su público por medio de su corazón.3

2 https://makingcontents.com/lego-la-marca-convirtio-consumidores-fuente-contenido/
3 https://www,merca20.com/que-es-lovemark-y-como-lo-usan-las-empresas.

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- Es imposible considerar que las marcas LEGO y no sean conocidas en
sectores distintos a los de sus consumidores directos o competidores, cuando se ha
demostrado que dicha marca es reconocida como las marcas principales de LEGO
por los consumidores, usuarios de redes sociales y revistas especializadas.
- Su representada no ha reparado en gastos al elaborar productos que se han
convertido en piezas altamente solicitadas por los coleccionistas. En efecto, los

modelos de LEGO y más solicitados no podrán ser encontrados en estanterías


de jugueterías porque las mismas fueron de edición limitada o se encuentran

agotadas en el mercado. Los sets de LEGO y más valorados son artículos de


colección, que suelen ser sets retirados y, por lo tanto, muy escasos.

- Los coleccionistas y entusiastas de LEGO y de todo el mundo están


dispuestos a pagar muy buen dinero por ellos, como, por ejemplo:

- Millenium Falcon:En el año 2007, LEGO sacó al mercado una edición limitada del
halcón Milenario, la nave de Han Solo de la franquicia de Star Wars (La Guerra
de las Galaxias). EN menos de una década, se han convertido en un tesoro. Las
dos últimas cajas que han salido al mercado han sido adquiridas a través de la
casa de subasta online Catawiki por 5.000 y 4.500 euros.
- Taj Mahal. El mayor juego de LEGO, compuesto por 5.922 piezas, se encuentra
además descatalogado. En el mercado de coleccionistas se cotiza a unos 4.500
euros. Salió al mercado el 2008.
- Torre Eiffel, supera los 3.000 euros, Esta reproducción tiene hasta ascensores,
- Opera de Sidney, precio 300 euros.

- Como parte de su estrategia de crecimiento, LEGO ha forjado alianzas con varias de


las empresas más poderosas del mundo para crear líneas de productos en donde se
reproduzcan los personajes de las aclamadas corporaciones en el mundo LEGO y

.
- Entre las alianzas más destacas se encuentran: Sidney, Harry Potter, Jurasic Word y
Marvel (adjunta capturas de pantalla de cada uno).

A fin de acreditar la notoriedad alegada, citó las siguientes páginas e impresiones


contenidas en estas.

- https://www.guineessworldrecords.es/news/2018/4/video-the-worlds-largest-lego-
ship-has-been-made-using-more-than-2-5-million-br-519547
- https://.sopitas.com/musica/asi-suena-guitarra-hecha-con

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- https://.infobae.com/america/mexico/2020/01/22/la-impactante-historia-del-joven-
que-fabrico-sus-protesis-con.legos.
- https://rpp.pe/ciencia/espacio/la-nasa-y-lego-se-unen-para-lanzar-un-kit-de-la-
estación-espacial-internacional-noticia-1241085?ref=rpp.

Además, presentó un CD que contenían, los siguientes documentos4:

- Certificados de registro de marcas de LEGO y , en diferentes países


pertenecientes a la Comunidad Andina.
- Un listado de los certificados de registro de la marca denominativa LEGO en los
diferentes países del mundo.

- Un listado de certificados de registro de la marca .


- Listado de resoluciones y compendio de resoluciones.

Finamente solicitó se tenga por acreditada la notoriedad de las marcas LEGO y .

1.3. Admisión, traslado y medidas cautelares

Mediante Resolución del 24 de septiembre de 2020, de conformidad con las normas legales
pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre
otros aspectos— lo siguiente:

a) Admitir a trámite la denuncia y correr traslado de esta a la denunciada por el plazo de


cinco días hábiles.

b) Por cuenta y riesgo de la denunciante, sin previa notificación a la denunciada,


practicar inspección en Jr. Cusco 626 Interior S115, Galería Mercado Central, Lima,
a fin de verificar los hechos denunciados.

c) Por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el


CESE DE USO, por parte de la denunciada, de juguetes con los siguientes signos:

y/o y/o y/o (conforme a

4 Si bien, en el CD se incluía otros medios probatorios, tales como Affidavit o Declaración Jurada firmada por
el vicepresidente y Consejero Regional del Grupo Empresarial LEGO, Peter Thorslound Kjaer; así como,
Información contable sobre las transacciones comerciales de sus productos, realizadas en Perú durante los
años 2017, 2018 y 2019, estos fueron devueltos a pedido del denunciante, en tanto se desestimó la
declaración de confidencialidad de estos.

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las fotografías adjuntadas como medios probatorios), usados en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás
elementos que se le pudiera haber adicionado, así como en material publicitario y/o
empaques, envolturas y similares relacionados con dichos productos, con o sin
contenido.

d) De verificarse en la diligencia de inspección la existencia de juguetes con los

siguientes signos: y/o y/o y/o

(conforme a las fotografías adjuntadas como medios probatorios)


y/o material publicitario y material impreso, envases, embalajes, etiquetas y similares
relacionados con dichos productos, con o sin contenido, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás
elementos que se les pudiera haber adicionado, por cuenta y riesgo de la
denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el COMISO de tales productos,
incluyendo catálogos y folletería.

1.4. Diligencia de inspección

El 22 de octubre de 2020, se llevó a cabo la diligencia de inspección dispuesta en el


presente procedimiento, dejándose constancia en acta lo siguiente:

- De la Licencia de Funcionamiento N° 271 de fecha 16 de marzo de 2012 y de la Boleta


de Venta electrónica B001-00002109 se verificó que en el local visitado la denunciada
realiza sus actividades de comercialización de -entre otros- juguetes.
- Se verificó 23 juguetes en los cuales se observó los signos objeto de cuestionamiento.
- Se ejecutaron las medidas cautelares dictadas en el presente procedimiento.
- Se tomaron fotografías de los productos comisados.

1.5. Contestación de denuncia

Mediante escrito del 29 de octubre de 2020, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI


E.I.R.L. absolvió el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente:

- Es titular de la marca LELE BROTHER y logotipo ( ), registrada el 20


de noviembre de 2017 con Certificado N° 258656. Dicho registro es anterior al registro
de la marca LEGO (Certificado N° 258523), en tanto esta fue registrada el 5 de

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diciembre de 2017, que distingue juegos en forma tridimensional. Por tanto, tiene
mejor derecho para usar dicho signo.
- Sobre lo anterior, se debe tener presente jurisprudencia de Indecopi Resolución N°
422-1998/TPI-INDECOPI: Para su acceso y registro, el concepto o idea que el lema
comercial pretenda transmitir a los consumidores no debe ser genérico ni descriptivo
en relación con los productos o servicios que la marca que publicita distingue. El
registro del lema comercial no debe convertirse en una vía para obtener protección
legal de denominaciones que, por ser genéricos o descriptivos, no podrían ser
registradas como marcas. (sic)
- Respecto de la marca registrada con Certificado N° 101150, este fue registrado el 5
de noviembre de 2004, sin embargo, la denunciante no presentó oposición al registro
de su marca.
- Los signos en conflicto son diferentes, presentan distinta cantidad de silabas, tienen
distinto significado.
- No ha cometido actos de competencia desleal, en tanto su conducta es lícita al contar
con un certificado de propiedad sobre la marca que viene haciendo uso.
- No viene usando las marcas de la denunciante. No se puede hablar de explotación
indebida de la reputación de las marcas de la denunciante, en tanto solo viene
explotando su propia marca.
- La denunciante presenta una jurisprudencia que no cabe su aplicación al presente
caso, en tanto el análisis ahí efectuado es entre las marcas de esta y de un tercero
(LEGOLA).

A fin de acreditar lo manifestado, la denunciada presentó los siguientes medios probatorios:

- Copia del Certificado N° 258656.


- Copia del Acta del Acta de inspección correspondiente al presente procedimiento,
alegando que, en dicha acta se dejó constancia que los productos encontrados
consignan el signo LELE BROTHER.

1.6. Apelación de cautelares

Mediante escrito del 11 de noviembre de 2020, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES


LUIGI E.I.R.L. apeló las medidas cautelares dictadas en el presente procedimento,
encontrándose en trámite ante la Sala Especializada em Propiedad Intelectual.

1.7. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, es titular de la marca de producto conformada por la forma
tridimencional, conforme al modelo adjunto:

(i) La forma tridimensional, conforme al modelo:

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Inscrita el 5 de diciembre de 2017, con Certificado N° 258523, vigente hasta el 5 de
diciembre de 2027, que distingue juegos y artículos de juego; aparatos y equipos de
juegos de computadora; juegos electrónicos; juguetes de construcción; aparatos y
equipos de juego para parques infantiles de recreo, de la clase 28 de la Clasificación
Internacional.

(ii) La denominación LEGO escrita en letras características en color blanco con borde
amarillo y negro sobre una figura cuadrada de fondo color rojo y borde negro;
conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 5 de noviembre de 2004, con Certificado N° 101150, vigente hasta el 5 de


noviembre de 2024, que distingue juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte
no incluidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, correspondientes
a la clase 28 de la Clasificación Internacional.

(iii) La denominación LEGO escrita en letras características en color blanco con borde
amarillo y negro sobre una figura cuadrada de fondo color rojo y borde negro;
conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 10 de noviembre de 2004, con Certificado N° 101185, vigente hasta el 10


de noviembre de 2024, que distingue papel, cartón y artículos hechos de estas
materias, no incluidos en otras clases; impresos; material para encuadernación;
fotografías; papelería; adhesivos para papelería o para la casa; materiales para
artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles);
material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para
embalaje (no incluidas en otras clases); caracteres de imprenta; bloques de
impresión, correspondientes a la clase 16 de la Clasificación Internacional.

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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L. es titular de la marca LELE
BROTHER y logotipo, conforme modelo adjunto:

Inscrita el 20 de noviembre de 2017, con Certificado N° 258656, vigente hasta el 20 de


noviembre de 2027 que distingue juegos y juguetes de la clase 28 de la Clasificación
Internacional.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

(i) Si se encuentra acreditado la calidad de notorio de los signos LEGO y .


(ii) Si se encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, de los signos objeto de
cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe el derecho de propiedad industrial
alegado por la denunciante.
(iii) Si se encuentra acreditado que la denunciada ha cometido actos de competencia
desleal establecidos en los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo 1044.
(iv) De ser el caso:
a. La sanción que corresponde imponer a la denunciada por la infracción incurrida.
b. Si corresponde disponer medidas definitivas
c. Si corresponde disponer el pago de costas y costos del procedimiento a favor
de LEGO JURIS A/S.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Respecto a la notoriedad de las marcas LEGO y

LEGO JURIS A/S fundamentó su denuncia, entre otros, en la notoriedad de sus marcas

LEGO y , manifestando que mediante Resolución N° 43644 de fecha 22 de junio de


2018, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia reconoció la notoriedad de
estos signos respecto de juguetes, juegos y artículos para jugar correspondientes a la clase
28 de la Clasificación Internacional.

Asimismo, señaló que en el procedimiento seguido en el Expediente N° 806818-2019, ha

alegado la notoriedad de la marca con Certificado N° 101150, sobre la base de


distintas pruebas.

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Además, presentó adicionalmente los siguientes medios probatorios para acreditar la

notoriedad del signo .

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “la marca notoria
[es] aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos
pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de
servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho
grupo”5.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica
para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que
trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el
principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se
adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente; en el caso de las
marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro,
sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido
prestigio y reputación por su uso en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular,
quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la
protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país
en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias,
es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del prestigio alcanzado por
aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han
sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la
necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las
marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se
encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que
se otorga a una marca registrada se encuentre referida a productos o servicios idénticos o
similares a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas
notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de
registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza
y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del
análisis del caso concreto.

5 Proceso 49-IP-2008. Pág. 16. Al respecto puede consultarse la página web del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina: http://www.tribunalandino.org.ec.

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A efectos de determinar la notoriedad de un determinado signo distintivo, el artículo 228 de la
Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta,
los mismos que se detallan a continuación:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de


cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro
en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento
por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo


distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector permitente. Así,
dicha referencia debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486,
el cual establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar
la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o
potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que
participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios
a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Así, para reconocer
la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los
sectores mencionados.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI


del 9 de noviembre de 20096, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI
estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en
cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al
aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

6 Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.

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Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe
ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una
marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la
prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los
medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la
notoriedad invocada”.

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…]
inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia
del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser
ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia,
a través de la prueba […]"7.

Análisis de la alegada notoriedad de las marcas LEGO y

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenómeno


dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que
las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada
vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto.

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de
una marca notoria, así como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca, permanece en
el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no
sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario
que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente
conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido
reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente,
se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser
acreditada nuevamente.

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “varios son los hechos
o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o
servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de
uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a una marca de
notoria, y que para llegar a esa convicción deber ser probados y demostrados dentro del
proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada
administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución
o sentencia, constituyéndose en una prueba con una carga de gran contenido
procedimental”8.

En el presente caso, la opositora con la finalidad de acreditar la notoriedad de sus marcas


presentó lo siguiente:

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 06-IP-2005. Pág. 12.


8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 09-IP-2009. Nota Nº 17. Pág. 13. La referencia
corresponde al Proceso Nº 08-IP-95.

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Capturas de pantalla obtenidas de las páginas web

i. https://www.guineessworldrecords.es/news/2018/4/video-the-worlds-largest-lego-
ship-has-been-made-using-more-than-2-5-million-br-519547
ii. https://.sopitas.com/musica/asi-suena-guitarra-hecha-con
iii. https://.infobae.com/america/mexico/2020/01/22/la-impactante-historia-del-joven-
que-fabrico-sus-protesis-con.legos.
iv. https://rpp.pe/ciencia/espacio/la-nasa-y-lego-se-unen-para-lanzar-un-kit-de-la-
estación-espacial-internacional-noticia-1241085?ref=rpp.

De las cuales del ii. y iv no presentan fecha, razón por la cual no serán consideradas en el
presente análisis.

Y, de los items i. y iii. se observa información respecto de la construcción de un buque y


una prótesis de un brazo empleando productos de LEGO, no resultando suficiente para
acreditar la notoriedad alegada por la denunciante.

CD conteniendo, los siguientes documentos:

- Certificados de registro de marcas de LEGO y , en diferentes países


pertenecientes a la Comunidad Andina.
- Un listado de los certificados de registro de la marca denominativa LEGO en los
diferentes países del mundo.

- Un listado de certificados de registro de la marca .


- Listado de resoluciones y compendio de resoluciones.

Con relación a estos medios, estos solo acreditan que la denunciante es titular de diferentes
marcas a nivel mundial, lo que no resultan suficientes para acreditar la notoriedad de los

signos LEGO y .

Resolución N° 43664, emitida el 22 de junio de 2018, por la Superintendencia de Industria


y Comercio de Colombia

De la referida resolución se advierte, que la Superintendencia de Industria y Comercio de


Colombia reconoció la notoriedad de la marca LEGO, siendo que se precisó lo siguiente:

“Por lo tanto, en opinión de este Despacho, es evidente que la marca LEGO es notoria
para identificar “juguetes, juegos y artículos para jugar”, productos de la clase 28 de
la Clasificación de Niza, por el periodo comprendido entre 2012 y 2016”.

En atención a lo decidido en dicho pronunciamiento, y habida cuenta del poco tiempo

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transcurrido entre la fecha de emisión de la citada resolución que reconoce la notoriedad
de la marca LEGO en Colombia, y la fecha en que se presentó la denuncia (24 de enero de
2020), se considera que la referida notoriedad se ha mantenido al tiempo de la evolución
del presente procedimiento.

Solicitud de reconocimiento de notoriedad del signo en el Expediente 806818-2019

La denunciante señaló que ha solicitado la declaración de notoriedad del signo en


el Expediente 806818-2019.

Al respecto, de la revisión de las resoluciones emitidas en el expediente antes referido se


advierte que esta Comisión solo reconoció la notoriedad de la marca LEGO.

Por lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde analizar si en el presente caso
resulta aplicable el literal e) del artículo 155, así como también el artículo 231 de la Decisión
486, solamente respecto a la marca notoria LEGO.

3.2. Infracción a los derechos de propiedad industrial

3.2.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado
el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es “atribuido” a quien obtiene el registro
de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir
su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155,
literales a, b, c y d, prescribe: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o
colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales
se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta
se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (…); c) fabricar etiquetas,
envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca,
así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico
o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (…)”.

En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a las marcas de la


denunciante citadas en el informe de antecedentes de la presente resolución, las cuales
constituyen la base de la presente denuncia.

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3.2.2. Determinación del signo utilizado por la denunciada

Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

● Lo manifestado por la denunciante y los medios probatorios que presentó


consistentes en:

- Copia de la Consulta RUC 20507173480.


- Copia de Acta Notarial de Constatación de fecha 25 de noviembre de 2019 y
adjuntos.
- Copia de la Boleta de Venta Electrónica B001 – 00001265.
- Impresión de fotografías de productos LELE BROTHER.

● Acta de inspección y medida cautelar de fecha 22 de octubre de 2020 y fotografías.

● Lo manifestado por la denunciada y medios probatorios que presentó.

- Copia del Certificado N° 258656.


- Copia del Acta del Acta de inspección correspondiente al presente procedimiento,
alegando que, en dicha acta se dejó constancia que los productos encontrados
consignan el signo LELE BROTHER.

Evaluados los actuados referidos, se advierte que:

● La denunciante manifestó que la denunciada viene importando y comercializando


juguetes distinguidos con signos similares a sus marcas registradas base de la
presente denuncia.

● De la copia de la Consulta RUC 20507173480, se verifica que esta le corresponde a


la denunciada cuyo domicilio fiscal se ubica en Jr, Cuzco N° 626 Interior S115 (Galería
Mercado Central – Costado de RENIEC), Lima.

● De la copia del Acta Notarial de Constatación de fecha 25 de noviembre de 2019 y


adjuntos se advierte que el notario público Donato Hernán Carpio Vélez a solicitud de
Carlos Augusto Manchego Dulante representante de la denunciante visitó el local
comercial de la denunciada sito en Jr, Cuzco N° 626 Interior S115 (Galería Mercado
Central), Lima, a fin de constatar la verificación de productos de la marca

Asimismo, se aprecia el detalle de los hechos constatados, tales como:

- Carlos Augusto Manchego Dulanto fue atendido por un dependiente del local
visitado solicitando un producto para su compra.
- El dependiente del local hizo entrega de una cotización correspondiente al
producto materia de compra en la que se aprecia el signo LEGO.

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- Carlos Augusto Manchego Dulanto recibió el producto adquirido en su respectiva
caja previa constatación de esta.
- Carlos Augusto Manchego Dulanto realizó el pago correspondiente y recibió la
Boleta N° B001-00001265.

Asimismo, se aprecia que, al acta antes referida se adjuntaron impresiones de


imágenes de los productos verificados; así como, boleta y cotización antes referida.

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● De la copia de la Boleta de Venta Electrónica B001 – 00001265 se verifica que fue
emitida por la denunciada por la venta de un juguete de plástico a S/ 35.00. Dicho
documento corresponde al producto adquirido en el local de la denunciada durante la
constatación notarial antes valorada.

● De las fotografías presentadas por la denunciante se aprecian juguetes con los signos
objeto de cuestionamiento igual como los verificados mediante acta de notarial de
constatación de fecha 25 de noviembre de 2019.

● Del Acta de inspección y medida cautelar, se verifica que en la diligencia de


inspección efectuada en el local de la denunciada se encontró 23 juguetes con los
signos objeto de cuestionamiento, los mismos que fueron objeto de comiso.
● De lo manifestado por la denunciada, se verifica que reconoce el uso de los signos
cuestionados, refiriendo en su defensa lo siguiente:

i) Es titular de la marca LELE BROTHER y logotipo ( ), registrada


el 20 de noviembre de 2017 con Certificado N° 258656. Dicho registro es
anterior al registro de la marca LEGO (Certificado N° 258523), en tanto esta
fue registrada el 5 de diciembre de 2017, que distingue juegos en forma
tridimensional. Por tanto, tiene mejor derecho para usar dicho signo.
ii) La marca registrada con Certificado N° 101150, este fue registrado el 5 de
noviembre de 2004, sin embargo, la denunciante no presentó oposición al
registro de su marca.
iii) No ha cometido actos de competencia desleal, en tanto su conducta es lícita
al contar con un certificado de propiedad sobre la marca que viene haciendo
uso.

Sobre dichos argumentos de defensa, corresponde precisar a la denunciada que en

el presente procedimiento no se viene cuestionando el uso del signo , sino,

el uso del signo -entre otros- (con los elementos gráficos y


cromáticos ahí presentes), independientemente de la denominación que contenga.

Razón por la cual, el hecho que la denunciada sea titular del signo , no

implica que el uso del signo por parte de esta sea legítima.

En virtud con lo expuesto y considerando la valoración conjunta de todos los medios


probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada comercializa juguetes con
los siguientes signos:

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Signos objeto de cuestionamiento

Cabe precisar que, la denunciante refirió que la denunciada viene importando juguetes con
los signos objeto de cuestionamiento; sin embargo, ello no ha sido acreditado en el presente
procedimiento. Si bien la denunciante presentó impresiones de información de DIGESA y
SUNAT respecto de las distintas importaciones efectuadas por la denunciada, de ninguna
de estas se advierte que los productos importados ahí apreciados correspondan a juguetes
con los signos cuestionados.

En el presente procedimiento, la denunciante manifestó que la conducta realizada por la


denunciada vulnera lo establecido en literales a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486,
el mismo que tipifica como infracciones a los siguientes comportamientos:

- Aplicación del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho


de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante


sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha

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registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos”.

Del análisis de dicho literal, se advierte que comprende, en su enunciado, tres supuestos
de aplicación que a continuación se señalan: 9

1. Supuesto I: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre


productos para los cuales se ha registrado la marca.

2. Supuesto II: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante


sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

3. Supuesto III: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante


sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del
Sujeto activo Sujeto pasivo
supuesto
- Es titular de - Usa la marca - Marca protegida para
una marca que directamente sobre productos aplicada
Supuesto I distingue productos. sobre productos.
productos.

- Es titular de - Usa la marca sobre - Marca protegida para


una marca que productos servicios aplicada
distingue vinculados a los sobre productos.
Supuesto II
servicios. servicios que
distingue la marca
protegida.
- Es titular de - Usa la marca sobre - Marca protegida para
una marca que envases, productos o servicios
distingue envolturas, aplicada sobre
Supuesto III productos o embalajes o envases, envolturas,
servicios. acondicionamientos embalajes o
de productos. acondicionamientos
de productos.

La aplicación del literal a) del artículo 155 presenta dos condiciones necesarias:

a) El signo distintivo respecto del cual se produce la infracción puede estar registrado para
amparar productos o servicios.

b) La colocación o aplicación no autorizada del signo ─que resulte idéntico o semejante a


la marca o signo distintivo de un tercero─, tiene que realizarse sobre productos o sobre
los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

9 Ver Proceso 368-IP-2015, del 07 de julio de 2016.

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En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto previamente y lo desarrollado en el numeral
3.2.2. de la presente resolución, se determina que la documentación probatoria presentada
resulta insuficiente a efectos de acreditar, de forma fehaciente, la responsabilidad de la
denunciada respecto de la conducta imputada, toda vez que, si bien en los productos
materia de denuncia se consignan los signos objeto de cuestionamiento, no se ha
acreditado que la denunciada haya sido quien aplicó o colocó dichas marca en los
productos, principalmente debido a que en los mismos no se incluye alguna referencia que
lo vincule con la conducta establecida en el literal analizado.

Adicionalmente, debe indicarse que el principio de licitud, establecido en el numeral 9 del


artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
establece que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados
a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

Por las consideraciones señaladas, no se acredita que el denunciado haya infringido los
derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos
en literal a) del artículo 155, de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde
declarar infundada, la denuncia formulada por LEGO JURIS A/S, en este extremo.

- Aplicación del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho


de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes actos:

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales


que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o
detentar tales materiales”. (el subrayado es nuestro)

Del análisis del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, se advierte que para la
aplicación del referido supuesto normativo, deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas,


embalajes u otros materiales.
- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes
u otros materiales.

Dado que se ha verificado que la denunciada comercializó juguetes distinguidos con los
signos objeto de cuestionamiento, se advierte que, dicha conducta no guarda relación con lo
estipulado en la literal materia de análisis relacionado con el hecho de fabricar etiquetas,
envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca,
así como comercializar o detentar tales materiales.

Por las consideraciones señaladas, se determina que la conducta materia de denuncia no


se encuentra dentro del supuesto contemplado en el literal c) del artículo 155 de la Decisión
486, por lo que, no procede su aplicación; en consecuencia, corresponde declarar
infundada la denuncia formulada por LEGO JURIS A/S, en este extremo.

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- Aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho


de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes actos:

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de


cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumirá que existe riesgo de confusión”. (el subrayado es nuestro)

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse
de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios
idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el
consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata
del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida
a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el
consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos
pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en
cuenta tanto la semejanza de los signos en sí como la naturaleza de los productos o
servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión
entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los
productos o servicios a distinguir.

- Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se
sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter
general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos
o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a
productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público
consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una
misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de


Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo
párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional
referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos
o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios
comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y,
a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

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En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá
analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según
su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización
conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

Con relación a la marca con Certificado N° 258523

En el presente caso, los signos objeto de cuestionamiento distinguen juguetes, de la clase


28 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue juegos y artículos de juego; aparatos y equipos
de juegos de computadora; juegos electrónicos; juguetes de construcción; aparatos y
equipos de juego para parques infantiles de recreo, de la clase 28 de la Clasificación
Internacional.

Al respecto, se verifica los productos distinguidos con los signos objeto de cuestionamiento
se encuentran incluidos dentro de los artículos de juego distinguidos con la marca
registrada.

En tal sentido, habiéndose verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusión en el mercado, se procederá a determinar si los signos objeto
de cuestionamiento son o no semejantes en grado de confusión con el signo base de la
denuncia. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los
signos en cuestión, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por
lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

Con relación a la marca con Certificado N° 101185

En el presente caso, los signos objeto de cuestionamiento distinguen juguetes, de la clase


28 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue papel, cartón y artículos hechos de estas
materias, no incluidos en otras clases; impresos; material para encuadernación; fotografías;
papelería; adhesivos para papelería o para la casa; materiales para artistas; pinceles;
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y
enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no incluidas en otras
clases); caracteres de imprenta; bloques de impresión, correspondientes a la clase 16 de
la Clasificación Internacional.
Al respecto se verifica que, entre los productos que distinguen los signos en conflicto no
existe vinculación, en tanto presentan distinta naturaleza y finalidad.

Con relación a la marca con Certificado N° 101150

En el presente caso, los signos objeto de cuestionamiento distinguen juguetes, de la clase


28 de la Clasificación Internacional.

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Por su parte, la marca registrada distingue juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte
no incluidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, correspondientes a la clase
28 de la Clasificación Internacional.

Al respecto se verifica que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos, a saber, juguetes.

En tal sentido, habiéndose verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusión en el mercado, se procederá a determinar si los signos objeto
de cuestionamiento son o no semejantes en grado de confusión con el signo base de la
denuncia. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los
signos en cuestión, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por
lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “a efectos de establecer si dos
signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección
competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con


mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que “tratándose de signos


denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos,
en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá
en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.”

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios

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señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta
lo siguiente:
a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico,
con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de un
signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual.
Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios
señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo
figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48
del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo
45 del presente Decreto Legislativo.”
Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto
que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste
no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien el signo que tenga al frente
en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo
anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener
presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los
consumidores, dependerá de los productos o servicios a distinguir y de la atención que
usualmente presten para su adquisición o contratación.

En ese sentido, se advierte lo siguiente:

Respecto de la marca registrada con Certificado N° 258523 y los signos cuestionados


(figurativos)

Marca registrada Signos objeto de cuestionamiento

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Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto resultan
semejantes debido a que ambos se encuentran conformados por la forma tridimensional de
un muñeco con determinadas características (cabeza en forma de cilindro con
terminaciones circulares, cuerpo de forma trapezoidal, brazos que terminan en media luna,
los cuales serían las manos, las piernas y pies en forma de rectangular, en estos últimos
apreciándose círculos) lo que determina que la impresión que ambos signos suscitan, luego
de una apreciación integral, en la mente del consumidor sea similar.

Cabe señalar que, si bien los signos objeto de cuestionamiento cuentan elementos
cromáticos adicionales ello no desvirtúa la semejanza anteriormente señalada.

Respecto de las marcas registradas con Certificados N°s. 101185 y 101150

Marca registrada Signo objeto de cuestionamiento

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto se advierte que estos son
similares, en tanto estos presentan un cuadrado de fondo rojo y denominaciones en la parte
central: LEGO (en la marca registrada) y LELE BROTHER (en el signo objeto de
cuestionamiento, en letras blancas con bordes negro y amarillo, con similar tipo de
tipografía, generando una impresión visual en su conjunto semejante.

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Cabe precisar que, si bien los signos en conflicto presentan distintas denominaciones, ello
no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza antes señalada, toda vez que el público
consumidor asumirá que el signo objeto de cuestionamiento constituye una nueva
presentación de la marca registrada bajo análisis o que los signos provienen del mismo
origen empresarial

- Conclusión

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los
signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión
concluye que éstos resultan confundibles.

Por las consideraciones señaladas, se acredita que la denunciada ha infringido los


derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en
el artículo 155, literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada
la denuncia formulada por LEGO JURIS A/S.

3.3. Protección de la marca notoria LEGO

En la medida que la marca LEGO, constituye marca notoriamente conocida, corresponde


analizar si resulta de aplicación lo establecido en los literales e) y f) del artículo 155 de la
Decisión 486.

El artículo 231 de la Decisión 486, dispone que: “El titular de un signo distintivo notoriamente
conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional
competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo, el titular podrá impedir a
cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo
aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.”

Asimismo, el artículo 155, literal e) de la misma norma, establece que el registro de una
marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero que, sin su
consentimiento, use “… en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al
titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”.

Por su parte, el artículo 156 de la misma norma, dispone que “a efectos de lo previsto en
los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte
de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer
en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o
transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones,
documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del
medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.”

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

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“La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente
conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a
terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá
impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486,
estos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o
semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a),
así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya
nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca
(literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de
cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de
confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por
razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un
signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio
(literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la
marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de
productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o
adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de
la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el
propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre
el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las
prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los
productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el
comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el
consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando
los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido
modificación, alteración o deterioro (artículo 15810.

Cabe precisar que la Decisión 486 contempla dos supuestos de limitación y/o agotamiento
al derecho de exclusiva, los cuales se encuentran contenidos en los artículos 157, referido
al uso de la marca con fines publicitarios y con el objeto de informar respecto a la
disponibilidad de mercaderías, accesorios o piezas de recambio, y el artículo 158, referido
al supuesto de importaciones paralelas.

En el presente caso, conforme se estableció en el numeral 3.1. de la presente Resolución,


ha quedado acreditada la calidad de notoriamente conocida de la marca LEGO.

10
Cfr. Proceso 149-IP-2007, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1586, de 15 de
febrero de 2008, caso: competencia desleal.

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Asimismo, ha quedado acreditado que la denunciada comercializa juguetes con los signos

, , y ..

Siendo ello así, esta Comisión procederá a analizar la aplicación de los literales e) y f) del
artículo 155 de la Decisión 486.
• En relación con el 1° signo objeto de cuestionamiento

Marca notoria base de denuncia Signo objeto de cuestionamiento

LEGO

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto presentan


elementos propios que permiten diferenciarse entre sí.

En efecto, la marca notoria consiste en la denominación LEGO; mientras que, el signo


cuestionado consiste en la denominación LELE BROTHER dentro de un recuadro de fondo
rojo, escrita con letra característica de color blanco bordeado de líneas de colores amarillo
y negro.

• En relación con el 2°, 3° y 4° signo objeto de cuestionamiento

Marca notoria base de denuncia Signo objeto de cuestionamiento

LEGO

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que estos
presentan elementos propios que permiten diferenciarlos entre sí.

En efecto, la marca notoria consiste en la denominación LEGO; mientras que, los signos
objeto de cuestionamiento consisten en figuras.

• Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria LEGO

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“La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una
conjunción de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de la
buena reputación requieren la aportación de cuantiosos recursos financieros y es, en
definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio
producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca que
posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en primer
término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras prestaciones, o como
instrumento publicitario”11.

En efecto, “el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más allá
de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”12 Siendo así, es necesaria “la
protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca”, la cual ha sido
conseguida a lo largo del tiempo en virtud de los esfuerzos desplegados por su titular.

Por ello, “la protección del renombre requiere, en suma, la tutela de la dimensión
publicitaria, lo que presupone el aprovechamiento exclusivo de aquél sobre cuyas
inversiones y esfuerzos se soporta ésta13, toda vez que “la capacidad de una marca
renombrada –entiéndase por ellas también a las marcas notorias de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico y a lo señalado por el precedente citado– de trasladar la imagen
determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras
personas un interés de aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en
que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes va a
facilitar la promoción comercial de éstos”14.

En efecto, el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria implica que ésta
posea una imagen o prestigio entre el público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que
contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son
similares a los productos o servicios que distingue.

Así, “el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre
los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa
representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que
atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el
empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión
consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de
semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la
apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal
informativo que el consumidor asocia al signo”15.

11 MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. CIVITAS. Primera edición. Madrid,


1995. Pág. 246.
12 Ibídem.
13 Loc. cit.
14 Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI citada por Carlos Fernández-Novoa en:
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Op. cit. Pág. 414.
15 MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pág. 247.

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Siendo así, “la protección del signo renombrado frente a conductas parasitarias de su
reputación se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar, al
margen de los productos o servicios a los que se ha asignado”16.

En el presente caso, se ha verificado que la denunciada comercializa juguetes distinguidos

con los signos , , y ..

Así pues, considerando que entre la marca notoria y los signos usados por la denunciada
no existe semejanza, esta Comisión concluye que no existe aprovechamiento de la imagen
positiva y/o prestigio de la marca notoria (LEGO), en la medida que, los consumidores no
podrían transferir dichas imágenes y prestigio a los productos que la denunciada
comercializa.

En ese sentido, se considera que el uso —por parte de la denunciada— de los signos objeto
de cuestionamiento no genera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria
antes señalada.

- Riesgo de dilución, de la marca notoria LEGO

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-


2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que “en cuanto a la
figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha
señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas,
atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando
se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual
norma andina –entiéndase la Decisión 486– no se hace distinción entre marcas notorias y
renombradas”.

Así, continúa señalando el precedente referido, “la figura jurídica de la dilución acoge un
supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura
evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización
por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de
distinta naturaleza”.

En efecto, la doctrina refiere que la protección excepcional de las marcas renombradas —


entiéndase por ellas también a las marcas notorias de acuerdo con nuestro ordenamiento
jurídico y a lo señalado por el precedente citado— “surge cuando una marca idéntica o
cuasi-idéntica a la marca renombrada es usada por un tercero para diferenciar productos
que no guardan semejanza alguna con los productos a los que viene aplicándose la marca
renombrada”17.

16 MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pág. 246


17 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, 1984. Págs. 290 y 291.

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Al respecto, Montiano Monteagudo señala que “la protección frente al riesgo de dilución no
se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un
aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del
grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones,
sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con
cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. Ello es
así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección: presupuesta la extraordinaria
implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio
del público, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa
conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular” 18.

En efecto, “no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de
una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso
plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva prestación tiene
por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el consumidor ha de
comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido de la imagen
transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá emprender una
nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con productos o servicios
distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la extenuación de la
capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a nuestro juicio, la
protección frente a la dilución”19.

Es por ello que surge “la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que permitan
acceder a este superior grado de protección […]. Si bien [se] permite el acceso a esta
peculiar protección a todo signo renombrado, la propia naturaleza del riesgo –perdida de
esa posición exclusiva– reconduce su ámbito exclusivamente a las marcas de alto
renombre”20. Asimismo, debe verificarse la existencia de una “implantación entre la práctica
totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo
que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o
similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente
afamada entre el tráfico”21.

En el presente caso, se ha verificado que entre la marca notoria y los signos objeto de
cuestionamiento no existe semejanzas. Además, se ha verificado que estos signos
distinguen algunos de los mismos productos, a saber, juguetes. En ese sentido esta
Comisión considera que, el uso de los signos objeto de cuestionamiento por parte de la
denunciada no ocasiona la dilución del poder distintivo de la marca notoria LEGO.

- Conclusión

Si bien, entre los productos en relación con los cuales se emplean los signos en conflicto
existe identidad, dado que, entre estos no existen semejanzas, se concluye que los mismos
no resultan confundibles entre sí.

18 MONTEAGUDO. Op. cit. Pág. 277.


19 MONTEAGUDO. Op. cit. Pág. 281.
20 MONTEAGUDO. Op. cit. Pág. 282 y 283.
21 Ibídem.

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Adicionalmente a ello, en el presente caso el uso por parte de la denunciada de los signos
objeto de cuestionamiento, no ocasionan la dilución del poder distintivo de la marca
notoriamente conocida LEGO, ni genera un aprovechamiento del prestigio que esta ostenta.

Por las consideraciones expuestas, no ha quedado acreditado que la denunciada ha


infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los
actos previstos en los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486; en consecuencia,
corresponde declarar infundada la denuncia formulada por LEGO JURIS A/S, en este
extremo.

3.4. Denuncia por actos de competencia desleal

3.4.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por competencia desleal

En principio, la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sancionada


por Decreto Legislativo Nº 1044, no se encuentra condicionada a que exista una relación
de competencia entre denunciante y denunciada. En este contexto, el artículo 28, numeral
28.2, del mencionado cuerpo de leyes señala que “… Quien presente una denuncia de parte
no requerirá acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado,
bastando únicamente que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de
competencia desleal que denuncia …”.

3.4.2. Competencia funcional de la Comisión de Signos Distintivos

El artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba disposiciones complementarias


a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial, prescribe en su primer párrafo que “Las denuncias sobre actos
de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación
ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos
distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de
exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad
industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por
el titular del respectivo derecho …”.

Por su parte, el antes citado Decreto Legislativo Nº 1044, prescribe en su Quinta Disposición
Complementaria Final, que “La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley
en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos
de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren
vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la
Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación
especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el
titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello”.

De la revisión de los actuados, se advierte que en este caso se presentan los supuestos
antes mencionados toda vez que, existen derechos de propiedad industrial involucrados,
los mismos que se derivan del registro de una marca, y además la denuncia ha sido

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interpuesta por la titular de dicho signo por la supuesta comisión de actos de confusión y
actos de explotación indebida de la reputación ajena.

En consecuencia, se concluye que esta Comisión resulta competente para pronunciarse


acerca de los actos de competencia desleal alegados por la denunciante.

3.4.3. Examen de la supuesta comisión de los actos de competencia desleal

Uno de los pilares fundamentales del sistema de economía de libre mercado es el derecho
que tienen los empresarios para competir libremente en el mercado por captar las
preferencias de los consumidores o usuarios, lo cual redunda en beneficio de estos últimos,
quienes van a tener mayores y mejores opciones para elegir a fin de satisfacer
adecuadamente sus necesidades. En tal sentido, nuestra legislación sobre la materia está
orientada a generar los mecanismos que permitan a los empresarios competir libre y
lealmente en el mercado, sancionando a aquéllos competidores que se valen de medios
ilícitos para captar las preferencias de los consumidores en perjuicio de los derechos de
otros competidores.

Precisamente, entre las conductas desleales sancionadas por nuestra legislación,


encontramos los actos de confusión y los actos de explotación indebida de la reputación
ajena, previstos en los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo Nº 1044.

– Acerca de los actos de confusión

El artículo 9 del precitado Decreto Legislativo Nº 1044, prescribe que los actos de confusión
“Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a
error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el
establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere
que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde …”.

En este aspecto, la doctrina señala que para determinar si se presenta un acto de confusión,
es importante tener en cuenta determinadas pautas, tales como la forma de
comercialización de los productos o provisión de los servicios respectivos, el nivel de
atención de los consumidores de tales productos o servicios, el grado de distintividad de los
elementos que sirvan para identificar o indicar el origen empresarial de los productos o
servicios en cuestión y el grado de similitud existente entre tales elementos, entre otros.

Conviene precisar que la confusión a la que se refiere el artículo 9 precitado está referida a
los casos en que una persona no cuenta con un derecho de exclusiva respecto a
determinados elementos con los que se identifica en el mercado y un tercero imita esas
características que permiten al consumidor identificar el origen empresarial de los productos
o servicios que ofrece.

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En el caso de autos, la denunciante fundamentó su denuncia por competencia desleal, en

la modalidad de actos de confusión, en sus marcas registradas y ,


respecto de los cuales su protección ha sido evaluada bajo las normas de propiedad
industrial.

Sin perjuicio delo anterior, la denunciante también sustentó su denuncia por actos de
confusión respecto a los elementos cromáticos (los colores, blancos, negro, amarillo y rojo),
gráficos (tipografía) que utiliza; así como, en la disposición de elementos en la caja que

contiene sus productos (el signo en la parte superior izquierda de la caja, debajo de
este signo la edad mínima recomendada de uso y la cantidad de piezas que tienen los
productos).

Al respecto, la denunciante no ha acreditado ante esta instancia que los referidos elementos
que presentan sus productos sean aquellas con las que el público consumidor la identifica
en el mercado.

Por lo tanto, se establece que no obstante corresponderle la carga de la prueba22, la


denunciante no ha presentado medios probatorios que acrediten que las presentaciones en
las que basa la presente denuncia por competencia desleal revelen efectivamente en el
tráfico económico un concreto origen o procedencia empresarial, en este caso, susceptible

22 De conformidad con el artículo 162.2 de la Ley Nº 27444, corresponde a los administrados aportar pruebas
mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás
diligencias permitidas o aducir alegaciones.

En el mismo sentido, el artículo 196 del Código Procesal Civil, aplicable al caso por disposición de la Quinta
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que la carga de probar, salvo
disposición legal diferente, corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión.

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de ser asignado a ella. Del mismo modo, tampoco ha acreditado que las presentaciones de
dichos productos hayan sido adoptadas con anterioridad a la fecha en que la denunciada
comenzó a emplear los signos cuestionados.

Por lo expuesto, la presente denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos


de confusión, resulta improcedente al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos
previstos en el Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

- Acerca de los actos de explotación indebida de la reputación ajena

El artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 prescribe que los actos de explotación
indebida de la reputación ajena “Consisten en la realización de actos que, no configurando
actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que
corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de
asociación con un tercero…”.

Al respecto, existen establecidos algunos criterios que deben tomarse en cuenta a fin de
determinar si existe un acto de explotación de la reputación ajena, a saber: (i) el grado de
esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación, (ii) la proximidad
competitiva existente entre el tercero y el titular del signo, y (iii) el nivel de afectación a las
posibilidades de explotación que corresponden al titular, generado por la utilización del
signo por parte del tercero.

La denunciante fundamentó su denuncia por competencia desleal, en la modalidad de


explotación indebida de la reputación ajena en base a elementos cromáticos (los colores,
blancos, negro, amarillo y rojo), gráficos (tipografía) que utiliza, la disposición de elementos

en la caja que contiene sus productos (el signo en la parte superior izquierda de la
caja, debajo de este signo la edad mínima recomendada de uso y la cantidad de piezas que
tienen los productos; así como, en las marcas registradas con Certificados N°s. 258523,
101185 y 101150.

La denunciante manifestó que, muchos coleccionistas y entusiastas de LEGO y de


todo el mundo están dispuestos a pagar muy buen dinero por ellos, como, por ejemplo:

- Millenium Falcon:En el año 2007, LEGO sacó al mercado una edición limitada del
halcón Milenario, la nave de Han Solo de la franquicia de Star Wars (La Guerra de las
Galaxias). EN menos de una década, se han convertido en un tesoro. Las dos últimas
cajas que han salido al mercado han sido adquiridas a través de la casa de subasta
online Catawiki por 5.000 y 4.500 euros.
- Taj Mahal. El mayor juego de LEGO, compuesto por 5.922 piezas, se encuentra
además descatalogado. En el mercado de coleccionistas se cotiza a unos 4.500
euros. Salió al mercado el 2008.

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- Torre Eiffel, supera los 3.000 euros, Esta reproducción tiene hasta ascensores,
- Opera de Sidney, precio 300 euros.

Asimismo, señaló que, parte de su estrategia de crecimiento, LEGO ha forjado alianzas con
varias de las empresas más poderosas del mundo para crear líneas de productos en donde
se reproduzcan los personajes de las aclamadas corporaciones en el mundo LEGO y

. Entre las alianzas más destacas se encuentran: Sidney, Harry Potter, Jurasic Word
y Marvel (adjunta capturas de pantalla de cada uno).

A fin de acreditar que los elementos y marcas antes referidas poseían un grado de
implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado de manera que se encontraban
posicionadas en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores
correspondiente, la denunciante presentó los siguientes enlaces:

1) https://www.lwgo.com/en-us
2) https://www.guineessworldrecords.es/news/2018/4/video-the-worlds-largest-lego-
ship-has-been-made-using-more-than-2-5-million-br-519547
3) https://.sopitas.com/musica/asi-suena-guitarra-hecha-con
4) https://.infobae.com/america/mexico/2020/01/22/la-impactante-historia-del-joven-
que-fabrico-sus-protesis-con.legos.
5) https://rpp.pe/ciencia/espacio/la-nasa-y-lego-se-unen-para-lanzar-un-kit-de-la-
estación-espacial-internacional-noticia-1241085?ref=rpp.
6) https://makingcontents.com/lego-la-marca-convirtio-consumidores-fuente-contenido/
7) https://www,merca20.com/que-es-lovemark-y-como-lo-usan-las-empresas.

Evaluados los medios probatorios antes referidos se tiene que:

- De los números 3 y 5 no presentan fecha, razón por la cual no serán consideradas en


el presente análisis

- De los números 2 y 4 se observa información respecto de la construcción de un buque


y una prótesis de un brazo empleando productos de LEGO.

- Del número 6 se verifica que la información ahí consignada data de noviembre de


2016, en el cual se hace mención que LEGO es una compañía que ha logrado crear
una marca que trasciende las épocas, colocando al consumidor en el centro de su
estrategia de marketing.

- Los números 1 y 7, no es posible visualizar información alguna.

En virtud de lo señalado, los medios probatorios antes referidos no resultan suficientes para
demostrar que la denunciante y/o las marcas y/o los elementos sobre las cuales se
fundamenta la presente denuncia poseían, a la fecha de interposición de la misma, un
grado de implantación elevado o gozaban de prestigio en el mercado de manera que se
encuentran posicionadas en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores
correspondiente.

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Por lo anterior, corresponde desestimar la denuncia formulada en este extremo y, en
consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia por competencia desleal en la
modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena.

3.5. Imposición de la sanción

En el presente caso, teniendo en cuenta que la presente infracción se configura por el uso
de signos similares a las marcas registradas base de la denuncia, esta Comisión considera
que corresponde imponer la sanción de MULTA a IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
LUIGI E.I.R.L., de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo
Nº 1075.

Artículo 120.- Sanciones


Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para
evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación
b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a
derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos
en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al
equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos
brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no


deberá ser menor que la sanción precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la


resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le
impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza
coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente
podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la
resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para
que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Asimismo, para la determinación de la sanción, el artículo 121 del Decreto Legislativo


N° 1075, establece lo siguiente:

Artículo 121.- Determinación de la sanción


Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente podrá tener en
consideración, entre otros, los siguientes criterios:
a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
b) la probabilidad de detección de la infracción;
c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
d) los efectos del acto infractor;
e) la duración en el tiempo del acto infractor;
f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;

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g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

De ser el caso, estos criterios también podrán ser tomados en cuenta a efectos de graduar
la multa a imponer.

En el presente caso, teniendo en cuenta que la normativa anteriormente señalada y el


hecho que la infracción se configura por el uso de signos similares a las marcas registradas
base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde realizar el análisis de la
graduación de la multa a imponer a IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L.
para lo cual debe tomarse en cuenta lo siguiente:

● La denunciada comercializa juguetes con signos similares a las marcas de la


denunciante.

● Teniendo en cuenta que el acto infractor se consumó con la comercialización de los


productos objeto de la presente denuncia, la probabilidad de detección de la infracción
es alta, toda vez que dependió de actuación del denunciante para verificar la conducta
de la denunciada.

● La modalidad empleada para la comisión de la infracción consistió en la


comercialización de productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional
identificados con signos semejantes a las marcas de la denunciante, conducta que se
encuentra tipificada en el literal d) del artículo 155 Decisión N° 486.

● Respecto al alcance o difusión del acto infractor, se advierte que los productos materia
de denuncia fueron comisados (23 unidades).

● No es posible determinar el perjuicio que la presente infracción pueda haber generado


en los consumidores.

● La infracción se inició al menos en el momento en que se comercializaron los


productos identificados con los signos infractores.

● No se ha verificado la configuración de los requisitos establecidos en el artículo 248.3


literal e) del TUO de la Ley N° 27444 23, a fin de considerar a la denunciada
como reincidente.

23 Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa


La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
(…)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción,
observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

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● No se ha verificado elementos que permitan determinar que la conducta de la
denunciada fue de mala fe.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del
Decreto Legislativo Nº 1075, y a fin de que la multa a imponer genere un efecto disuasivo
en el denunciado, la Comisión determina que el monto de esta debe quedar establecido en
01 (Uno) Unidad Impositiva Tributaria.

3.6. Medidas definitivas

- Sobre el cese de los actos que constituyen la infracción; el retiro de los circuitos
comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como
los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
y la prohibición de importación y exportación de los productos, materiales o medios
antes referidos

En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte de la denunciada,


corresponde prohibirle el uso de los signos infractores determinados en la presente
resolución, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente
de los elementos que se les pudiera haber adicionado, para distinguir juguetes, de la clase
28 de la Clasificación Internacional.

Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales en los
que se utilizan los signos infractores, que le correspondan, así como los materiales y medios
que sirvieron predominantemente para cometer la infracción; así como también, la
prohibición de importar o exportar tales productos.

- Sobre la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la


repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o
medios referidos anteriormente

En opinión de la Comisión, las medidas que habrán de disponerse con motivo del presente
pronunciamiento resultan suficientes para evitar la continuación o repetición de la infracción.

Respecto a la destrucción aludida, cabe precisar que ello se decidirá oportunamente


conforme a lo establecido en el artículo 63º del Decreto Legislativo Nº 807.

Finalmente, esta Comisión considera pertinente disponer el comiso definitivo de los


productos incautados en el presente procedimiento.

d) EI perjuicio económico causado;


e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que
quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

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3.7. Costas y costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo Nº 1075, modificado por el Decreto Legislativo N°
1309, establece que, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida
asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra
parte o el INDECOPI.

En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada el pago
de las costas y costos en los cuales ha incurrido LEGOJURIS A/S, en el presente
procedimiento.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y


en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36; 40; 41 y 42 de la Ley de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo
Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los
artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero: Declarar INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad


industrial interpuesta por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, contra IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L., de Perú, con relación a las conductas tipificadas en los
literales a), c) y e) del artículo 155 de la Decisión 486.

Segundo: Declarar FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad


industrial interpuesta por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, contra IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L., de Perú, con relación a la conducta tipificada en el literal
d) del artículo 155 de la Decisión 486.

Tercero: SANCIONAR a IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L., de Perú,


identificado con RUC 20507173480, con una multa equivalente a 01 (Uno) Unidad
Impositiva Tributaria, que deberá ser cancelada dentro del término de 15 (quince) días útiles
en la Tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada en la vía coactiva. La
multa impuesta será rebajada en un 25% en caso de que la infractora cancele el monto de
la misma con anterioridad a la culminación del plazo indicado, en tanto no interponga
recurso impugnativo contra la presente Resolución.

Cuarto: REQUERIR a IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L., de


conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (Decreto Supremo 004-
2019-JUS), el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta, bajo apercibimiento de que
una vez firme la presente resolución sea puesta en conocimiento de la Sub Gerencia de
Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las funciones que la ley le otorga.

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Quinto: PROHIBIR a IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L., de Perú, el
uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e
independientemente del color empleado, para distinguir juguetes, de la clase 28 de la
Clasificación Internacional.

Sexto: DISPONER que IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI E.I.R.L., de Perú,


asuma el pago de las costas y costos incurridos por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, con
motivo del presente procedimiento.

Séptimo: Disponer el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del
presente procedimiento.

Con la intervención de: Ray Augusto Meloni García (Presidente de la Comisión de


Signos Distintivos) y de los miembros de Comisión: Sandra Patricia Li Carmelino,
Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

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