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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUC16N AT 0008-2019/TPI-lNDECOPf

EXPEDIENTEN" 716802-2017/DSD

ACCIONANTE DNA LABS S.A. DE C.V.

EMPLAZADA NATURA NEW YORK LLC.

Cancelacion de registro de marca de producto por falta de uso

Lima, cuatro de enero de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 16 de agosto de 2017, Dna Labs S.A. de C.V. (Mexico) solicito la
cancelacion del registro par falta de uso de la marca de producto D'NATURE
NEW YORK y logotipo (Certificado ? 1827111), inscrita a favor de Natura New
York Lie. para distinguir jabones, perfumena, aceites esenciales, cosmeticos,
lociones para el cabello de la clase 3 de la Nomenciatura Oficial. Af respecto,
sefialo que la referida marca no ha sido utilizada por su titular dentro de los tres
anos consecutivos precedentes al inicio del presente procedimiento en ninguno
de los paises miembros de ia Comunidad Andina. Agrego que cuenta con
legftimo interes debido a que mediante Expediente ? 699271-2017, ha
solicitado el registro de la marca DNATURA DNA DE LA NATURALEZA y
logotipo.

No obstante haber side debidamente notificada, Natura New York Lie. no

absolvio el traslado de la accion de cancelacion.

Con fecha 23 de noviembre de 2017, Natura New York Lie. presento queja
alegando que los poderes de representacion presentados por la accionante no

Tal y como se muestra a continuadon:

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RESOLUC16N ? 0008-2019fTPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN9 716802-2017/DS D

cumplen con los requisites de Ley. Al respecto, mediante Resolucion N0 3233-

2017/TPI-INDECOPI de fecha 4 de diciembre de 2017, la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual, declaro INFUNDADA la queja formulada por Natura
New York Lie., al verificar que los poderes presentados en ei procedimiento, si
cumplen los requisitos establecidos en la normativa.

Mediante Resolucion ? 2318-2018/CSD-INDECOPI de fecha 8 de mayo de

2018, la Comision de Signos Distitivos declaro FUNDADA la accion de
cancelacion interpuesta por Dna Labs S.A. de C.V. y, en consecuencia,
CANCEL6 el registro de la marca D'NATURE NEW YORK LLC, debido a que
la emplazada no presento pruebas tendientes a demostrar el uso efectivo en el
mercado de la marca objeto de cancelacion.

Con fecha 30 de mayo de 2018, Natura New York Lie. interpuso recurso de
reconsideracion, adjuntando medios probatorios a efectos de acreditar el uso
de la marca D'NATURE NEW YORK y logotlpo (Certificado ? 182711),
asimismo, senalo que D'Nature New York E.l.R.L. es la empresa que se dedica
a la comercializacion !os productos identificados con la marca D'NATURE NEW
YORK en e! pais.

Mediante Resolucion ? 3627-2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de Julio de

2018, la Comision de Signos Distintivos declaro INFUNDADO el recurso de
reconsideracion presentado par la emplazada contra la Reso!uci6n N 2318-
2018/CSD-INDECOP1. Considero que los medics probatorios presentados por
la emplazada no desvirtuaron los fundamentos de la resolucion recurrida.

Con fecha 30 de juiio de 2018, Natura New York Lie. interpuso recurso de
apelacion manifestando lo siguiente:
(i) Durante la tramitadon del procedimiento ha manifestado que el poder
presentado por !a accionante no es valido, pues en e! mismo no se
advierte que la persona que otorga ei poder cuente con las facultades
para e!lo, motivo por e! cual, corresponde que se deciare la nulidad del
procedimiento.
(ii) La accEon de canceladon, correctamente entendida, no significa que haya
ventas que generen exito comercia! a la empresa, sino que basta con que

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RESOLUCION ? 0008-2019/TPf-fNDECOPI

EXPEDIENTEN0 716802-2017/DSD

!os productos ofrecidos par estas se encuentren a disposicion en el

mercado.
(iii) Adjunto medios probatorios a efectos de acreditar el uso de la marca
objeto de cancelacion.

Con fecha 29 de agosto de 2018, Dna Labs S.A. de C.V. absolvio el trasiado
del recurso de apelacion manifestando que lo poderes presentados si cumplen
los requisites de Ley. Agrego que los criterios utilizados para demostrar el uso
de una marca siempre implican el analizar los voiumenes de ventas de los
productos en cuestion, fos cuaies dependeran de la naturaleza de los mismos,
no siendo sufientes la puesta a disposicion de los consumidores en el mercado,
Finalmente, serialo que las pruebas presentadas en el procedirruento no sirven
para acreditar el uso de la marca objeto de cancelacion.

II. CUESTI6N EN DfSCUSl6N

La Sala Especializada en Propiedad Intelectuaf debera determinar lo siguiente:

a) Si la Resolucion ? 3627-2018/CSD-INDECOPI ha side emitida conforme

a Ley.
b) De ser el caso, si se ha acreditado el uso de la marca de producto
D'NATURE NAW YORK (Certificado ? 182711).

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Infoimed^Antecedentes

Se ha verificado que Natura New York Lie. (Estados Unidos de America) es

titular del registro de la marca D'NATURE NEW YORK y iogotipo (se reivindica
colores2) conforme al modelo, para distinguir jabones, perfumeria, aceites
esenciales, cosmeticos, lociones para el cabello de la clase 3 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N0 182711, vigente desde el 13
de diciembre de 2011 hasta el 13 de diciembre de 2021.

Se aprecian los colores negro y blanco.

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RESOLUCI^N Na 0008-2019/TPMNDECOPI

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2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El articuio 10 de! Texto Unico Ordenado de la Ley ? 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N0 006-
2017-JUS de fecha17 de marzo de 2017, estabiece que son vicios del acto
administrative, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravencion a la Constitucion, a !as ieyes o a las normas

reglamentarias.
2. El defecto o la omision de aiguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservacion del acto a que se refiere
el articuio 14.
3. Los actos expresos o [os que resulten como consecuencia de la aprobacion
automatica o par silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contraries al ordenamiento juridico, o
cuando no se cumplen con los requisites, documentacion o tramites
esencia!es para su adquisicion.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccion penal, o que
se dicten como consecuencia de la misma.

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RESOLUCION ? 0008-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTS ? 716802-2017/DSD

Asimismo, el artlcuio 113 de la citada norma senala que la nuiidad sera conocida
y deciarada por la autoridad superior de quien dicto el acto (11.2).

De confonnidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva ? 002-

2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero de! 2002 en e! Diario Oficial El
Peruano, las Salas de! Tribunal del INDECOPI son los organos competentes
para deciarar de oficio o a solidtud de parte la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando
se produzca cuaiquiera de los cases enumerados en el artfculo 10 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas
especiales.

2.2 Reauisitos de yaljdez delps_actQS administrativos

El artfculo 3 del Texto Unico Ordenado de la Ley ? 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supreme ? 006-
2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017 establece que son requisites de
validez de los actos administrativos los siguientes:

1. Competencia. - Ser emitido por el organo facultado en razon de la materia,

temtorio, grade, tiempo o cuantia, a traves de la autoridad regularmente
nominada al momento del dictado y en caso de organos colegiados,
cumpliendo los requisitos de sesion, quorum y defiberacion indispensables
para su emjsion.
2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su
respective objeto, de tal modo que pueda determinarse inequivocamente
sus efectos jurldicos. Su contenido se ajustara a lo dispuesto en ei

Articulo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11,1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por
medic de los recursos administrativos previstos en el Titufo II! Capitulo II de la presente Ley.
11.2 La nuiidad sera conocida y dedarada per la autoridad superior de quien dicto el acto. Si se
tratara de un acto dictado por una autoridad que no esta sometida a subordinacion jerarquica,
la nulidad se dedarara par resoludon de la misma autoridad.
11.3 La resolucion que declara la nulidad, adem^s dispondra lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidacf del emisor del acto invalido.

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RESOLUCION N<t 0008-2019/TPI-INDECOPI

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ordenamiento Jundico, debiendo ser liclto, precise, posible fisica y

juridicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivacion.
3. Finalidad Publica. - Adecuarse a las finalidades de interes publico asumidas
por las normas que otorgan las facultades al organo emisor, sin que pueda
habilitarsele a perseguir mediante e! acto, aun encubiertamente, alguna
finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra
finalidad publica distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que
indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivacion. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico.
5. Procedimiento regular - Antes de su emision, el acto debe ser conformado
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su
generacion.

2.3 ADlEcaci6n_al_caso en concreto

En el presente caso, la emplazada ha cuestionado el poder presentado por DNA

Labs S.A. de C.V., al interponer ia presente accion de canceiacion.

Al respecto, cabe senalar que el articulo 15 del Decreto Leglslativo 1075,

modificado por el articulo 2 del Decreto Legislative ? 1309 establece lo
siguiente:

"Articu!o 15.- Poderes

Los poderes requeridos por e! presente Decreto Legislativo, podran constar en

instrumento privado. Tratandose de personas jundicas debera consignarse /a
condicion o titulo con la que haya firmado e! poderdante.

En el caso de fa renuncia a un registro, o el desistimiento del Drocedlmiento,

pretension o cualguier acto procedimental, la firma del poder debera ser leaaiizada
por Notaho. Asimismo, si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, la firma debera
ser legalizada por funcionano consular peruano.

£/ poderpodra serotorgado despues de la presentacion de !a solicitud de regsstro, en

cuyo caso /os actos realizados por el apoderado deberan ser ratificados (Enfasis
anadido).

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RESOLUCI^N Ne 0008'-2019/TPI-INDECOPl

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Del texto antes citado se advierte que los poderes podran constar en
instrumento privado, siendo que en el caso de personas juridicas debera
consignarse la condicion o titulo con la que haya firmado el poderdante, lo cual
ha side cumplido en et presente caso, ya que el poder otorgado par Dna Labs
S.A. de C.V. ha sido suscrito por Raul Estrada Vega, en su calidad de
presidente de dicha empresa, conforme se advierte a foja 7.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el documento de poder otorgado por Dna

Labs S.A. de C.V. cuenta con las formalidades establecidas en la ley.

For lo expuesto, la Sala concluye que la Comision de Signos Distintivos emitio fa

Resoiucion impugnada de acuerdo a ley, no habiendo incurrido en alguna causal
que determine su nulidad.

3. Cancelacion por falta de uso

3,1 Marco conceptual

El artfculo 165 de la Decision 486 esfablece que, a solicitud de persona

interesada, la Oficina Nacional Competente cancefara el registro de una marca
que sin motive justificado no hubiese sido usada por su titular, por un
licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los
Paises Miembros, durante tos tres anos consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicio la accion de cancelacion.

Esta norma dispone que la accion de cancelacion solo podra iniciarse una vez
que hayan transcumdo tres anos contados a partir de la fecha de notificacion
de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva
en la via administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelacion de un
registro por falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como defensa en
un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe senalar que las finaHdades del uso obligatorio de la marca son de dos
tipos: una de Indote esencial y otra de mdote funcional. Entre las finatidades
esenciales esta ia de contribuir a que la marca se consolide como bien

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inmaterial mediante la asociadon entre signo y producto en la mente de los

consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular,
un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociacion se haga
realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido
formal del registro a la realidad concreta de la utilizacion de las marcas en el
mercado. Tal aproximacion puede contribuir a resolver los problemas que se
presentan a! determinar si un nuevo signo soiicitado y una marca anteriormente
registrada son o no confundibles. La finalidad fundona! del uso obligatorio tiene
par objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el
abanico de posibilidades que no estan siendo usadas para facilitar que nuevos
soiicitantes puedan acceder a estas.

3.2 Cancelacion parcial_del reaistro

El tercer parrafo del artlculo 165 de la Decision 486 establece que cuando la
falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada !a marca, se ordenara una
reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en
el registro, eliminando aquelios respecto de los cuaies la marca no se hubiese
usado; para e!lo, se debera tomar en cuenta la identidad o simiiitud de los
productos o servicios.

De acuerdo a esta disposicion, en aquellos casos en los que el titular de una

marca registrada no demuestre el uso de todos !os productos o servicios para
los cuales se encuentra registrada, !a autoridad ordenara la reduccion o
limitacion del registro de forma tal que identifique unica y exdusivamente los
productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado.

Segun sea el caso, !a Autoridad debera decidir si dispone que la marca

mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en ei
registro o si limita los productos o sen/icios que distinguira la marca en el future
a los efectivamente utilizados en e! mercado; todo en funcion a las pruebas que
se aporten en el respectivo procedimiento. Esto ultimo es !o que se conoce
como cancelacion parcial de! registro.

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RESOLUCION ? 0008-2019/TPI-lND£COPl

EXPEDIENTE N<> 716802-2017/DS D

Elhecho de que ia Autoridad tenga mayores opciones a! momento de resolver

las acciones de cancelacion no significa que esta figura haya variado o que se
hayan creado nuevas figuras dentro de eila. En efecto, la Decision 486 - al igua!
que la normativa anterior - estabiece que toda persona interesada podra
solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelacion del registro de una
marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciafario o por otra
persona autorizada para elfo, sin motive justificado, en al menos uno de los
Paises Miembros, durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicio ta accion de canceladon (articulo 165). En ese sentido, la
norma no preve la posibiiidad de que el interesado opte entre solicitar la
cancelacion del registro en forma total (figura tradicional de la cancelacion) o la
cancelacion de aquelfos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha
sido acreditado (cancelacion parcial).

For las razones anotadas, en aqueilos casos en los que el interesado solicite
una cancelacion "parcial", la Autoridad - en aplicacion del principio de impulso
de oficio, recogido en ei articulo IV del Titulo Preliminar y 154 del TUO de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrative General - debera encausar
dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelacion,
debiendo informar este hecho al interesado, ast como al titular de la marca
materia de la cancelacion, de tal forma que las partes tengan pieno
conocimiento de la cuestion controvertida en el procedimiento. Asi, el titutar de
la marca tomara conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada
uno de los productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se
procedera a cancelar total o parcialmente el registro, segun sea ef caso.

La Sala considera pertinente senalar que si bien la posibilidad de cancelar

parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una
carga probatoria mayor a la que tenia bajo el regimen anterior, esta figura
constituye una herramienta util que contribuye a que la cancelaci6n cumpla de
mej'or manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de
ilustracion, conviene senaiar que la posibilidad de cancelar parcialmente un
registro por fatta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos
juridicos como el espanoi y e) Sistema Connunitario Europeo.

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RESOLUCION ? 0008-2019/TPI-INDECOPI

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3.3 Condiciones de! uso de lamarca

El articulo 166 de la Decision 486 establece dos supuestos en los cuales se

considera que la marca ha sldo usada:
(i) Cuando los productos o servidos que ella distingue han sido puestos en el
comerdo o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en !a
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servidos y las modalidades en que se efectua
su comercializacion en el mercado; y
(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Raises Miembros, segun lo establecido en ei parrafo
anterior.

Asimismo, la norma preve que el uso de la marca en modo ta! que difiera de la
forma como ha sido registrada s6!o en cuanto a detalies o elementos que no
alteren su caracter distintivo no motivara la cancelacion del registro por faita de
uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca.

A fin de determinar cuando y como se cumple con la obligacion de uso de la

marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia4 - que tambien resulta
aplicable a la Decisi6n 486- ha interpretado io siguiente:

En cuanto a !a forma: el uso de !a marca debe ser rea! y efectivo de manera

que no basta con la mera intencion de usarla o con la publicidad de la
misma, sino que el uso debe manifestarse externa y publicamente, para que
sea real y no simplemente formal o simbolico.

En cuanto al elemento cuantitativo: la determinacion del uso de ia marca es

relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con
las caracteristicas de la empresa que utiliza !a marca. Asi, si una marca
distingue bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la

Proceso ? 17-IP-95, Gaceta Oficial dei Acuerdo de Cartagena ? 199, publicada ei 26 de enero de
1996, pp. 30 y ss; Proceso ? 11-1P-96, Gaceta OficEai del Acuerdo de Cartagena ? 299,
publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso ? 22-1P-2005, Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena ? 1 207, publicada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13.

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RESOLUCION N0 0008-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 716802"2017/DSD

demostracion de que en un ano se han efectuado dos o tres ventas pues su

naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el numero de
operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podria decirse que existe
comercializacion real de un producto, como el mafz, porque en un ano solo
se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Desde el punto de vista del periodo previsto en la norma comunitaria para la

utilizacion de la marca, se establece claramente que se incurrira en la causal
cuando la marca no se hubiese usado durante los tres anos consecutivos
precedentes a la interposicion de la accion de cancelacion.

A tenor de lo estabiecido en el artfcuio 167 de la Decision 486, corresponde al

titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios
de pmeba de uso, entre otros, las facturas comerciaies, documentos contables
o certificaciones de auditona que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comerciaiizacion de ias mercancfas identificadas con la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta
de yso de una marca solo afecta a uno o a afgunos de los productos o servicios
para los cuales estuviese registrada, se ordenara una reduccion o limitacion de
la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando
aquellos respecto de los cuaies la marca no se hubiese usado; para ello, habra
de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resoiucion Nc 1183-

2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005 (precedenfe de
obsen/ancia obiigatona que establece fos cntenos para la aplicacion del tercer
parrafo del articufo 165 de la Decision 486), modificada por la Resolucion N0
2076-2016/TP1-1NDECOP1 de fecha 27 de junio de 2016 (precedente de
observancia obfigatoria que modifica ef precedente aprobado mediante
Resolucion N91183-2005/TPI-fNDECOPf):

(1) La norrna dispone que la Autoridad "ordenara" la reduccion o limitacion

de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado,
por lo que la norma no estabiece una facultad, sino que impone una

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obligacion: la de canceiar parcialmente e! registro de una marca

respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido
acreditado.
(ii) La norma establece "- refiriendose a la reduccion o limitacion antes
senalada - que debera tomarse en cuenta la "identidad o similitud" de
los productos o servicios.

La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los

productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentldo, para
mantener un producto o servicio en e! registro de la marca, ia Autoridad debera
determinar:

a) Si se acredita el uso de !a marca para un producto o servicio identico a

uno especificamente detallado en !a lista de productos o servicios de la
marca; o
b) Si se acredita el usa de la marca para un producto o servicio que no se
encuentra especificamente detal!ado en la lista de productos o servicios
que esta distingue se debera verificar no solo si dicho producto o servicio
se encuentra comprendido en un genera de productos o servicios
distinguidos expresamente por la marca, sino tambien si tai producto o
sen/icio guarda similitud con !os demas productos o servicios
comprendidos dentro del genera. E! hecho que se acredite e! uso de una
marca para un producto o servicio comprendido en un genera de
proctuctos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina
autornaticamente que se deba mantener la vigencia del registro con
relacion a dicho genero de productos o servicios, e!lo estara condicionado
a que los productos o servicios especificos, cuyo uso se ha acreditado,
guarden similitud con los demas productos o servicios comprendidos en el
genera distinguido en ei registro de ia marca, caso contrario
correspondera reducir o limitar los productos o servicios identificados con
la marca unicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

La intencion de la norma - a criteno de la Sale - no es mantener el registro de

una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, ademas, para
"sus similares". La figura de la cancelacion de ia marca tiene por objeto reflejar

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de! mode mas preciso la realidad de! uso de la marca en e! registro que la
respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto
de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita ei uso en
el mercado y, ademas, para "sus similares", se estaria contraviniendo la
finalidad de la accion de cancelacion, asi como ampliando la iista de productos
o servicios del registro de !a marca, generando ello una contravencion a lo
dispuesto en el artlculo 139 inciso f) de !a Decision 4865.
Consecuentemente, si unicamente se acredita el uso de la marca para
distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno
de los supuestos antes descritos, se procedera a la cancelacion de su registro,
tal como sucede en los cases en los que no se presenta prueba alguna que
acredite ei uso de la marca.

A fin de comprender mejor to expuesto, la Sala considera que resulta util tomar
como referenda el siguiente cuadro explicativo:

Articuio 139.- "Ei petitorio de fa solidtud de registro de marca estara contenido en un formulario y
comprendera lo siguiente:
f) la indicacion expresa de !os productos o servicios para los cuales se solidta el registro de la
marca; (...)".

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3.4. Pruebas de uso de !a marca de producto D'NATURE NEW YORK

(Certificado ? 182711)

En atencion a lo indicado en ei numeral precedente, para efectos de analizar el

uso de una marca en ei mercado, se deben verificar los siguientes criterios:

a) Que el signo que el titular de la marca utiiiza en el mercado sea identico a

)a marca registrada, salvo que las diferencias esten referidas a detalles o
elementos que no alteren su caracter distintivo.
b) Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos
o servicios que distingue ia marca.

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c) Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en el

comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y de!
modo que normalmente corresponde.

Cabe precisar que para ia evaluacion o analisis dei segundo y tercer criterio es
necesario que se haya cumplido con acreditar el cumpiimiento de! primero.

Asimismo, una vez cumpfido el primer criterio, de acuerdo con lo establecido por
el artfculo 165 de la Decision 486, debe acreditarse e! usa de la marca materia de
canceiacion, dentro de ios tres anos consecutivos precedentes a !a fecha en que
se inicio la accion de cancefacion.

En el presents caso, a efectos de acreditar e! uso de la marca D'NATURE NEW

YORK (Certificado ? 182711), Natura New York Lie. presento los siguientes
medics probatorios:

(i) Copia del Certificado de vigencia de poderes y Partida Registral ?

13217865, correspondiente a la empresa D'Nature New York EJ.R.L de
fecha 26 de septiembre de 2017 (fojas 56 a 62).
(ii) Copia del "Contrafo de operaciones y servicios bancanos cuenta corriente
persona jundica" ceiebrado entre el Banco BBVA Continental y D'Nature
New York E.I.R.L. de fecha 28 de mayo de 2014 (foj'as 63 a 65).
(iii) Copia del "Contrato de operaclones y sen/icios bancanos cuenta comenfe
persona jurfdica" celebrado entre el Banco BBVA Continental y D'Nature
New York EJ.R.L de fecha 17 de mayo de 2016 (fojas 66 a 68).
(iv) fmpresion de la Ficha Rue N0 20557922327 correspondiente a la empresa
D'Nature New York E.I.R.L (fojas 69 y 70).
(v) Copia de las constancias de presentacion ? 824630948-01 de fecha 19 de
mayo de 2017 y ? 825598105-97 de fecha 20 de junio de 2017,
correspondientes al pago de los tributos correspondientes al periodo abril y
mayo 2017 (fojas 72 y 77).
(vi) Copia de la declaracion de pago 621-PDT IGV-RENTA MENSIAL, emitida
por la SUNAT correspondiente a la empresa D'Nature New York E.I.R.L.
por el periodo mayo 2017 (foj'as 73 a 76 y 78 a 81).

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(vii) Copia de calendario pubiidtario correspondiente al ano 2015, donde se

aprecia la marca D'NATURE NEW YORK en relacion a maquiliaje
profesional (foja 82).
(viii) Copia de la Factura ? 001-002830 de fecha 3 de septiembre de 2014 y
Factura ? 001-2919 de fecha 2 de octubre de 2014, emitidas por la
empresa Innovation Trading Service E.I.R.L a favor de D'Nature New York
E.I.R.L por concepto de servicio de almacen (fojas 83 y 84).
(ix) Copia de ia Escritura Publica de Constitucion de !a Empresa D'Nature New
York E.I.R.L. de fecha 16 de abril de 2014 (foja 85 a 91).
(x) Copia de la Factura ? 002-151347, ilegible (foja 92).
(xi) Copia de la Factura ? 001-003973 de fecha 6 de julio de 2016 por
concepto de tramite registral (foja 93).
(xii) Copia de !a Factura ? 002-151333 de fecha 6 de julio de 2016 emitida por
el Notario de Lima Alejandro Collantes Becerra por concepto de
legaiizacion de libros (foja 94 y 96).
(xiii) Copia de !a Factura ? 001-044946 de fecha 1 de julio de 2016 emitida por
el Notario de Lima Jorge Femando Zuleta Guimet por concepto de servicio
de identificadon biometrica y legalizacion de firma con trafico patrimonia!
(foja 95).
(xiv) Copia de las Facturas ? 001-000801, ? 001-000802, ? 001-000803, ?
001-000804, ? 001-000805 de la empresa Cygnus Inversiones Peru
E.I.R.L. identificada con RUC ? 20601522528, en bianco. Cabe indicar
que en la parte superior de las mismas se advierte el uso del signo
D'NATURE NEWYORK (fojas 97 a 101).

Previamente al analisis de los medios probatorios presentados, corresponde

senalar que, considerando que la accion de cancelacion de! registro de la marca
D'NATURE NEW YORK y logotipo (Certificado ? 182711) ha sido interpuesta
el 16 de agosto de 2017, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 165 de la
Decision 486, la empiazada debera acreditar el uso de dicha marca, en el
periodo comprendido entre el 16 de aaosto de 2014 al 16 de agosto de 2017.

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En ese sentido, no se tomaran en cuenta !os siguientes medios probatorios:

La copia del "Contrato de operaciones y serv/cios bancarios cuenta

com'ente persona jundica cefebrado" entre el Banco BBVA Continental y
D'Nature New York E.I.R.L. de fecha 28 de mayo de 2014, por encontrarse
fuera del periodo relevante.
La copia de la Factura ? 002-151347, por encontrase ilegible.
Las copias de las Facturas ? 001-000801, ? 001-000802, ? 001-
000803, ? 001-000804, ? 001-000805 de la empresa Cygnus Inversiones
Peru E.f.R.L, debido a que, al encontrarse en blanco, no es posible
determinar el periodo al que corresponden, !os productos a los que se
refieren, ni si en efecto fueron emitidas a favor de los consumidores.

Realizada la evaluacion de los demas medios probatorios ofreddos por la

emplazada, se advierte !o siguiente:

Las pruebas consignadas en los puntos (i), (iii), (iv), (ix), (xi), (xii) y (xiii),
acreditan la constitucion e inscripcion de la empresa D'Nature New York
E.I.R.L, ante el Registro de Empresas Individuales de Responsabiiidacf
Limitada, asi como la apertura de cuentas bancarias con una entidad
financiera naciona!, fa legalizacion de sus libros contables y ios pagos de
los tributos efectuados a la Sunat.

Sin embargo, dichos actos no acreditan e! ofrecimiento o puesta en el

mercado de los productos de la clase 3 de la Nomendatura Oficial, para los
cuales fue otorgada la marca objeto de cancelacion.

En ei calendario publicitario correspondiente al arlo 2015, se aprecia el

signo D/NATURE NEW YORK, sin embargo, dicho media probatorio, por si
solo, resulta insuficiente para acreditar que los productos que distingue la
marca objeto de cancelacion han sido ofrecidos en e! mercado.

Las copias de las Facturas ? 001-002830 de fecha 3 de septiembre de

2014 y ? 001-2919 de fecha 2 de octubre de 2014, acreditan que la
empresa D'Nature New York E.I.R.L. contrato [os servicios de aimacenaje

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a un tercero durante el periodo del 4 de septiembre al 4 de noviembre de

2014; sin embargo, en las referidas facturas no se advierte referenda
alguna a la descripcion o naturaleza de los productos objeto del servicio
contratados, ni referenda a aiguna marca.

En atencion a lo antes expuesto, se concluye que:

a) Respecto al siano utilizado por la emplazada

Si bien los medios probatorios presentados por !a emplazada demuestran la

existencia de la persona juridica D'Nature New York E.I.R.L, estos resultan
insuficientes a efectos de acreditar el ofrecimiento al publico o puesta en el
mercado de los productos de la clase 3 de la Nomendatura Ofida! identificados
con la marca D'NATURE NEW YORK y logotipo (Certificado ? 182711).

b) Respecto a la cantidad v modo

En atencion a lo anterior, en el presente caso, no resulta necesario evaluar si la

marca en cuestion ha side utilizada en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde a ios productos de la clase 3 de la Nomendatura Oficial, asi como
si la rnisma ha sido empleada para identificar todos o algunos de los productos
para los que fue registrada.

4. Conclusion

Par !o expuesto precedentemente, en apiicacion de lo dispuesto en los articulos

165 y 166 de la Decision 486, corresponde cancelar el registro por falta de uso
de la marca de producto D'NATURE NEW YORK y iogotipo (Certificado ?
182711), que distingue productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

5. Cjjestlonjinal

En su recurso de apelacion, Natura New York Lie. manifesto que "una accion
de cancelacion correctamente entendida no sigmfica que efectivamente existan
ventas que generen un exito comercia!, sino que bastaria con que se acredite

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que /os productos identificados con la marca objeto de cancefacion se

encuentran a disposicion en el mercado".

Al respecto, la Sala conviene en precisar que en la medida que, en el presente

caso, ia emplazada no ha logrado acreditar el ofrecimiento al publico o puesta
en el mercado de los productos de ia clase 3 de la Nomenclatura Oficial
identificados con la marca D'NATURE NEW YORK y logotipo (Certlficado ?
182711), el alegato formulado por esta no resulta pertinente en el caso en
concreto.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Dedarar INFUNDADO el recurso de apeiacion interpuesto por Natura New

York Lie. y, en consecuenda, CONFIRMAR !a Resolucion ? 3627-2018/CSD-
INDECOPI de fecha 10 de Julio de 2019 y por sus efectos la Resolucion ?
2318-2018/CSD-INDECOPI de fecha 8 de mayo de 2018 que, CANCELO el
registro por faita de uso de la marca de servicio D'NATURE NEW YORK,
inscrita a favor de Natura New york Lie. bajo Certificado ? 182711, para
distinguir jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos, lociones para el
cabello de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervencion de los Vocales: Nestor Manuel Escobedo Ferradas,

Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Dfaz, Maria
Soledad Ferreyros Castaheda y Ramiro Alberto del Carpio Bonllla

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NESTOB^VIANUEL ^COBEDO FERRADAS
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