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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA


Y DE LA PROPfEDAD INTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 0004-2020/TPl-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 732194-2017/DS D

SOLICITANTE FCA GROUP MARKETING S.P.A.

OPOSITORA VOLVO TRUCK CORPORATION

Oposicion Andina - Riesgo de confusion entre signos que se refieren a


productos de la clase 12 de la Nomenclatura OficiaE.

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Lima, D Hr mi
I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de diciembre de 2017, Fca Group Marketing S.PA (Italia) solicito el
registro de la marca de producto constituida par la denominacion FIAT CRONOS y
iogotipo, conforme ai modelo, para distinguir vehiculos terrestres; automoviies;
autos deportivos; vehiculos utilitarios deportivos de la clase 12 de la Nomenclatura
Oficiai; reivindicandolaprioridaddelasolicitud ?913633410, presentada en Brasil
el27deoctubrede2017.

Con fecha 5 de marzo de 2018, Volvo Truck Corporation (Suecia) formulo oposicion
manifestando lo siguiente:
Es titular en de las siguientes marcas:

CRONER Colombia 526623 12 y 28

CRONER Peru 11375 12 y 28

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Cal[eDelaProsal04,SanBona, Lima 4-i - PerQ/Telf.: 224 7800
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA


Y DE LA PROPIEDAD fNTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad IntelectuaS

RESOLUC16N ? 0004~2020H'PI-INDECOPS

EXPEDIENTEN0 732194-2017/DS D

El signo solicitado y sus marcas registradas presentan semejanzas graficas y


foneticas, asimismo hacen referenda a productos que se encuentran vincuiados.
Amparo su oposicion, entre otros, en los articuios 136 inciso a)1 y 1472 de la
Decision 486.

Con fecha 23 de abril de 2018, !a solicitante absolvio el traslado de la oposicion


formulada senalando lo siguiente:
Los signos en conflicto no presentan semejanzas graficas, ni foneticas. -
El grade de atencion que presta el publico consumidor respecto de los
productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial es elevado, teniendo en
consideracion las particularidades de los mismos, por !o que se fijaran muy
detenidamente al momento de adquirirlos,. por elio, se eliminara cualquier
posibilidad de confusion o error en el mercado.
Cito jurispmdencia que considera apiicable al presente caso.

Con fecha 17 de julio de 2018, tanto Volvo Truck Corporation como FCA Group
Marketing S.P.A. solicitaron la suspension del presente procedimiento; toda vez
que, senalaron que se encontraban negociando la suscripcion de un acuerdo de
coexistencia.

Mediante ResolucSon N0 4273-2018/CSD-INDECOPI. de fecha 14 de agosto de


2018, la ComEsion de Signos DistEntivos del INDECOPI, suspendio el tramite del

1 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aqueilos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para ios mismos productos o servidos, o para productos o servidos respecto de los cuales el uso de
ia marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociadon.
2 Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anferior, se entendera que tambien tienen legitimo Enteres
para presentar oposiciones en !os demas Paises Miembros, tanto ei titular de una marca identica o similar
para productos o servicios, respecto de (os cuaies el use de la marca pueda inducir al publico a error, como
quien primero soiicito ei regisfro de esa marca en cuafquiera de los Raises Miembros. En ambos casos, el
opositor debera acreditar su interes real en el mercado del Pais Miembro donde interponga !a oposicion,
debiendo a tal efecto solidtar e! registro de la marca al momento de interponerla.
La interposidon de una oposicion con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises
Miembros de conformidad con !o dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacionai competente a
denegar el registro de la segunda marca.
La interposicion de una oposicion con base en una solidtud de registro de marca previamente presentada en
cualquiera de los Raises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articuio, acarreara la suspension
del registro de la segunda marca, hasta tanto e! registro de la primera sea conferido. En tal evento sera de
apiicacion lo dispuesto en el p^rrafo precedente.

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RESOLUCION W° 0004-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 732194-2017/DS D

presente expediente par un plazo de dos meses, manifestando, entre otros


aspectos, lo siguiente:
"En elpresente caso, la Comision advierte que no se esta ante fos supuesfos
estabiecidos en e! Decreto Legisfativo ? 1075 para la suspension de un
procedimiento; sin embargo, tanto fa solicitante y la opositora han solicitado
la suspension del mismo de comun acuerdo, situaclon que se encuentra
prevista en ef artfculo 319 del Codigo Procesaf Civil, apiicabfe af caso en
virtud de lo dispuesto en la Quinta Disposicion Complementaria Final del
decreto antes citado.
Considerando lo expuesto, esta Comision determina que se debe suspender
el presente procedimsento, por unica vez, por un plazo de dos meses contado
a partirde la notificacion de la presente resolucion, luego de! cuaUa Comision
emitira una resolucion final".

Con fecha 21 de agosto de 2018, FCA Group Marketing S.PA solicito la limitacion
de los productos a distinguir con el signo solicitado a: vehfcufos terrestres;
automovifes; autos deportivos; vehiculos utifitarios deportivos, con exclusion
expresa de camiones y sus partes,

Con fecha 23 de octubre, tanto FCA Group Marketing S.P.A. como Volvo Truck
Corporation solicitaron la ampliacion del plazo de suspension.

Mediante provefdo de fecha 29 de octubre de 2018, la Secretaria Tecnica de la


Comision de Signos Distintivos, DENEGO ia solicitud de ampiiacion de! plazo de
suspension, toda vez que el artfculo 319 del Codigo Procesal Civil3, no contempla
plazo adicional alguno.

Mediante Resolucion ? 849-2019/CSD-INDECOPB de fecha 21 de febrero de


2019, la Comision de Signos Distintivos:
Dispuso LEVANTAR LA SUSPENSION dispuesta mediante Resolucion
? 4273-2018CSD-INDECOPI de fecha 14 de agosto de 2018.
Declare INFUNDADA la oposicion formulada porVoivo Truck Corporation.
DENEGO DE OFICIO el registro de! signo solicitado por FCA Group
Marketing S.P.A. al considerar que resultaba confundibie con la marca
registrada CHRONO (Certificado N0 101597).

3 Artfculo 319 del Codigo Procesal Civil


La suspension acordada par las partes requiere aprobacion judidal. Se concede soio una vez par instancia y
no puede ser mayor de dos meses en cada caso.

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La Comision consldero lo siguiente:


(i) Levantamiento de suspension
Se suspendio la emision de un pronunciamiento sobre !a cuestion de fondo
en el presents expediente, por un plazo de dos meses, contados a partir de
!a fecha de notificacion de la Resolucion ? 4273-2018/CSD-1NDECOPI, de
fecha 14 de agosto de 2018.
FCA Group Marketing S.PA. y Volvo Truck Corporation, fueron notificadas
con dicha reso!uci6n los dias 23 y 24 de agosto de 2018, respectivamente.
En ese sentido, habiendo vencido el referido plazo, corresponde LEVANTAR
la suspension ordenada en el presente procedimiento.
(ii) Limitacion de Productos
Con fecha 21 de agosto de 2018, Fca Group Marketing S.P.A. solicito la
iimitacion de !os productos a ser distinguidos con e! signo solicitado a
vehiculos terresfres; automovifes; autos deportivos; vehfculos utilitahos
deportivos, con exclusion expresa de camiones y sus partes.
Analizados ios terminos de dicha iimitacion, se advierte que corresponde
acceder a la exclusion expresa de camiones, en la medida que estos
productos se encuentran comprendidos dentro de los vehiculos terrestres;
automoviles; inicialmente solicitados por la solicitante.
Por otro lado, las partes de los camiones, que la soiicitante solicita se
excluyan, no se encuentran en el distingue inicialmente senaiado, por lo.que
no corresponde acceder a la limitacion en este extreme.
En ese sentido, se deja constanda de que los productos que pretende
distinguir el signo soiicitado seran: vehfculos terrestres; automoviles;
autos deportivos; vehiculos utilitarios deportivos, con exclusion
expresa de camiones de la c/ase 12 de la Nomenclatura Oficiai
(iiS) Leaitimo interes de la opositora. de conformidad con el articulo 147
de la Decision 486
La opositora se encuentra legitimada para formular oposicion a la presente
solicitud de registro en base a su marca CRONER, registrada en Colombia/
habiendo acreditado para tal efecto su interes real en ei mercado peruano
respecto de camiones y sus partes (incluidas en la ciase 12) de la dase 12
de la Nomenclatura Ofidal y modelos de vehiculos a escala de la clase 28
de la Nomenclatura Oficial.
(Ev) Evaluacion del riesao de confusion
Si bien los signos en conflicto estan referidos a productos vinculados,
teniendo en consideracion las diferendas existentes entre los mismos, se

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determina que es posibie su coexistencia sin que se genere riesgo de


confusion en el publico consumidor; per lo que corresponde declarar
INFUNDADA la oposicion formulada.
(v) Examen de reaistrabilidad
Sin perjuicio de io anterior, se verifico que Pirelli Tyre S.PA. (itaiia) es tituiar
de la marca de producto constituida por la denominacion CHRONO
(Certificado ? 101597) que distingue productos de la clase 12 de ia
Nomenclatura Oficial.
For lo anterior, teniendo en consideracion que los signos en cuestion
distinguen productos vinculados, y ademas presentan semejanzas entre los
mismos, se determina que no es posible su coexistenda sin que se genere
riesgo de confusion en el publico consumidor.
Si bien Pirelli Tyre S.P.A. no ha formulado oposicion en base a su marca
registrada CHRONO (Certificado N0 101597), la Autoridad Administrativa en
defensa del interes de [os consumidores tiene la obligacion de evaluar de
oficio las solicitudes de registro y la facuitad de denegar dichas solicitudes
de considerarlas confundibles con marcas registradas o solicitadas con
anterioridad aun cuando estas no hayan sido materia de la oposicion, tal
como sucede en el presente caso.

Con fecha 29 de marzo de 2019, FCA Group Marketing S.P.A. interpuso recurso de
apelacion manifestando que el signo solicitado no resulta confundible con la marca
registrada CHRONO (Certificado ? 101597) al presentar diferencias graficas y
foneticas entre si.

Con fecha 4 de abril de 2019, Volvo Truck Corporation interpuso recurso de


apelacion reiterando los argumentos de su escrito de oposicion.

Con fecha 22 de mayo de 2019, FCA Group Marketing S.P.A. absolvio el traslado
del recurso de apelacion presentado por Volvo Truck Corporation reiterando sus
argumentos respecto a la inexistencia de riesgo de confusion entre el signo
solicitado y !a marca registrada base de la oposicion.

Con fecha 15 de agosto de 2019, FCA Group Marketing S.P.A. presento un escrito
manifestando que a la fecha se encuentra negociando la firma de un acuerdo de
coexistencia con la empresa Pireili Tyre S.P.A.

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A fin de acreditar dicha afirmacion adjunto una copia del borrador de dicho
documento.

Con fecha 27 de setiembre de 2019, FCA Group Marketing S.P.A. solicito !a


suspension convencional del presents procedimiento hasta que se conduya con la
suscripcion de un acuerdo de coexistencia con la empresa Pireili Tyre S.P.A.

II. QUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si:


a) Corresponde deciarar la suspension convencionai del presente caso.
b) Ei signo solicitado FIAT CRONOS y logotipo resulta confundible con las
marcas:
CRONER registrada en Bolivia y Peru bajo Certlficados ? 526623 y
? 11375, respectivamente, a favor de Volvo Truck Corporation.
CHRONO registrada en Peai bajo Certificado N0101597 a favor de Pirelli
Tyre S. PA

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUS16N

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) La opositora, VoBvo Truck Corporation (Suecia) es titular

<* En Colombia del registro multiclase de la marca de producto y/o servicio


constituida por la denominacion CRONER, inscrita con Certificacfo
? 526623, vigente hasta el 23 de diciembre de 2025, que distingue:
Camiones y sus partes de la clase 12 de la Nomenclatura Ofidal.
Modelos de vehiculos a escaia de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

*> En el Peru del registro multiclase de la marca de producto y/o servicio


constituida per la denominacion CRONER inscrita con Certificado ? 1 1375,
vigente hasta el 7 de agosto de 2025, que distingue:
Camiones y sus partes de la cfase 12 de la Nomenciatura Oficial.
Modelos de vehiculos a escala de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

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b) Pirelli Tyre S.P.A. (Italia) es titular de la marca de producto constituida por !a


denominacion CHRONO, inscrita con Certificado ? 101597, que distingue,
llantas; liantas neumaticas, semineumaticas y solidas para ruedas de vehiculo;
ruedas para vehiculos, aros de la class 12 de la Nomenclatura Oficia!, vigente
hasta ei 23 de noviembre de 2024.

c) La solicitante, FCA Group Marketing S.P.A. (Etalia) es titular de la marca de


producto constituida por la denominacion FIAT ARGO y logotipo, conforme a!
modelo, inscrita con Certificado ? 254489, para distinguir vehiculos terrestres;
automoviles; autos deportivos; vehiculos utiiitarios deportivos de la ciase 12 de
la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 5 de setiembre de 2027.

^E^p

2. Suspension del procedimiento

2.1 Base lecial

El artfculo 25 del Decreto Legisiativo 1075 establece lo siguiente:


"La autoridad competente suspendera la tramitacion de ios procedimientos
que ante ella se siguen solo en caso de que, con anterioridad a! inicio del
procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse
sobre la misma materia, o cuando surja una cuestion contenciosa o no que,
a criterio de la respectiva Stutoncfad competente precise de un
pronunciamiento previo sin el cuai no puede ser resuelto el asunto que se
tramita ante e//a".

Par su parte, el artlculo 30° del Reglamento de Organizacion y Funciones del


INDECOPI, aprobado mediante Decreto Supremo ? 009-2009-PCM de fecha
17 de febrero de 20094, modificado por Decreto Supremo N0 107-2012-PCM de

4 Vigente desde ei 18 de febrero de 2009.

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fecha 25 de octubre de 20125 y mediante Decreto Supremo N0 099-2017-PCM de


fecha 4 de octubre de 20176 senaia que cuando et pronunciamiento de un Organo
Resolutivo de Procedimientos Sumarisimos de Proteccion al Consumidor, o de una
Comision o Direccion requiera de! previo pronunciamiento de otro de ios organos
que conforman la estructura organica de! INDECOPi, se suspendera el tramite del
primero, el mismo que continuara una vez emitido el pronunclamiento so!icitado.

En atencion a las normas expuestas, resulta vaiido afirmar que los organos
funcionales del INDECOPi estan facu!tados a suspender los procedinnientos
administrativos a su cargo en los siguientes casos:

(i) Cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya


inidado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este
supuesto no se confiere una facultad discrecional a los organos funcionaies
del INDECOPI, encontrandose por el contrario obiigados a suspender el
procedimiento administrativo iniciado.

(ii) Cuando surja una cuestion contenciosa o no que, a criterio de la respectiva


autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no
puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.

Ademas, cabe agregar que la aplicacion del articulo 30° del Reglamento de
Organizacion y Funciones del INDECOPI, es coherente con lo establecido en el
articulo IV del Tituio Preliminar dei Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, que preve la aplicacion de los principios de
simplicidad, ceieridad y eficacia para la actuacion de los procedimientos
administrativos, los cuales sirven tambien de criteno interpretativo para resolver las
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicacion de las normas de procedimiento.

Al respecto, Dromi7 sostiene que el principio de eficada en la actuacion administrativa


tiene como objeto inmediato hacer mas eficiente la actuadon administrativa y ia
participacion de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen
regias de celeridad, sendllez y economia procesal. El mencionado autor considera
que ia economia procedimental y ei principio de simplicidad tecnica, en los cuales se

5 Vigente desde ei 26 de octubre de 2012.


s Vigente desde ei 6 de octubre de 2017.
7 Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4° Edicion actualizada, Buenos Aires 1995,p. 769.

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sustenta par ejemplo la simplificacion de procedimientos, la concentracion de


elementos dejuicio, ia eliminacion de plazos inutiies, fiexibilidad probatoria, actuacion
de oficio y control jer^rquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes
juridicos.

2.2 Aplicacion a! caso concreto

En el presents caso, no se esta ante ninguno de los dos supuestos establecidos en


el Decreto Legislative 1075 para los cases de suspension de un procedimiento.

Asimismo, !a Sala advierte que unicamente FCA Group Marketing S.P.A. ha


solicitado la suspension del presents procedimiento, razon par la cual tampoco la
solicitud encaja en la suspension prevista en e! artlculo 319 del Codigo Procesal
Civil8, de aplicacion supietoria al presents procedimiento.

En tal sentido, se determina que, en el presente caso, no se ha configurado alguno


de los supuestos establecidos en la ley para que se suspends e! presente
procedimiento.

3. Oposicion andina

3.1 Marcoleaal

El articulo 1479 de la Decision 486 dispone que tienen legitimo interes para presentar
oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una marca identica o
similar para productos o servicios, respecto de los cuales e! uso de la marca pueda
inducir ai publico a error, como quien primero solicito el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor

8 Artfculo 319." Suspension convencional.


La suspension acordada por las partes requiere aprobacion Judicia!. Se concede solo una vez par instanda y
no puede ser mayor de dos meses en cada caso.
9 Ver nota 4.
La interposicion de una oposidon con base en una marca previamente registrada en cuaiquiera de los Paises
Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articuio, facultara a ia ofidna nadonal competente a
denegar el registro de la segunda marca.
La interposidon de una oposidon con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en
cualquiera de los Raises Miembros de conformidad con io dispuesto en este artfculo, acarrear^ la suspension
del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de ia primera sea conferido. En ta! evento sera de
aplicacion !o dispuesto en el parrafo precedente.

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debera acreditar su interes real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la
oposicion, debiendo a tal efecto solicitar la marca a! momento de interponer la misma.

En efecto, dado que !a Decision 486 exige acreditar un interes real de incursionar en
el mercado del pais donde se pretenda hacer vater e! derecho, en este caso, en e!
mercado peruano, como condidon para dar tramite a ias oposiciones andinas,
constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado pemano la legitimidad
del derecho adquirido en otro Pais Miembro.

3.2ADlicaaon_al caso_concreto

En el presente caso, la resolucion emitida por Primera Instancia senalo, entre otros
aspectos, que la opositora se encuentra legitimada para fonnuiar oposicion a la
presents solicitud de registro en base a su marca CRONER, registrada en Colombia,
habiendo acreditado para ta! efecto su interes real en el mercado peruano respecto
de:
Camiones y sus partes (incluidas en la clase 12) de !a clase 12 de la
Nomenclatura Oficial.
Modelos de vehlculos a escala de la clase 28 de la Nomenciatura Oficial.

Atendiendo a ninguna de las part:es ha apelado dicho extremo de !a resolucion este


ha quedado consentido, par lo que corresponde a continuacion evaluar !a existencia
de riesgo de confusion entre el signo sollcitado y las marcas registradas a favor de la
opositora que fueron base de oposicion, asi como con !a marca registrada CHRONO
(CertifEcado?101597).

4. Determinacion del riesao de confusion

El articulo 136 inciso a) de la Decision 486 establece que no podran registrarse como
marcas aquellos signos que sean identicos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servidos, o respecto de los cuales el uso de !a marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion.

Con relacion a la figura del riesgo de confusion, cabe tener en cuenta la


interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso ? 198-IP-201510), en la cual se senaia !o siguiente:

10 Gaceta Oficiai de! Acuerdo de Cartagena ? 2585 del 2 de octubre de 2015.

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"Segun !a Normativa Comunitana Andina, no es registrabie un signo confundible,


ya que no posee fuerza dlstintiva; de permitirse su registro se estana atentando
contra el interes del tituiar de la marca anteriormente registrada, asi como el de
/os consumidores. Dicha prohiblcion, contribuye a que el mercado de productos
y sen/icios se desarrolle con transparenda y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error a! realizar la eleccion de /os producfos o sen/icios quo desea
adquinr".

De otro lado, en el Proceso ? 423-IP-201511, el Tribunal Andino establecio que:


"Para detenninar la existencia del riesgo de confusion sera necesano venficar sf
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sf como en
relacion con fosproductos o se/v/c/bs distfnguidos por effos, y considerar la situacion
de !os consumidores o usuarios, la cuaf variara en funcion de los productos o
servfcios de que se trate, independientemente de ia clase a la que pertenezcan
dichos productos o sen/icios."

En esa linea, el riesgo de confusion debe analizarse teniendo en cuenta la


interrelacion de ios siguientes elementos: a) !a similitud o conexion competitiva entre
!os productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se debera
tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelacion de estos
elementos se determina ei riesgo de confusion.

Asf, puede ser que, ante marcas identicas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexion competitiva, se
determine que existe riesgo de confusion. Por otro !ado, ante productos o servicios
identicos, cuaiquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un
riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos
y aunque se determine que existe similitud o conexion competitiva entre los procfuctos
o servicios, no se determine un riesgo de confusion, si la marca registrada anterior
es muy debit, por lo que cuenta con una proteccion limitada.

4.1 Respecto de los productos

En el presente caso, se advierte que existe conexion competitiva entre los vehscuEos
terrestres; automoviles; autos deportivos; vehiculos utiiitarios deportivos,

11 Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena ? 2728 dei 22 de abril dei 2016.

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con exciusion expresa de camiones de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial


que pretende distinguir el signo solicitado y:

^ Las Elantas; EEantas neumaticas, semineumaticas y solidas para ruedas de


vehiculo; ruedas para vehiculos, arcs de la clase 12 de Sa Nomenclatura
OficiaE distingue !a marca registrada CHRONO (Certificado N0101597) toda vez
que estos ultimos productos son complementarios a los primeros, siendo
susceptibles de compartir los mismos canales de comercializacion y ser
fabricados por la misma empresa.

+> Los camiones y sus partes (incluidas en ia clase 12) de la ciase 12 de la


Nomenclatura OfEcial que distinguen las marcas registradas en Peru y
Co!ombia CRONER (Certificados ? 526623 y ? 11375, respectivamente), al
cumplir dichos productos con ia funcion de transportar personas u objetos y ser
susceptibles de serfabricados por las mismas empresas.

^ Los modelos de vehnculo a escala de la clase 28 de ia Nomenclatura Oficial


que distinguen !as marcas registradas en Peru y Colombia CRONER
(Certificados ? 526623 y ? 11375, respectivamente), ya que es usualque se
comercialicen ambos productos identificados con la misma marca.

A! respecto, la escala es la relacion matematica que existe entre ias


dimensiones reales del vehfculo y el prototipo a escaia, existiendo empresas !as
cuales bajo licencia de los titulares de marcas tales como FERRARI, FORD,
CORVETTE, MCLAREN y CHEVROLET, que fabrican dichos productos, los
cuales usualmente son adquiridos por coieccionEstas12.

4.2 Examen comparative)

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de ia impresion en


conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor de los
correspondientes productos o servicios.

12 Tai como se advierte en ias siguientes paginas web:


httDs://www.amalc(amcolIection.com/
http_://www.tiaermode[ismo.com/fabrEcanteMarca.DhD
https://www,iam bo rg hinisto re.com/es/model-cars-co! JectEon/

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For lo general, el consumidor no podra comparar ambos signos simultaneamente.


Mas bien, el signo que tenga ai frente en un momento detenninado va a ser
confrontacfo con el recuerdo mas o menos vago que guarde del signo anteriormente
percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse
principalmente aquellas caractensticas que puedan ser recordadas por el publico
consumidor.

Lo mas importante a considerar son ias semejanzas y no las diferencias de ios signos
en cuestion. Las diferencias solo tendran influencia en la impresion en conjunto si
son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en !a mente de !os
consumidores. Estos critenos han sido senalados en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Andino y mas recientemente en el Proceso ? 529-IP-201613.

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del pOblico dependeran del grado de la


atencion que usualmente el consumidor medio preste para la adquisicion y
contratacion de ios productos o servicios a distinguir.

Sobre esto Fernandez - Novoa14 senaia, "...a la hora de comparar una marca mi'xta
con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la vision en conjunto
como fa ultehor pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacfa del elemento
dominante que impregna la vision de conjunto de la correspondiente marca".

El citado autorsenala que ude ordinario, elefemento dominante de una marca mi'xta
esta constituido por e! elemento denominativo de la misma". Considera que !a
primacia de esta pauta se basa en que ua la hora de adquirir productos revestidos
con una marca grafico - denominativa, el pubffco demanda los productos en ei
comercio senalandolos por su denominacion y no graficamente. (...) En algunos
casos, el predominio de! componente denominativo puede verse reforzado por una
circunstancia ultenor, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo
de la marca mi'xta hace que efpHbiico confemple taf componente como un efemento
meramente decorative que fejos de actuar como un fndice identificador de!
producto, desempeha tan solo el papef de contribuir a ornamentar la presentacion
del producto. Esta pauta deja de apiicarse, no obstante, en ios supuestos en !os
que porciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre
su componente denominativo".

13 Gaceta Oficiaf del Acuerdo de Cartagena ? 3034 de! 31 de mayo de 2017.


14 Fernandez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001,p.254 a 256.

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El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que e!
componente figurativo de una marca mixta adquiera premhencia, a saber i)
factores que inciden negatlvamente en el componente denominativo (tales como:
la naturaleza descriptiva de! mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un eievado numero de marcas pertenecientes a
terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo,
realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales
como: que la palabra ocupe un lugar fnfimo dentro de la estructura total del signo,
la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrinseca de^
mismo).

En el caso concrete, atendiendo a que el signo solEcitado FIAT CRONOS y logotipo


es de naturaleza mixta, debera establecerse previamente si presenta a!gun
eiemento relevante que determine su impresion en conjunto.

En el signo solicitado sera relevante tanto el aspecto denominativo por ser la forma
como se solicitaran los productos en el mercado, conno el grafico, debido a las
caracteristicas y combinacion de !os eiementos que lo conforman, tal como se
aprecia a continuacion:

Realizado el examen comparative, se advierte lo siguiente;

a) Entre el siano soiicitado FIAT CRONOS v lociotipo v las marcas reaistradas en


Peru v Colombia CRONER (Certificados N0 526623 v ? 11375.
respectiyamentel

Foneticarnente, ei signo solicitado y las marcas registradas estan


conformados pordistintas denominadones, lo cuai determina que presenten
una pronunciacion de conjunto diferente.

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Graficamente, unicamente el signo solicitado presenta elementos figurativos


en su conformacion.

IISBSiii8W%@ISi881ill aV(|lis®g||^llc(||i|
m CRONER

b) Entre el signo soiicitado FIAT CRONOS v lociotBpo v la marca reaistrada CHRONO


fCertificado?101597)

Foneticamente, si bien la marca registrada presenta un elemento adicional


(FIAT), los signos bajo analisis comparten la denominadon semejante
CRONOS / CHRONO, hecho que determina que generen un efecto sonoro
similar.

Graficamente, unicamente el signo solicitado presenta elementos figurativos


en su conformacion.

:il81ilsWiil1^1t£?iUII iiyiii^iliiE^siii

CHRONO

4.3 Riesao.de confusion

a) Respecto a las marcas reaistradas CRONER (Certificados N0 526623 v


?11375)

De acuerdo a 1c seilalado, no obstante que !os signos bajo analisis distinguen


productos vinculados, teniendo en consideracion las diferencias graficas y
foneticas existentes entre estos, se determina que, considerando el grade de
atencion que presta el publico consumidor de productos de las clases 12 y 28
de la Nomenclatura Oficial, es posible su coexistencia pacifica en e! mercado
sin riesgo de inducir a confusion a! publico consumidor.

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b) Respecto a la marca reaistrada CHRONO fCertificado ? 101597^

De acuerdo a lo senalado, los signos bajo analisis se refieren a productos


vinculados y presentan semejanza fonetica, lo que detennina que no sea
posibie su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de inducir a confusion
al pubiico consumidor

En consecuencia, e! signo solicitado se encuentra incurso en la causal de


prohibicion de registro establecida en el articuio 136 inciso a) de la Decision
486, razon par la cual no corresponde otorgar ei registro.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Dedarar INFUNDADO el recurso de apelacion presentado por Fca Group Marketing


S.PA.; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolucion ? 849-2019/CSD-
1NDECOPI de fecha 21 de febrero de 2019, que DENEG6 el registro de ia marca
de producto FIAT CRONOS y logotipo solicitado por Fca Group Marketing S.P.A.

Con !a interyencion de /os Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen


Jacqueline Gavelan Dsaz, Sylvia Teresa Bazan Leigh, Fernando Raventos
Marcos y Virginia Maria Rosasco Dulanto

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO


Presidente de ia Sala EspeciaSizada en Propiedad Infelectua!

/pa.

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