Dhrmi: Solicitante Opositora
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RESOLUCION ? 0004-2020/TPl-INDECOPI
EXPEDIENTEN0 732194-2017/DS D
Con fecha 22 de diciembre de 2017, Fca Group Marketing S.PA (Italia) solicito el
registro de la marca de producto constituida par la denominacion FIAT CRONOS y
iogotipo, conforme ai modelo, para distinguir vehiculos terrestres; automoviies;
autos deportivos; vehiculos utilitarios deportivos de la clase 12 de la Nomenclatura
Oficiai; reivindicandolaprioridaddelasolicitud ?913633410, presentada en Brasil
el27deoctubrede2017.
Con fecha 5 de marzo de 2018, Volvo Truck Corporation (Suecia) formulo oposicion
manifestando lo siguiente:
Es titular en de las siguientes marcas:
1-SPI-01/01 1-16
06
RESOLUC16N ? 0004~2020H'PI-INDECOPS
EXPEDIENTEN0 732194-2017/DS D
Con fecha 17 de julio de 2018, tanto Volvo Truck Corporation como FCA Group
Marketing S.P.A. solicitaron la suspension del presente procedimiento; toda vez
que, senalaron que se encontraban negociando la suscripcion de un acuerdo de
coexistencia.
1 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aqueilos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para ios mismos productos o servidos, o para productos o servidos respecto de los cuales el uso de
ia marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociadon.
2 Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anferior, se entendera que tambien tienen legitimo Enteres
para presentar oposiciones en !os demas Paises Miembros, tanto ei titular de una marca identica o similar
para productos o servicios, respecto de (os cuaies el use de la marca pueda inducir al publico a error, como
quien primero soiicito ei regisfro de esa marca en cuafquiera de los Raises Miembros. En ambos casos, el
opositor debera acreditar su interes real en el mercado del Pais Miembro donde interponga !a oposicion,
debiendo a tal efecto solidtar e! registro de la marca al momento de interponerla.
La interposidon de una oposicion con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises
Miembros de conformidad con !o dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacionai competente a
denegar el registro de la segunda marca.
La interposicion de una oposicion con base en una solidtud de registro de marca previamente presentada en
cualquiera de los Raises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articuio, acarreara la suspension
del registro de la segunda marca, hasta tanto e! registro de la primera sea conferido. En tal evento sera de
apiicacion lo dispuesto en el p^rrafo precedente.
l-SPf-01/01 2-16
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Con fecha 21 de agosto de 2018, FCA Group Marketing S.PA solicito la limitacion
de los productos a distinguir con el signo solicitado a: vehfcufos terrestres;
automovifes; autos deportivos; vehiculos utifitarios deportivos, con exclusion
expresa de camiones y sus partes,
Con fecha 23 de octubre, tanto FCA Group Marketing S.P.A. como Volvo Truck
Corporation solicitaron la ampliacion del plazo de suspension.
1-SPI-01/01 3-16
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EXPEDIENTEN0 732194-2017/DS D
l-SPi-01/01 4-16
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Con fecha 29 de marzo de 2019, FCA Group Marketing S.P.A. interpuso recurso de
apelacion manifestando que el signo solicitado no resulta confundible con la marca
registrada CHRONO (Certificado ? 101597) al presentar diferencias graficas y
foneticas entre si.
Con fecha 22 de mayo de 2019, FCA Group Marketing S.P.A. absolvio el traslado
del recurso de apelacion presentado por Volvo Truck Corporation reiterando sus
argumentos respecto a la inexistencia de riesgo de confusion entre el signo
solicitado y !a marca registrada base de la oposicion.
Con fecha 15 de agosto de 2019, FCA Group Marketing S.P.A. presento un escrito
manifestando que a la fecha se encuentra negociando la firma de un acuerdo de
coexistencia con la empresa Pireili Tyre S.P.A.
M-SPI-01/01 5-16
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EXPEDIENTEN0 732194-2017/DS D
A fin de acreditar dicha afirmacion adjunto una copia del borrador de dicho
documento.
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
M-SPi-01/01 6-16
RESOLUCION ? 0004-2020rTPI-!NDECOPf
GXPEDIENTE Ne 732194-2017/DS D
^E^p
M-SPI-01/01 7-16
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En atencion a las normas expuestas, resulta vaiido afirmar que los organos
funcionales del INDECOPi estan facu!tados a suspender los procedinnientos
administrativos a su cargo en los siguientes casos:
Ademas, cabe agregar que la aplicacion del articulo 30° del Reglamento de
Organizacion y Funciones del INDECOPI, es coherente con lo establecido en el
articulo IV del Tituio Preliminar dei Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, que preve la aplicacion de los principios de
simplicidad, ceieridad y eficacia para la actuacion de los procedimientos
administrativos, los cuales sirven tambien de criteno interpretativo para resolver las
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicacion de las normas de procedimiento.
l-SPi-01/01 8-16
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3. Oposicion andina
3.1 Marcoleaal
El articulo 1479 de la Decision 486 dispone que tienen legitimo interes para presentar
oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una marca identica o
similar para productos o servicios, respecto de los cuales e! uso de la marca pueda
inducir ai publico a error, como quien primero solicito el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor
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debera acreditar su interes real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la
oposicion, debiendo a tal efecto solicitar la marca a! momento de interponer la misma.
En efecto, dado que !a Decision 486 exige acreditar un interes real de incursionar en
el mercado del pais donde se pretenda hacer vater e! derecho, en este caso, en e!
mercado peruano, como condidon para dar tramite a ias oposiciones andinas,
constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado pemano la legitimidad
del derecho adquirido en otro Pais Miembro.
3.2ADlicaaon_al caso_concreto
En el presente caso, la resolucion emitida por Primera Instancia senalo, entre otros
aspectos, que la opositora se encuentra legitimada para fonnuiar oposicion a la
presents solicitud de registro en base a su marca CRONER, registrada en Colombia,
habiendo acreditado para ta! efecto su interes real en el mercado peruano respecto
de:
Camiones y sus partes (incluidas en la clase 12) de !a clase 12 de la
Nomenclatura Oficial.
Modelos de vehlculos a escala de la clase 28 de la Nomenciatura Oficial.
El articulo 136 inciso a) de la Decision 486 establece que no podran registrarse como
marcas aquellos signos que sean identicos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servidos, o respecto de los cuales el uso de !a marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion.
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Asf, puede ser que, ante marcas identicas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexion competitiva, se
determine que existe riesgo de confusion. Por otro !ado, ante productos o servicios
identicos, cuaiquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un
riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos
y aunque se determine que existe similitud o conexion competitiva entre los procfuctos
o servicios, no se determine un riesgo de confusion, si la marca registrada anterior
es muy debit, por lo que cuenta con una proteccion limitada.
En el presente caso, se advierte que existe conexion competitiva entre los vehscuEos
terrestres; automoviles; autos deportivos; vehiculos utiiitarios deportivos,
11 Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena ? 2728 dei 22 de abril dei 2016.
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Lo mas importante a considerar son ias semejanzas y no las diferencias de ios signos
en cuestion. Las diferencias solo tendran influencia en la impresion en conjunto si
son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en !a mente de !os
consumidores. Estos critenos han sido senalados en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Andino y mas recientemente en el Proceso ? 529-IP-201613.
Sobre esto Fernandez - Novoa14 senaia, "...a la hora de comparar una marca mi'xta
con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la vision en conjunto
como fa ultehor pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacfa del elemento
dominante que impregna la vision de conjunto de la correspondiente marca".
El citado autorsenala que ude ordinario, elefemento dominante de una marca mi'xta
esta constituido por e! elemento denominativo de la misma". Considera que !a
primacia de esta pauta se basa en que ua la hora de adquirir productos revestidos
con una marca grafico - denominativa, el pubffco demanda los productos en ei
comercio senalandolos por su denominacion y no graficamente. (...) En algunos
casos, el predominio de! componente denominativo puede verse reforzado por una
circunstancia ultenor, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo
de la marca mi'xta hace que efpHbiico confemple taf componente como un efemento
meramente decorative que fejos de actuar como un fndice identificador de!
producto, desempeha tan solo el papef de contribuir a ornamentar la presentacion
del producto. Esta pauta deja de apiicarse, no obstante, en ios supuestos en !os
que porciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre
su componente denominativo".
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El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que e!
componente figurativo de una marca mixta adquiera premhencia, a saber i)
factores que inciden negatlvamente en el componente denominativo (tales como:
la naturaleza descriptiva de! mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un eievado numero de marcas pertenecientes a
terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo,
realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales
como: que la palabra ocupe un lugar fnfimo dentro de la estructura total del signo,
la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrinseca de^
mismo).
En el signo solicitado sera relevante tanto el aspecto denominativo por ser la forma
como se solicitaran los productos en el mercado, conno el grafico, debido a las
caracteristicas y combinacion de !os eiementos que lo conforman, tal como se
aprecia a continuacion:
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m CRONER
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CHRONO
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/pa.
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