1180-2022 (F) Resolución TPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 1180-2022/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 886136-2021/DSD
ACCIONANTE : ROSA MARIA LILIANA LAMTENZAN ZAVALA
EMPLAZADO : LUIS FERNANDO ASTOCONDOR SALAZAR ZAMORA
Nulidad del registro de una marca de servicio otorgada bajo la vigencia de la

Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Análisis de riesgo de confusión
entre signos referidos a productos y servicios de las clases 3 y 44 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia.
Lima, siete de setiembre de dos mil veintidós.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de febrero de 2021, Rosa María Liliana Lamtenzan Zavala (Perú)
solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio constituida por la
denominación MORGANA LASH STUDIO y logotipo, conforme al modelo,
registrada bajo Certificado Nº 123144, a favor de Luis Fernando Astocondor
Salazar Zamora (Perú), que distingue servicios de extensiones de pestañas,
microblading de cejas, lifting de pestañas, faciales, micropigmentación y de
salones de belleza de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, señaló lo siguiente:

- La acción de nulidad se basa en la titularidad de su marca MAX LASH &
BROW STUDIO y logotipo, que distingue productos y servicios de las clases
3 y 44 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 9 de febrero de 2021, mediante
Resolución N° 462-2021/CSD-INDECOPI1.
1 Dicha marca actualmente se encuentra inscrita bajo Certificado N° 30152.
M-SPI-01/01 1-17
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
- La solicitud de su marca se realizó (6 de diciembre de 2018) con anterioridad

a la solicitud de registro de la marca cuya nulidad se solicita (20 de
noviembre de 2019).
- Es titular de una familia de marcas en las clases 3 y 44 de la Nomenclatura
Oficial en base al término MAXLASHES
- La marca materia de nulidad resulta semejante gráficamente a su marca
registrada, toda vez que las denominaciones LASH y STUDIO que forman
parte de ambos signos presentan la misma ubicación característica, esto es,
encima de las denominaciones relevantes en forma de arco. Asimismo,
dichas denominaciones relevantes utilizan tipografías con características
similares.
- Fonéticamente los signos también resultan semejantes ya que en ambos
casos empiezan con la letra M y presentan un texto casi idéntico: LASHES
& BROW STUDIO/LASH STUDIO.
- La semejanza gráfica y fonética desarrollada ha sido corroborada por la
empresa Infinito ya que con fecha 19 de diciembre de 2019 emitió un informe
a través del cual llegó a la conclusión de que ambas marcas son
confundibles.
- La marca materia de nulidad fue solicitada de mala fe, toda vez que la
emplazada conocía de la existencia de su marca, conocía que había sido
solicitada a registro con anterioridad y que había sido lanzada al mercado,
habiendo copiado su presentación comercial.
Amparó su acción de nulidad en el inciso a) del artículo 1362 y 1723 de la Decisión
486.
2
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
3
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y
en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
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Con fecha 24 de marzo de 2021, Luis Fernando Astocondor Salazar Zamora

absolvió el traslado de la nulidad señalando lo siguiente:
- Su marca MORGANA y logotipo fue lanzada al mercado con anterioridad
al lanzamiento de la marca de la accionante. En efecto, el primero se realizó
el 26 de setiembre de 2019, siendo publicado por primera vez en redes
sociales (Instagram) el 17 de octubre de 2019, mientras que el de la marca
de la accionante se realizó el 18 de noviembre de 2019.
- Lo señalado determina que no se pueda invocar mala fe ya que como ha
quedado demostrado su marca fue lanzada al mercado 2 meses antes que
la de la accionante.
- El registro de su marca no incurrió en la prohibición señalada en el artículo
136 inciso a) de la Decisión 486, ya que no guarda semejanza con la marca
sustento de la acción de nulidad.
- Si bien los signos bajo análisis inician con la letra M, sus tipografías son
diferentes.
- Los signos comparten las palabras LASH y STUDIO, cuyo significado en
español es pestaña y estudio; sin embargo, los mismos hacen referencia a
un estudio de belleza.
- Los signos cuentan con elementos denominativos, gráficos y cromáticos
adicionales que impiden que se pueda suscitar confusión en el público
consumidor.
- Realizó una búsqueda fonética de su marca en la clase 44 de la
Nomenclatura Oficial, constatando que existen otras marcas que llevan los
términos LASH y STUDIO.
- La nulidad presentada resulta temeraria ya que la accionante invocó
marcas absolutamente diferentes a su marca registrada, por lo que está
forzando argumentos.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa
de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136
o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde
la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a
la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen
dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se
eliminarán del registro de la marca.
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Mediante Resolución N° 5232-2021/CSD-INDECOPI de fecha 15 de noviembre

de 2021, la Comisión de Signos Distintivos:
- Declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta en el extremo
referido a la mala fe del emplazado.
- Declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta en el extremo referido
al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, en consecuencia, declaró
NULO el registro de la marca MORGANA LASH STUDIO y logotipo
(Certificado N° 123144). Consideró lo siguiente:
(i) Cuestión previa
- Con relación al argumento de que la nulidad interpuesta es temeraria, se dejó
constancia de que la sanción por temeridad únicamente se circunscribe a la
presentación de oposiciones temerarias dentro de un procedimiento de
solicitud de registro de marca, toda vez que la norma no prevé la figura de
temeridad en las acciones de nulidad de registro.
(ii) Análisis de las causales de nulidad
- La acción de nulidad se sustenta en que la marca materia de nulidad habría
sido otorgada en contravención del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486
y mediando mala fe.
(iii) Familia de marcas alegada por la accionante
- Las marcas alegadas por la accionante no se encuentran registradas para
distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
- Con relación a las marcas señaladas y registradas por la accionante en la
clase 44 de la Nomenclatura Oficial se cumple con el elemento objetivo y
subjetivo, por lo que es posible reconocer a favor de la accionante la
existencia de una familia de marcas respecto de la denominación
MAXLASHES en dicha clase.
(iv) Evaluación del riesgo de confusión
- Los servicios que distingue la marca objeto de nulidad se encuentran
vinculados con los productos de la clase 3 que distingue la marca registrada
con anterioridad.
- Los servicios que distingue la marca objeto de nulidad y los servicios de la
clase 44 que distingue la marca registrada con anterioridad se encuentran
referidos a algunos de los mismos servicios y otros vinculados.
- Realizado el examen comparativo entre la marca materia de nulidad
MORGANA LASH STUDIO y logotipo y la marca registrada con
anterioridad MAX LASH & BROW STUDIO y logotipo se advierte que
resultan semejantes, toda vez que presentan un similar aspecto gráfico,
consistente en la frase con similar combinación de términos LASH STUDIO/
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LASH & BROW STUDIO dispuesta en un semi circulo sobre el elemento

denominativo relevante MORGANA / MAX, siendo que dicho aspecto
gráfico no se encuentra presente en otras marcas registradas a favor de
terceros.
- Teniendo en cuenta la semejanza entre los signos y el hecho que se
encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos servicios y
productos y servicios vinculados, se considera que los signos son
susceptibles de generar riesgo de confusión en el publico usuario, por lo
que se declaró fundada la nulidad interpuesta en este extremo.
(v) Mala fe
- La accionante no ha presentado medios probatorios que acrediten la mala
fe con la que actuó el emplazado, por lo que no se ha acreditado la
supuesta mala fe atribuida a este, siendo así, se declaró infundada la
nulidad interpuesta en ese extremo.
(vi) Conclusión de la acción de nulidad
- En atención a lo expuesto, el registro de la marca MORGANA LASH
STUDIO y logotipo (Certificado N° 123144) se otorgó contraviniendo la
prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión
486, razón por la que se encuentra incursa en la causal de nulidad
establecida en el artículo 172 de dicha normativa.
Con fecha 7 de diciembre de 2021, el emplazado Luis Fernando Astocondor

Salazar Zamora interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:
- No existe semejanza entre las marcas bajo análisis, toda vez que las
denominaciones por las que el público usuario identificará a los signos
(MAX y MORGANA) no resultan semejantes. Asimismo, las marcas
cuentan con elementos denominativos, gráficos y cromáticos que impiden
que susciten confusión en el público consumidor.
- De una búsqueda realizada en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial se
advierte que se encuentran registradas otras marcas con la denominación
LASH STUDIO, tales como ZAFIRO LASH STUDIO y logotipo (Certificado
N° 105422), MOOD LASH ROOM STUDIO y logotipo (Certificado N°
122149).
Con fecha 1 de marzo de 2022, Rosa María Liliana Lamtenzan Zavala absolvió
el traslado de la apelación, además de adherirse a la misma en el extremo en que
la Primera Instancia declaró infundada la acción de nulidad por mala fe de la
emplazada y señaló lo siguiente:
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- La marca materia de nulidad resulta semejante gráficamente a su marca

MAX LASH & BROW STUDIO y logotipo, toda vez que ambas presentan las
denominaciones LASH y STUDIO ubicadas en la misma forma
característica, esto es, alrededor de las denominaciones relevantes en forma
de arco, siendo dicho diseño el elemento de mayor relevancia en los signos
confrontados.
- La semejanza se acentúa debido a que las denominaciones relevantes (MAX
y MORGANA) utilizan tipografías con características similares y líneas de
contraste marcados que sugieren elegancia y distinción.
- Fonéticamente los signos también resultan semejantes ya que en ambos
casos empiezan con la letra M y presentan un texto casi idéntico: LASHES
& BROW STUDIO/LASH STUDIO.
- La semejanza gráfica y fonética desarrollada ha sido corroborada por la
consultora en diseño estratégico Infinito, mediante informe de fecha 19 de
diciembre de 2019.
- El hecho de que se encuentren registradas otras marcas que hagan uso de
los términos LASH o STUDIO, resulta irrelevante, toda vez que la
coincidencia que ha determinado la existencia de riesgo de confusión es la
similar ubicación y combinación de términos LASH STUDIO/LASH &
BROW STUDIO dentro de los signos bajo análisis.
- Solicita adherirse a la apelación interpuesta a fin de que la resolución
apelada sea revocada en el extremo que declaró infundada la acción de
nulidad, esto es, en el extremo referido a la mala fe con la que habría
actuado el emplazado.
Mediante proveído de fecha 3 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de la

Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró improcedente la solicitud de
adhesión presentada. Al respecto, consideró que en la medida que con el recurso
de adhesión la accionante pretende cuestionar un extremo de la resolución que
no le fue favorable, correspondía que dicho cuestionamiento sea formulado a
través de la interposición de un recurso de apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro

de la marca MORGANA LASH STUDIO y logotipo (Certificado N° 123144) fue
concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su
otorgamiento.
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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de Antecedentes
Se ha verificado que:
a) El emplazado, Luis Fernando Astocondor Salazar Zamora (Perú), es titular

de la marca de servicio constituida por la denominación MORGANA LASH
STUDIO y logotipo, conforme al modelo adjunto, inscrita el 30 de julio de
2020, bajo Certificado N° 123144, vigente hasta el 30 de julio de 2030, que
distingue servicios de extensiones de pestañas, microblading de cejas,
lifting de pestañas, faciales, micropigmentación y de salones de belleza de
la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
El citado registro fue solicitado el 20 de noviembre de 2019 y otorgado por

mandato de la Resolución N° 9945-2020/DSD-INDECOPI de fecha 30 de
julio de 2020.
b) La accionante, Rosa María Liliana Lamtenzan Zavala (Perú) es titular de la

marca multiclase constituida por la denominación MAX LASH & BROW
STUDIO y logotipo, conforme al modelo, inscrita el 9 de febrero de 2021,
bajo Certificado N° 30152, vigente hasta el 9 de febrero de 2031, que
distingue:
Clase 3: Extensiones de pestañas y productos cosméticos para el cuidado
y mantenimiento de pestañas; desmaquillador de pestañas, adhesivos para
fijar extensiones de pestañas; parches de gel para párpado inferior
(producto cosmético).
Clase 44: Servicios de spa; servicios de salones de belleza
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El signo fue solicitado el 6 de diciembre de 2018 y otorgado por mandato

de la Resolución N° 462-2021/CSD-INDECOPI de fecha 9 de febrero de
2021.
2. Cuestión previa
- Extremos apelados
Mediante Resolución N° 5232-2021/CSD-INDECOPI de fecha 15 de noviembre

de 2021, la Comisión de Signos Distintivos:
i) Declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta en el extremo
referido a la mala fe del emplazado.
ii) Declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta en el extremo referido
al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486; en consecuencia, declaró
NULO el registro de la marca MORGANA LASH STUDIO y logotipo
(Certificado N° 123144).
Teniendo en cuenta que el emplazado presentó recurso de apelación

cuestionando que se haya declarado fundada la acción de nulidad, corresponde
a la Sala pronunciarse únicamente respecto al punto ii) de la referida resolución,
quedando firme el extremo señalado en el punto i).
3. Nulidad del registro de una marca
3.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que

ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley.
Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la
norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad
del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma
vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de
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nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no

invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente
al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y
significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente
prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución4.
La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo

del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido
una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no
será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese
otorgado incurriendo en tal causal.
Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la

fecha de tramitación de la acción de nulidad.
La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo

dispuesto en su artículo 2745 entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.
De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria6 y

teniendo en cuenta que la presente acción de nulidad fue interpuesta con fecha
25 de febrero de 2021, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de
dicha acción es la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075.
En el caso concreto, se verifica que al momento de solicitarse (20 de noviembre

de 2019) y otorgarse (30 de julio de 2020) el registro de la marca MORGANA
LASH STUDIO y logotipo (objeto de la presente acción de nulidad), inscrita bajo
Certificado N° 123144, se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto
Legislativo 1075. En consecuencia, dicha solicitud debe ser evaluada en base a
los criterios contenidos en dichas normas.
4 Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece al reo.
5 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
6
Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de
conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones
aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso
los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas
contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
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3.2 Causales de nulidad
El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente

decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto
en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción
prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro
impugnado.
El inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 precisa que:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión o de asociación”.
En el presente caso, Rosa María Liliana Lamtenzan Zavala solicitó la nulidad de

la marca MORGANA LASH STUDIO y logotipo, manifestando que el otorgamiento
del registro en cuestión se produjo en contravención a lo establecido en el artículo
136 inciso a) de la Decisión 486. En ese sentido, a continuación, corresponde
analizar tal supuesto.
4. Determinación del riesgo de confusión
El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse

como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la

interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso N° 198-IP-20157), en la cual se señala lo siguiente:
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.
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“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo

confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se
estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente
registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y,
como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de
los productos o servicios que desea adquirir”.
De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-20158, el Tribunal Andino estableció que:

“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los
productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que
pertenezcan dichos productos o servicios.”
En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la

interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva
entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se
deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de
estos elementos se determina el riesgo de confusión.
Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
una protección limitada.
4.1 Respecto de los productos y servicios
Considerando que el extremo de la resolución de Primera Instancia que concluyó

que la marca materia de nulidad y la marca registrada sustento de la acción de
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.
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nulidad, están referidos a productos y servicios vinculados (clase 3 y clase 44) y

algunos de los mismos servicios y servicios vinculados (clase 44) no ha sido
cuestionado, dicho extremo ha quedado consentido, por lo que no será materia
de pronunciamiento por parte de esta Sala.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en

conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los
correspondientes productos o servicios.
Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente.

Más bien, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser
confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo
anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe
considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas
por el público consumidor.
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los

signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-
20169.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la

atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y
contratación de los productos o servicios a distinguir.
Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el
elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen
empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios; o,
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.
M-SPI-01/01 12-17

Sobre esto Fernández - Novoa10 señala, “…a la hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del
elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente
marca”.
El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca
mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera que
la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos
revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los
productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente.
(…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse
reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del
componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal
componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como
un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a
ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no
obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo
de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el
componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i)
factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como:
la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a
terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad
intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que la marca materia de nulidad (Certificado N°

123144) y la marca registrada sustento de la acción de nulidad (Certificado N°
30152) son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan
algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.
10 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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En las marcas señaladas serán relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser
la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el
gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los
conforman, tal como se aprecia a continuación:
Marca materia de nulidad Marca registrada sustento de

la nulidad
Previamente al examen comparativo, conviene señalar que, en el caso de

denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si
uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para
determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas
contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada
caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta
de que se trata.
En las marcas bajo análisis se advierte que los elementos relevantes son los
términos MORGANA y MAX debido a que las denominaciones LASH STUDIO y
LASH & BROW STUDIO que forman parte de la marca materia de nulidad y de la
marca registrada a favor de la accionante, respectivamente, resultan descriptivos,
ya que si bien constituyen términos del idioma inglés su traducción al castellano
como ESTUDIO DE PESTAÑAS y ESTUDIO DE PESTAÑAS Y CEJAS, es
susceptible de ser conocida por el sector pertinente del público
consumidor/usuario, toda vez que conforme se ha podido verificar, existen en el
mercado diversos establecimientos de belleza que llevan la referida denominación
para informar que en dicho establecimiento se brindan servicios de tratamiento de
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pestañas y cejas11. En atención a lo señalado no serán tomada en cuenta al

momento de realizar el correspondiente análisis.
Realizado el examen comparativo, entre los elementos relevantes de la marca

materia de nulidad MORGANA LASH STUDIO y logotipo y los elementos
relevantes de la marca registrada a favor de la accionante MAX LASH & BROW
STUDIO y logotipo, se advierte lo siguiente:
- Fonéticamente, los signos se encuentran conformados por distintos

elementos denominativos relevantes (MORGANA / MAX), lo que determina
que tengan una pronunciación diferente.
- Gráficamente se aprecia que si bien los signos presentan en su

conformación los elementos denominativos no relevantes (LASH STUDIO y
LASH & BROW STUDIO) en similar disposición, esto es, en semicírculo
sobre los elementos denominativos relevantes que conforman a los signos
(MORGANA / MAX), se aprecia que en el caso de la marca materia de
nulidad la denominación MORGANA se encuentra en 2 niveles, por lo que
11De la información obtenida a través de páginas web y redes sociales se ha podido verificar la existencia,
entre otras, de los siguientes salones de belleza que llevan la denominación LASH STUDIO o BROW
STUDIO:
1) ZAFIRO LASH STUDIO ,
2) GLOWLASHSTUDIO ,
3) MARIAN´S LASHES & BROWS , entre otras.
M-SPI-01/01 15-17

ello, unido a que ambos signos se encuentran conformados por una

denominación que presenta distinta secuencia de vocales y consonantes y
que se encuentran escritas en diferente tipo de letra, determina que vistos
en su conjunto generen una impresión visual diferente.
Marca materia de nulidad Marca registrada a favor de la

accionante
- Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión
Por lo expuesto, si bien los signos se encuentran referidos a algunos de los

mismos servicios, así como a productos y servicios vinculados, teniendo en
cuenta que no resultan semejantes, se determina que es posible su coexistencia
pacífica en el mercado sin riesgo de producir riesgo de confusión en el público
consumidor/usuario.
En consecuencia, al momento de otorgarse el registro de la marca cuestionada,

ésta no se encontraba incursa en la prohibición de registro establecida en el
artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
5. Procedencia de la acción de nulidad
En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la

marca MORGANA LASH STUDIO y logotipo (Certificado N° 123144), concedida
a favor de Luis Fernando Astocondor Salazar Zamora, para distinguir servicios de
la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, no fue otorgado en contravención a lo
dispuesto en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no se encuentra
incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la mencionada
normativa, no debiendo declararse su nulidad.
M-SPI-01/01 16-17

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero. - Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis

Fernando Astocondor Salazar Zamora.
Segundo. – REVOCAR la Resolución N° 5232-2021/CSD-INDECOPI de fecha

15 de noviembre de 2021, en el extremo que declaró FUNDADA la acción de
nulidad interpuesta por Rosa María Liliana Lamtenzan Zavala contra la marca de
servicio MORGANA LASH STUDIO y logotipo (Certificado N° 123144).
Tercero. – Mantener VIGENTE el registro de la marca de servicio constituida por

la denominación MORGANA LASH STUDIO y logotipo, que distingue servicios
de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo Certificado N° 123144, a
favor de Luis Fernando Astocondor Salazar Zamora.
Cuarto. - Precisar que queda FIRME la Resolución N° 5232-2021/CSD-

INDECOPI de fecha 15 de noviembre de 2021, en el extremo que declaró
INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta respecto a la invocada mala fe del
emplazado.
Con la intervención de los Vocales: Sylvia Teresa Bazán Leigh, Gonzalo

Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Virginia María
Rosasco Dulanto y Jorge Alejandro Chavez Picasso
Firmado digitalmente por BAZAN

LEIGH Sylvia Teresa FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.09.2022 19:48:42 -05:00
SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH

Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
/ka.
M-SPI-01/01 17-17


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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ACCIONANTE : ROSA MARIA LILIANA LAMTENZAN ZAVALA

EMPLAZADO : LUIS FERNANDO ASTOCONDOR SALAZAR ZAMORA

Nulidad del registro de una marca de servicio otorgada bajo la vigencia de la

Lima, siete de setiembre de dos mil veintidós.

Al respecto, señaló lo siguiente:

1 Dicha marca actualmente se encuentra inscrita bajo Certificado N° 30152.

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- La solicitud de su marca se realizó (6 de diciembre de 2018) con anterioridad

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Con fecha 24 de marzo de 2021, Luis Fernando Astocondor Salazar Zamora

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Mediante Resolución N° 5232-2021/CSD-INDECOPI de fecha 15 de noviembre

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LASH & BROW STUDIO dispuesta en un semi circulo sobre el elemento

Con fecha 7 de diciembre de 2021, el emplazado Luis Fernando Astocondor

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- La marca materia de nulidad resulta semejante gráficamente a su marca

Mediante proveído de fecha 3 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de la

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

a) El emplazado, Luis Fernando Astocondor Salazar Zamora (Perú), es titular

El citado registro fue solicitado el 20 de noviembre de 2019 y otorgado por

b) La accionante, Rosa María Liliana Lamtenzan Zavala (Perú) es titular de la

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El signo fue solicitado el 6 de diciembre de 2018 y otorgado por mandato

Mediante Resolución N° 5232-2021/CSD-INDECOPI de fecha 15 de noviembre

Teniendo en cuenta que el emplazado presentó recurso de apelación

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