PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INTELECTUAL
Doctrina continental
- Propiedad Industrial (Marcas comerciales, patentes de invención, modelos de
utilidad, diseños y dibujos industriales, variedades vegetales etc.,)
- Derecho de Autor

Doctrina anglosajona
Incluye (Marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y
dibujos industriales, etc.,) y Copyright.

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

Propiedad Industrial: Conjunto de normas legales que protege los derechos de
personas naturales y jurídicas y que recaen sobre su creación intelectual tangible:
• Marcas,
• Patentes,
• Modelo de Utilidad,
• Dibujos y Diseño Industrial
• Variedades vegetales, etc.

NORMATIVA APLICABLE
• Protección constitucional actualmente vigente.
Art. 19: La constitución asegura a todas las personas:N°25: La libertad de crear y
difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y
artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no sea inferior a la
vida de su titular. El Derecho de Autor comprende la propiedad de las obras y otros
derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra...
"Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el
tiempo que establezca la ley“

PROYECTO CONSTITUCIONAL
Propiedad Industrial
La comisión de Sistemas de Conocimientos.
• El Pleno rechazó la propuesta de la comisión sobre propiedad industrial, por lo que
quedó definitivamente fuera de la propuesta constitucional. La norma señalaba que "la
Constitución asegura la protección de los diversos títulos de protección de propiedad
industrial. La ley regulará los derechos que se confieren a su titular, su duración y las
limitaciones derivadas de su función social". Obtuvo 80 votos a favor, 50 en contra y 20
abstenciones.
• En la actual constitución sí hay mención a la propiedad industrial. Se garantizan "las
patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras
creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley" y que "será aplicable a la
propiedad delas creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial".
ANTECEDENTES HISTORICOS
1833 Los primeros antecedentes de la historia legal de la propiedad industrial en Chile
están en la Constitución Política del Estado de 1833. Esta garantizaba a los autores o
inventores la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o producciones por el
tiempo que les concediera la ley;
Un Decreto Ley de 9 de septiembre de 1840 sobre patentes de invención; y una Ley de
12 de noviembre de 1874 que creó un registro para inscribir marcas de fábrica o de
comercio, nacionales o extranjeras, estableciéndose que dicho registro funcionaría en
la Oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura.
1925 Mediante Decreto Ley N°588, de 1925(publicado en el Diario Oficial de 03-11 25),
se dictó el primer texto de Ley sobre Propiedad Industrial. Comprendió patentes de
invención, marcas comerciales y modelos industriales, derogando cuerpos legales
precitados.
Radicó sus funciones relativas a la propiedad industrial en la Oficina de la Propiedad
Industrial, dependiente del Ministerio de Agricultura e Industria.
En cumplimiento del DFL N°291, de 1931, se refundieron sus propias disposiciones con
las del D.L. N°588, dictándose así, con fecha 8 de junio de 1931, el Decreto Ley N° 958
que estableció el texto definitivo de la Ley sobre Propiedad Industrial. Se reservó al
Departamento de Industrias Fabriles la atención de los servicios de propiedad
industrial y al Ministerio de Fomento la facultad de conceder o denegar patentes de
invención, y conceder títulos o diplomas correspondientes.

La primera ley de patentes conocida fue dictada por el Senado veneciano, en 1474. En
el siglo XVIII se dictaron las primeras leyes sobre la materia en Inglaterra, España,
Francia y Estados Unidos. Muchos conceptos encontrados en la ley francesa de 1791 y
en la legislación norteamericana del año 1790, como descripción de la invención,
derecho exclusivo de autores e inventores sobre sus creaciones, examen de novedad
de los inventos, concesión por tiempo limitado de privilegios y el derecho del inventor
a confiscar en beneficio propio objetos falsificados, perduran en nuestra legislación
nacional.

• En Chile el Derecho de Autor es regulado por la Ley 17.366.

La Propiedad Industrial es regulada sustancialmente, por la Ley 19.039.

• Ámbito de aplicación: Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera
podrá gozar de los derechos de propiedad Industrial que garantiza la Constitución
Política. Artículo 19 sobre Garantías Constitucionales los define y ampara en su N°25

NORMATIVA VIGENTE – LEGISLACIÓN

I PROPIEDAD INDUSTRIAL
a) Ley 19.039
b) Ley Corta o Ley 21.355
El 9 de mayo de 2022 entró en vigencia La Ley N°21.355, que modifica la ley N°19.039
de Propiedad Industrial y la ley N°20.254, que estableció el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal.
Es una de las transformaciones más importantes de los últimos 30 años del sistema de
propiedad industrial en Chile. Objetivos:
- Implementar medidas para actualizar el sistema de propiedad industrial vigente en
Chile.
- Alinear la normativa actual con los estándares internacionales
- Modernizar los procesos y simplificar trámites

c) Tratados internacionales relacionados:

- Acuerdo de Libre Comercio firmado con la Unión Europea en 2003
- Sistema Internacional de Marcas - Protocolo de Madrid
- Sistema Internacional de Diseño de La Haya
- Acuerdo de Clasificación de Diseño de Locarno

VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN DE LA PI
Los activos intelectuales generan un mayor valor para su titular (empresa, pyme,
fundación, etc.):
a) VALORACIÓN ECONOMICA (canales de comercialización, portafolio de activos)
b) DISTANCIA Y DISTINCIÓN FRENTE A LA COMPETENCIA:
- Hablamos de derechos exclusivos y excluyentes.
- Monopolios legales por una vigencia determinada.
- Valor agregado sobre la innovación patentada.
(PPT1)

MARCAS COMERCIALES

NUEVA DEFINICIÓN: Ley corta: “Se comprende todo signo capaz de distinguir en el
mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes,
gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas
tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos”.

Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si

han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.
- Se elimina: "que sea susceptible de representación gráfica”
- Se eliminan: “los establecimientos comerciales e industriales”

PALABRAS –LETRAS –NUMEROS –IMÁGENES GRAFICAS –COMBINACIÓN DE COLORES NOMBRES

DE PERSONAS.

Clasificador de Niza
La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación
internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas. Cada cinco
años se publica una nueva edición y, desde 2013, cada año se publica una nueva
versión de cada edición.
Los países parte en el Arreglo de Niza constituyen una Unión particular en el marco de
la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han
adoptado y aplican la Clasificación de Niza a los fines del registro de marcas.
A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la
Clasificación de Niza, haciendo figurar en los documentos y publicaciones oficiales
relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las
que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.
OMPI/WIPO
PRODUCTOS: 1 – 34 SERVICIOS 35 – 45

TIPOS O CATEGORIAS DE MARCAS COMERCIALES

CLASIFICACIÓN I
1.- Según el tipo de signo: En base al tipo de signo, las marcas pueden clasificarse en,
Marca denominativa. Compuesta por palabras, letras o números sin un diseño
específico.
Marca figurativa (llamada “etiqueta”. Compuesta únicamente por elementos gráficos.
Marca mixta. Combinación de elementos gráficos y denominativos.

Existen otras marcas que no son propiamente visuales, sino perceptibles por los
sentidos. Se trata de las marcas sonoras, expresamente admitidas por nuestra
legislación y hoy incluye también las olfativas.
Nota: La división anterior es utilizada en la normativa nacional para delimitar cada
marca, categorización que está incluida en el sistema de presentación en línea de
marcas y también en los formularios descargables desde la plataforma electrónica de
INAPI.

2.- Según el campo operativo: Se refiera a los productos o servicios.

3.- Según el grado de conocimiento: Existe un grupo de marcas que se denominan

“marcas notorias” o “notoriamente conocidas”; son aquellas que por su importante
uso en el comercio son reconocidas o fácilmente identificadas por los consumidores a
quienes dichas marcas están dirigidas.

CLASIFICACIÓN II
MARCAS COLECTIVAS y DE CERTIFICACIÓN
La ley reconoce la presencia de las marcas colectivas y marcas de certificación
COLECTIVA: La marca colectiva es aquella que está básicamente destinada a ser usada
por los miembros de una asociación o grupo, permitiendo diferenciar en el mercado
los productos o servicios, de aquellos producidos o prestados por terceros y que no
forman parte de dicha asociación o grupo.
DE CERTIFICACIÓN: Destinada a acreditar o garantizar una o más características de un
determinado producto y/o servicio fabricado o prestado por un tercero.
Ambas categorías se someten al mismo procedimiento y plazos establecidos en la LPI
para las marcas comerciales comunes y corrientes, tanto para la solicitud de registro,
así como también para su renovación, extinción y anotaciones marginales; salvo en
cuanto deben acompañar un reglamento de uso.
Nota: El incumplimiento por parte de alguno de los titulares de las normas previstas en
el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás para solicitar el
cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios.
CLASIFICACIÓN III
Frases de propaganda. Las frases de propaganda o lemas publicitarios no se
encuentran definidos ni en la ley ni en su Reglamento. Sin embargo, para efectos
didácticos, se puede decir que las frases de propaganda corresponden a expresiones
que acompañan a una marca registrada y que están destinadas a publicitarla.
La frase de propaganda está condicionada a ciertas exigencias específicas:
- Debe estar unida o adscrita a una marca previamente registrada o House Mark
- La marca registrada que es objeto de la publicidad es denominado por ley como
“registro principal” aunque en la práctica se la suele denominar “house mark”.
- Una misma “house mark” puede ser utilizada para una o más frases de
propaganda.
- Dada su denominación legal (“frase”), debe ser representada únicamente como
denominación (sin elementos figurativos) y se ha entendido que no puede estar
incluida dentro de unamarca figurativa (etiqueta).
Ejemplos:
• Lay's – “¡A qué no puedes comer solo una!”
• Red Bull – “¡Red Bull te da alas!”
Nota: Por disposición legal, no es posible registrar una frase de propaganda sin
haber inscrito previamente la marca que será publicitada mediante la frase de
propaganda.

La marca FRASE DE PROPAGANDA, posee un carácter accesorio desde el punto

de vista de la doctrina, por lo tanto de ello se desprenden diversas consecuencias,
entre otras:
a. La caducidad de la “house mark” —por no pago de los derechos de renovación—
produce los mismos efectos respecto de la o las frases de propaganda adscritas
al registro.
b. En estos casos, INAPI procede a cancelar de oficio el registro de la frase de
propaganda dependiente de la marca caducada, de lo cual se deja constancia
mediante una subinscripción en el registro correspondiente.
c. La nulidad del registro de la “house mark” produce los mismos efectos respecto
de la o las frases de propaganda adscrita al mismo. En este caso, INAPI
igualmente procede a cancelar de oficio el registro de la frase de propaganda
dependiente de la marca cuyo registro es anulado, de lo cual se deja constancia
mediante una subinscripción en el registro correspondiente

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS MARCAS COMERCIALES

ESPECIALIDAD – ESPECIFICIDAD: El campo operativo de las marcas de productos,
servicios, debe ser básicamente específico y determinado. Así lo exige la LPI y lo
complementa el RLPI.
a) Marca de productos: Se debe describir de manera específica y determinada el o
los productos que se desea proteger.
b) Marca de servicios: Se debe especificar en forma clara y determinada, en forma
precisa, el tipo, giro o rubro del servicio o servicios que se desea proteger.
Nota: Preclasificación marcaria de INAPI.
TERRITORIALIDAD: La cobertura territorial de la marca no sólo tiene incidencia para la
especificación de su campo operativo al momento de la presentación de la solicitud,
sino particularmente para determinar también el ámbito de aplicación y protección del
derecho marcario. Las marcas de productos y servicios tienen validez para todo el
territorio de la República (art. 23 bis B, LPI).
(PPT 2)

IRREGISTRABILIDAD MARCARIA
Con el fin de evaluar la viabilidad de los registros marcarios es razonable considerar en
esta etapa las causales por las cuales una marca no podrá ser registrada según la
normativa vigente.
Sin perjuicio de lo cual la recomendación inicial para todo solicitante es realizar una
BUSQUEDA previa por ejemplo por medio de la base de datos de INAPI.
El artículo 20 de la Ley 19.039, contempla las citadas causales. El Conservador de
Marcas de oficio, los terceros luego de la publicación de la solicitud de la marcas y la
autoridad desde el propio INAPI, podrán hacer uso de esta normativa en las instancias
legales correspondientes.

Artículo 20 Ley 19.039 NO PODRAN REGISTRARSE COMO MARCAS

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de
cualquier estado, de las organizaciones internacionales o los servicios públicos
estatales.
Nota: Aisladamente consideradas.

b) Respecto del objeto a que se refieren las denominaciones técnicas o

científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes
recomendadas por la OMS y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo

consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin
embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos
cuando hubieren transcurrido, a lo menos 50 años desde su muerte, siempre que no
afecte su honor.
SANTO TOMAS –DIEGO PORTALES –ANDRES BELLO (para universidades, por ejemplo)
Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya
infracción a las letras e), f), g) y h) del artículo 20 de la ley 19.039.

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de

garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten
medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o
extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien la obtuvo.

Estas prohibiciones de registro contempladas en las letras mencionadas tienen su

explicación en motivaciones de bien común y soberanía de las naciones, toda vez que
estos signos, si bien pueden gozar de distintividad intrínseca respecto de
determinados producto o servicios, constituyen signos cuyo uso exclusivo y
excluyente no debe otorgarse a ninguna persona privada en particular y cuyo control
debe permanecer en el Estado.
Nota: Las razones se sustentan en que ese registro o esa utilización violaría el derecho
del Estado a controlar el uso de símbolos de su soberanía y, además que podría inducir
al público a error en relación con el origen de los productos a los que se aplicarían esas
marcas
Para cerciorarse si la expresión que se pide como marca corresponde a un
emblema nacional, es recomendable visitar sitio, que corresponde a un buscador
en la base de datos de emblemas de la OMPI:
Busca evitar defraudar o confundir al consumidor. Ejemplo sería reproducir las
medallas obtenidas en un certamen vitivinícola por ejemplo, sin que se hubiere
obtenido algún reconocimiento o el que se dice reflejar en una etiqueta.

e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen,

nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos,
servicios o establecimientos.

MARCAS INDICATIVAS: Las que sean de uso general en el comercio para distinguir
cierta clase de productos, servicios y establecimientos,
MARCAS GENERICAS: Las que no presenten carácter distintivo o describan los
productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

FALTA DISTINTIVIDAD: MARCAS DESCRIPTIVAS

Nota: El esquema contenido en el artículo 20 letra e) nos permite diferenciar los
siguientes tipos de marcas carentes de distintividad intrínseca”.
GENERICAS, DESCRIPTIVAS, INDICATIVAS, FALTA DISTINTIVIDAD.
Entendemos por distintividad la capacidad y a la vez función o condición esencial para
que una…

El concepto de marca GENERICA es por definición irregistrable, pues no hace sino

nombrar un producto o servicio según su propia naturaleza.
GENERICIDAD EN GENERAL: Se entiende por términos genéricos aquellos que se
componen únicamente del nombre propio de un producto, servicio o
establecimiento, de modo que coinciden con el término que generalmente lo
identifica en el mercado.
Apuntan a la naturaleza básica del producto, servicio o establecimiento, en lugar de a
sus características individuales.
JURISPRUDENCIA – Ejemplos de signos rechazados a registro por ser genéricos:
El signo JUGUITO, solicitud N°1125135, Fallo N°173750, fue rechazada en relación a
jugos de fruta, por constituir un término genérico, es decir, por nombrar directamente
el producto que se pretendía distinguir con la marca.

También deben considerarse incluidos como una categoría de marcas genéricas las
expresiones “que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de
productos, servicios o establecimientos”. Se trata, en consecuencia, de expresiones:
a) Que corresponden a la denominación del producto, servicio o establecimiento, la
forma como éstos son designados en el comercio de manera general, aún cuando no
sea su denominación técnica, oficial, formal o estricta.

b) Que corresponden a neologismos adoptados en la práctica para designar

ciertos productos, servicios o establecimientos.  Que, aun en otros idiomas distintos
al español, son generalmente usadas en el comercio para designar ciertos productos,
servicios o establecimientos.

c) También se incluyen las abreviaciones, cuando se entiende que su significado ha

pasado a ser usual en el mercado; por ejemplo: “RR.SS” para mencionar servicios de
redes sociales de la clase 45.

Marcas DESCRIPTIVAS
Dentro de los signos que carecen de distintividad se encuentran aquellos que sirven
para describir los correspondientes productos y servicios.
Nuestra legislación prohíbe expresamente el registro como marca de las expresiones
descriptivas en aras del interés público, a fin de que las expresiones descriptivas
estén a disposición de todos los participantes del mercado.
Conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua “Describir” es
definido como “representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del
lenguaje”.
La prohibición apunta, por tanto y según la definición precedente, a impedir el registro
como marca comercial, de todo signo compuesto por expresiones o adjetivos que
básicamente se refieran a las características externas de productos, servicios.

En este sentido, serán considerados signos descriptivos aquellos que entregan al

público consumidor de forma directa información sobre una o varias características,
cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las
particularidades del producto o servicio.
De esta manera, este tipo de signos normalmente no son susceptibles de protección
marcaria, a menos que se acredite la adquisición de distintividad por su uso en el
mercado, demostrando que el consumidor es capaz de reconocer un origen
empresaria específico.
Cabe destacar variaciones ortográficas o una redacción un tanto caprichosa, por
ejemplo, al cambiar la palabra “dulce” por “dulse” o “dulze”, no convierte un término
descriptivo en uno no descriptivo. Por lo demás generalmente estas deformaciones
suelen resultar fonéticamente idénticas.
JURISPRUDENCIA: Fallo N° 178385, recaído en solicitud N°1170802, VIVIR
ASEGURADO, para distinguir servicios de agencias de seguros; asesoramiento
financiero y asesoramiento en materia de seguros; Consultoría en materia de
seguros; corretaje de seguros. clase 36.

Marcas INDICATIVAS
La LPI prohíbe también registrar como marcas comerciales aquellas expresiones o
signos empleados para indicar, respecto de los productos, servicios o establecimientos,
el/la:
Naturaleza: La naturaleza de algo corresponde a su especie, género o clase.
Siguiendo esta línea, es que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que
indiquen el tipo, materiales o componente/s de los productos o servicios de que se
trate.
Jurisprudencia: Solicitud N°1173211, “VENTA DE PASILLO”, para distinguir servicios de
ventas de la clase 35. Esta marca fue rechazada por ser indicativa de la naturaleza de
los servicios a distinguir, al señalar la especie y tipo en que se llevarían a cabo los
servicios pedidos.

Origen, nacionalidad, procedencia: Las marcas indicativas o descriptivas de origen,

procedencia o nacionalidad de los productos o servicios, se configuran cuando se
componen únicamente o incluyen como elemento principal un término geográfico,
que actúa directamente como indicador de la zona de producción o
comercialización de los productos, del lugar en donde se prestarán los servicios o
donde se emplazan los establecimientos a distinguir.
JURISPRUDENCIA
Ejemplos de signos rechazados a registro por ser indicativos del origen de la
cobertura solicitada:
Solicitud N°1192522, CERVEZA ORIGEN TALCA , para distinguir cerveza artesanal
de la clase 32. La marca fue rechazada por ser genérica e indicativa de la naturaleza y
origen de los productos pedidos.

Destinación; Signos indicativos de destinación: Las marcas son indicativas o

descriptivas de destinación cuando revelan directamente la función o finalidad de
los productos o servicios pedidos, así como también su modo de utilización, los
medios de aplicación e incluso los destinatarios directos de los mismos.
Así conceptualizada, la prohibición puede confundirse en casos concretos con los
signos indicativos de naturaleza y/o con los signos descriptivos.
La decisión en cada situación dependerá de las condiciones y antecedentes aplicables
para dicho caso concreto, sin que exista impedimento para exista una acumulación de
causales de prohibición en un caso concreto.
JURISPRUDENCIA
Signos rechazados a registro por ser indicativos de la destinación de la cobertura
solicitada:
Solicitud N°1179020, CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA MUJER CHILENA, para
distinguir organización de concurso de bella, de la clase 41.

Indicativas de Peso; Son expresiones o indicaciones que pueden servir en el comercio

para designar la cantidad de algo. Dentro de estas encontramos los signos indicativos
de peso o volumen que señalan directamente la cantidad de un producto específico,
expresada en gramos, libras o metros.
En Chile la unidad de medida utilizada es el gramo y se escribe g. Sus múltiplos son
decagramo (dag), hectogramo (hg), kilogramo (kg) y submúltiplos decigramo (dg),
centigramo (cg) y miligramo (mg); y en cuanto al volumen se utiliza la unidad métrica
m, el centímetro cm y kilometro km.
En este sentido, las marcas resultan ser indicativas o descriptivas del peso,
cantidad o valor de la cobertura pedida, cuando consisten única y exclusivamente en
expresiones ampliamente utilizadas en el mercado relevante para indicar las medidas
de pesaje y medidas, las unidades con que se presentan algunos productos.

Indicativos de Valor: Por su parte, las expresiones indicativas de valor son

expresiones de carácter general que se refieren al precio o valoración monetaria de
un producto y servicio, tales como “caro”, “barato”, “económico”, entre otras.
Aunque el vocablo valor tiene significados más amplios —según el diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua—, tales como “cualidad de las cosas” o
“alcance de la significación o importancia de una cosa”, tales acepciones vienen a
confundirse con las expresiones indicativas de cualidad, como también con las
expresiones descriptivas. De allí se aplica al precio de un producto o servicio,
independientemente de la moneda en la cual se exprese este precio, ya sea en
pesos chilenos o en otra divisa.
JURISPRUDENCIA: Solicitud N°940.243, marca $$$GANGAS$$$, para distinguir
servicios de distribución de la clase 39. La solicitud fue rechazada debido a que se
compone de la expresión “ganga” que hace referencia a un precio barato y el signo $,
por lo que es directamente indicativa del valor de los servicios pedidos.

Indicativos de Cualidad: Se los define como aquellos que sirven en el mercado

para informar sobre la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una
cosa, que permite evaluarla como igual, mejor o peor que sus pares.
Las expresiones indicativas de cualidad (característica) también son, básicamente,
vocablos adjetivos de productos, servicios y por tanto son expresiones que no
pueden entregarse en exclusividad a nadie, debiendo quedar a libre disposición de los
competidores.
Así conceptualizada, la expresión “cualidad” puede confundirse con el vocablo
“naturaleza”, ambos incluidos en la misma prohibición de registro contenida en el art.
20 letra e) de la LPI, aunque el significado de la expresión “característica” es más
amplia que “naturaleza”.
Este tipo de expresiones también se pueden superponer con aquellos signos
“descriptivos”. La aplicación de una u otra tipología de prohibición dependerá de cada
caso en concreto, sin que exista impedimento para aplicar dos o más tipologías
en una determinada situación.

Marcas desprovistas de carácter distintivo

Los signos faltos de carácter distintivo concurren cuando la marca pedida está
desprovista de toda aptitud para distinguir los productos o servicios en el mercado.
Tal situación ocurre, por ejemplo cuando es demasiado sencilla (una simple estrella,
una corona o una letra), o demasiado complicada (que da la impresión de ser un
adorno o decoración de los productos de que se trate, o de ser meramente un
«slogan» porque consiste en una recomendación para que se compren o utilicen esos
productos), o cuando el signo de que se trate es ya de uso general, o cuando no esté
formada exclusivamente de una descripción o un nombre genérico pero que, ni
siquiera con la adición de otros elementos, pueda distinguir los productos de una
empresa de los de otras empresas”.
(PPT 3)
REGLAS PARA DETERMINAR LA DISTINTIVIDAD
Según lo analizado, la distintividad de estos elementos de uso común será
analizada según las reglas generales para apreciar este requisito, que se explican más
adelante, en atención a su capacidad para distinguir la procedencia empresarial
de su ámbito de protección.
La determinación de si un signo posee la suficiente distintividad para registrarse como
marca comercial, es uno de los grandes desafíos del examinador y de INAPI
cuando analiza marcas comerciales que pretenden ser registradas, puesto que de su
correcto análisis dependerá la aceptación o rechazo de la solicitud de registro.
1.- La distintividad se determina en relación al ámbito operativo (cobertura) del
signo; El signo debe ser analizado como un todo; La distintividad se evalúa en
relación al sector pertinente del público consumidor; Un signo en principio no
distintivo puede adquirir distintividad por el uso del mismo en el mercado,
dándose ciertos requisitos.
En efecto, signos que resultan ser genéricos, descriptivos o indicativos para
ciertos productos, servicios o establecimientos, son sin embargo plenamente
distintivos para otros.
En este último caso, hablamos de los llamados signos arbitrarios. Por ejemplo, APPLE
es una expresión genérica para distinguir manzanas —y por tanto irregistrable para ese
tipo de productos — pero a la vez es suficientemente distintiva para computadores.
Otros ejemplos clásicos de marcas arbitrarias son:
-MANGO, registro N°862400, que distingue vestuario, calzado y sombrerería de la clase

25;

2.- El signo debe ser analizado como un todo. Así, palabras carentes de
distintividad, en sus diversas tipologías, pueden, en conjunto con otras
expresiones o en un determinado contexto, resultar distintivas como conjunto y
eventualmente susceptibles de registro.
En consecuencia, una expresión o signo compuesto por elementos distintivos y
otros no distintivos puede ser perfectamente registrable como conjunto, sin
conferir protección al elemento no distintivo.
Sin embargo, las marcas que se estructuran en base a dos o más elementos o
segmentos no distintivos, por regla general serán consideradas no distintivas,
inclusive apreciados como un todo.
Así por ejemplo, la solicitud N° 1166328, marca FIRMA ABOGADOS CHILE, fue
rechazada para distinguir asesoramiento en materia contenciosa, servicios de
abogado y servicios jurídicos en la clase 45, por ser un conjunto descriptivo,
indicativo y de uso común en relación a los servicios pedidos;

3.- La distintividad se evalúa en relación al sector pertinente del público

consumidor.
El sector pertinente del público consumidor corresponde al grupo de la población que
habitualmente realiza el consumo o al que están dirigidos determinados
productos y/o servicios. Lo anterior, en contraposición al concepto de “público en
general”, que comprende un espectro más amplio de personas o la población
total.
Por ejemplo, el sector pertinente del público consumidor de herramientas e
instrumentos de mano (clase 8), es diferente al público consumidor de aparatos
e instrumentos quirúrgicos (clase 10).
Por lo demás se considera que es un público informado y generalmente
perspicaz, que será capaz de apreciar los elementos diferenciadores de las
marcas.

La distintividad adquirida
Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el
registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.
En efecto, tal uso elimina el efecto obstaculizador de la correspondiente
prohibición.
El significado secundario (“secondary meaning”) o distintividad adquirida implica que
a raíz del uso relevante del signo en el mercado nacional, para ciertos productos
y/o servicios, gran parte del público consumidor identifica la marca solicitada con
un determinado origen empresarial, más allá del significado del signo o su
carencia de distintividad inicial.
Para que pueda calificarse que un signo goza de distintividad adquirida a través
del uso se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Debe tratarse de signos descriptivos, indicativos, excluidos los signos genéricos.

b) Uso del signo, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. El uso

debe ser dentro del mercado nacional.
c) La distintividad se determina dentro del sector pertinente del público
consumidor.
d) Debe acreditarse que el público consumidor identifica la marca solicitada con un
determinado origen empresarial. La prueba recae en el solicitante, quien debe
proporcionar antecedentes que demuestren que se cumplen las condiciones para
encontrarse ante un caso de distintividad adquirida por el uso.

Marcas registradas actualmente que demostraron distintividad adquirida por el

uso en el territorio nacional: NUTRABIEN, registro N°1230942 (renovación de
registro N°782646), que distingue productos de la clase 30.
Nota: Debe acompañarse prueba contundente que demuestre que el público
consumidor asocia en forma directa y exclusiva la marca de que se trate con un
determinado origen empresarial determinado. Esta prueba se aprecia caso a caso,
conforme a las reglas de la sana crítica.

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD artículo 20, letra f): No podrán registrarse

como marcas, las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la
procedencia, cualidad o género de los productos o servicios, comprendidas
aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o
indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.
Nota: Este artículo contempla una causal de irregistrabilidad muy restrictiva.
Apunta o permite sostener que una marca no puede registrarse cuando:
a) Genere algún tipo de error o engaño en el consumidor. Frente a productos o
servicios de distintas clases.
No habla de una simple confusión. Por lo tanto, debemos poner atención caso a
caso. Además, exige que ese error o engaño,
b) Sea consecuencia de la presencia de clases diferentes pero que se consideran
relacionadas.

Como vemos esta causal se funda en el concepto de clases relacionadas que es a su vez
una excepción en relación con el Principio de la Especialidad Marcaria.
La relación entre clases es una construcción jurisprudencial y también doctrinaria.
Clásicamente, se consideran relacionadas las clases 3 y 5, 32 y 33.
Su razonamiento también nace de la aplicación de la sana crítica:
PROCEDENCIA U ORIGEN - CUALIDAD - GENERO
Estamos frente a un caso en que la información que emane de la marca hacia
el consumidor no lo induzca a caer en errores o engaños concretos (asociaciones

falsas), de tal forma que lo lleve a adquirir un producto no deseado.

Nota: Debe existir una instancia de comparación entre clases para invocar esta
causal.

PROCEDENCIA U ORIGEN
Cuando una marca incorpora en su estructura una palabra que podría entenderse
que informa al público el lugar de origen geográfico del producto de que se
trata, los consumidores naturalmente tomarán la decisión de adquirir ese
producto o servicio, en la confianza que ese producto posee el origen geográfico
que se informa en la marca.
JURISPRUDENCIA: Fue rechazada de oficio por infringir la letra f) del Art. 20 de la
Ley 19.039, ya que el signo pedido al incluir el término "SWISS", que en español
corresponde al gentilicio "suizo o suiza", resulta ser indicativo del origen de los
productos pedidos, cuestión que podría dar motivo a toda suerte de errores o
confusiones entre el público consumidor en cuanto a la verdadera procedencia de los
productos que se quiere distinguir, ya que da lugar a vincular necesariamente
que el signo pedido posee procedencia Suiza, en circunstancias que ello no
corresponde a la realidad necesariamente.

CUALIDAD O GENERO
CUALIDAD: Este error o engaño puede surgir como consecuencia de que la
misma marca incluya algún elemento o expresión que informe al público sobre una
cualidad del producto de que se trata.
Si así fuere, los consumidores naturalmente pueden tomar la decisión de
adquirir ese producto o servicio en virtud de la alusión a dicha cualidad.
Solicitud N°1141231 para distinguir Vinos y bebidas alcohólicas (excepto
cerveza) de la clase 33 Fue rechazada en virtud de la letra f del artículo 20 de la ley
19.039, ya que al utilizar el signo pedido la expresión. “COME SANO” podría dar
motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en
cuanto a la cualidad de los productos que se quiere distinguir al atribuirles
características de saludables, que no poseen necesariamente, razón por la cual el
signo pedido no es susceptible de amparo marcario.
GENERO: Tratándose de error en el género de los productos, lo que se pretende
es evitar que el consumidor adquiera un bien por error, en la creencia de que está
adquiriendo un bien diferente.
En efecto, existen marcas que si bien son descriptivas para un tipo de producto
o servicio, pueden inducir a error o engaño para otros productos y/o servicios.
Solicitud N°802010 para distinguir galletas, preparaciones hechas de cereales. Pan,
pasteles, tortas, bizcochos.“...Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, será
acogida la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, dado que
la palabra MEDICINE, traducida del inglés al español, significa MEDICAMENTO, e indica
medicamentos de la clase 05, en circunstancias que se ha solicitado para
distinguir productos que no son medicamentos o productos relacionados, por lo
que el consumidor puede incurrir fácilmente en errores o confusiones respecto
del género y naturaleza de los productos a distinguir.

SIGNOS INDUCTIVOS A ERROR O ENGAÑO

La función básica y tradicional de las marcas es dar a conocer a los consumidores no
solo el origen empresarial de los productos y servicios que distingue, sino que también
información de los productos y servicios individualizados a través de la marca.
El suministro de información contribuye a que los consumidores efectúen una
mejor elección y es por ello que cuando una marca se presta para producir
asociaciones falsas, el consumidor puede tomar decisiones erradas, que no
satisfacen sus deseos o necesidades.
Por este motivo es que la ley prohíbe el registro como marca de signos que se
presten para inducir a error o engaño sea en relación a su procedencia, cualidad,
género o bien en relación a la naturaleza jurídica del solicitante o titular.
La apreciación que efectúa INAPI para aplicar esta causal, se determina a partir de los
antecedentes que constan en el expediente de la solicitud, considerando los
productos y servicios solicitados, el domicilio que informa el solicitante, así como
otros elementos respecto de los cuales tenga noticia.

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD artículo 20, letra g) No podrán registrarse:

Las marcas IGUALES o que gráfica y fonéticamente se asemejen, en forma de
poder confundirse con otras registradas en el EXTRANJERO para distinguir los
MISMOS productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales.
Siempre que ellas gocen de FAMA y NOTORIEDAD en el sector pertinente del
público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o
tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en el país originario del
registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria

registrada en el extranjero dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción
de la marca.
Si no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo
prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la
marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la
solicitud o anulado el registro. Nota: Inciso final para leer directamente en la ley.
EXCEPCION AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA: MARCAS
FAMOSAS Y NOTORIAS.

RELEVANCIA DE ESTA CAUSAL:

a) Entrega herramientas a quien NO tiene derecho alguno en Chile.
b) Protege intereses económicos de quien no posee marcas en nuestro país,
c) Como contrapartida, establece obligaciones al titular extranjero.
d) De no cumplirlos, emana una sanción.
(PPT 4)

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD artículo 20, letra h) No podrán registrarse como

marcas: Aquellas iguales o que gráficamente o fonéticamente se asemejen en forma
que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con
anterioridad, para, PRODUCTOS – SERVICIOS, IDENTICOS O SIMILARES,
PERTENECIENTES A LA MISMA CLASE O CLASES RELACIONADAS.
Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas
que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro
dentro del territorio nacional. FIGURA DOCTRINAL DEL SECONDARY MEANING

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá

solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser
solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a
la expiración del derecho del usuario, aquella a quien se le hubiere rechazado la
solicitud o anulado el registro.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento
(INAPI) podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no
transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a
confusión al público.

Artículos finales contemplados en el número 20.

Letras i), j) y k). Son remanentes pero deben tenerse presente.
i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí
mismo.
j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente
protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.
k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas
en estas los principios de competencia leal y ética mercantil.

Sin perjuicio que INAPI administra el registro de indicaciones geográficas y

denominaciones de origen para todo tipo de productos nacionales y extranjeros,
el SAG reconoce ciertas denominaciones de origen mediante ley (Pisco, Pajarete y Vino
Asoleado) y decretos (zonificación vitícola)

INDICACIONES GEOGRÁFICAS:
Protección que permite identificar un producto como originario de una región
geográfica, atribuyéndole determinadas características, cualidades o reputación que se
deben fundamentalmente a su origen geográfico.
Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de
origen de los productos.
Es importante que las cualidades y la reputación, calidad u otra característica del
producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades
dependen del lugar, cabe hablar de "vínculo" específico entre los productos y su lugar
de producción original: SAL DE CAHUIL.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO)

Protección que permite identifica a un producto como originario de una región
geográfica, atribuyéndole determinadas características, cualidades o reputación
atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico SUMADO a, otros factores (como
por ejemplo humanos) que incidan en la caracterización del producto: ALFARERIA DE
POMAIRE – En el extranjero: cristal de BOHEMIA, cristal de MURANO, etc.
Son de duración indefinida en tanto se mantengan los factores que llevaron a su
reconocimiento.

Con la obtención de un registro de indicación geográfica o denominación de origen, las

cualidades y reputación del producto estarán protegidos frente a terceros que lo
utilicen en forma desleal y, al mismo tiempo, entregará al consumidor final la
seguridad que el producto comprado posee las cualidades, características o reputación
que se deben fundamentalmente a su lugar de origen.

Relación entre las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen:

La diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen es muy
sutil y no siempre aparece con claridad.
Tanto la indicación geográfica como la denominación de origen son derechos de
propiedad industrial que identifican un producto como originario del país o de una
región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra
característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen
geográfico.
Sin embargo, en la denominación de origen, se atiende además o se toma en
consideración otros factores naturales y humanos que incidan en la
caracterización del producto.

FUNCIONES DE UNA MARCA COMERCIAL

En términos generales las marcas son identificadores y reflejan una gestión de
índole comercial. Desde la perspectiva de la Propiedad Industrial, se identifican las
siguientes funciones:
a) Diferenciación: Buscan diferenciar los productos y servicios que observamos
frente a otros. Facilitan al consumidor la decisión al momento de la elección de un
producto o servicio.

b) Identifican el origen comercial de un producto o servicio. Las marcas permiten

remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida por el
consumidor, respecto de cualquier otra del mercado.
c) Identificar la calidad del producto: Las marcas subrayan aspectos objetivos como
es el caso de la calidad que se asocia a un producto o servicio en razón de su marca y
que destacan a dicho producto o servicio de otros distintos en igual mercado.
d) Fomentan la venta de los productos o la entrega de los servicios vinculados a la
misma. Se definen como una forma para promover los negocios, de ahí la
importancia que sean elegidas y creadas de manera adecuada. Mucho del éxito de un
buen negocio recae en la importancia de la marca comercial.
Nota: Hay casos en que ese intangible vale mucho más que los demás activos de
una empresa.

TRAMITACIÓN DE UNA MARCA COMERCIAL

Pasos claves para una correcta presentación de su marca comercial.
Se recomienda leer el Reglamento de la Ley 19.039, que se encuentra disponible en la
página de INAPI.

Presentación: Pago de tasas, UTM 1, al momento de solicitar la marca por cada clase
requerida en un mismo formulario. Cuando la marca sea aceptada a registro se
pagará un impuesto final de UTM 2, nuevamente por clase en el mismo formulario.-
No olvide verificar la clasificación de sus productos o servicios y revisar si el signo que
desea proteger es distintivo. Remitirse a las causales de irregistrabilidad.

Examen de forma:. Una vez ingresada la solicitud, ella será revisada por INAPI, con el
fin de evaluar si existe algún error u omisión en la presentación misma. Si está
conforme será aceptada a tramitación. Esta resolución será notificada por medio del
Estado Diario. Si fruto de este examen el Conservador de Marcas detectare algún error
u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones
pertinentes, dentro del plazo de 30 días hábiles. De no mediar la corrección la
solicitud se tendrá por abandonada. De esta resolución podrá reclamarse ante el
Jefe del Departamento de P. Industrial. De no aceptarse la argumentación expuesta,
se mantendrá la reclamación.

PUNTOS DE RETRASO EN LA TRAMITACIÓN: Error en la clasificación, traducción

pendiente, falta de poder.

Publicación: Con la aceptación a tramitación nace una obligación para el solicitante.

Debe proceder con la solicitud de encargar y pagar su publicación ante el DO.
Puede efectuarse directamente en el DO o mediante link dispuesto con esa finalidad.
La publicación debe realizarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha
de aceptación a tramitación de la solicitud de marca. La publicación será sólo del
contenido del extracto preparado por INAPI, con ese fin.
Efectuada la publicación en el DO, deberá esperarse 30 días hábiles, con el fin de
revisar el expediente y determinar si se ha interpuesto alguna oposición a la
solicitud.

Oposición: Escrito mediante el cual todo tercero que tenga interés podrá solicitar el
rechazo de la marca mediante la argumentación que emana de las causales de
irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 de la ley 19.039.
Examen de Fondo: Transcurridos 30 días hábiles (se excluyen sábados, domingos y
festivos) desde la publicación, la solicitud es enviada al al Director del INAPI para
el examen de fondo, esto es para efectuar el examen de semejanzas y/o
identidades con marcas y/o solicitudes previas y para verificar si existe alguna otra
causal de irregistrabilidad de conformidad a la Ley.
Si del examen de fondo que se practica a la solicitud se concluye que no le afecta
ninguna causal de irregistrabilidad, la solicitud es aceptada a registro, y el
solicitante tendrá el plazo de 60 días hábiles para pagar y acreditar el pago de
derechos finales.

Se formulan observaciones de fondo: Del examen de fondo a la solicitud aparecen

impedimentos para otorgar la solicitud: En este caso, el Director del INAPI notificará
por carta certificada al domicilio del representante o en su caso al solicitante, las
causales de irregistrabilidad, a objeto que dentro del plazo de 30 días el
solicitante conteste las mismas; vencido este plazo, y habiéndose o no contestado las
observaciones de fondo formuladas, el Director del Instituto procederá a resolver, ya
sea aceptando o rechazando la marca. Del rechazo nace el derecho para interponer
recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), dentro de los 15
días hábiles siguientes.
(PPT 5)

OBLIGACIÓN DEL USO DE UNA MARCA COMERCIAL

Artículo 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro
de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marcan o
hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el
titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los
productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese
suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.

b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de

un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las
operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su
fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique.
Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha
transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se
trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.
La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por
quien detente un interés legítimo.

Artículo 27 bis B.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular.
El uso efectivo de la marca se acreditará mediante cualquier prueba admitida por esta
ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de
uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración
jurada, y el titular de la marca será responsable de su veracidad.
Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá la
declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas
basadas en la existencia de obstáculos para su uso.
Ej: Las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que
constituyan un obstáculo para el uso de la marca, como las restricciones a la
importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios
protegidos.

Artículo 27 bis C.- Podrá deducir demanda reconvencional de caducidad quien sea
demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con
anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestación.
La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal.
Una vez presentada la demanda reconvencional se dará traslado al actor, quien deberá
responder dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, a cuyo
vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las
cuales seguirán un mismo procedimiento.

Artículo 27 bis D.- La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la
cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme.

OBSERVANCIA: CONDUCTAS SANCIONADAS SEGÚN LA LEY 19.039

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000
unidades tributarias mensuales:
a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a
otra ya inscrita para los mismos productos o servicios o respecto de productos o
servicios relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con
las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una
marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente
borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no
relacionados con los que protege la marca. Al que reincida dentro de los cinco años
siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al
doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias
mensuales.

“Artículo 28 bis.- Será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo
a medio: (De cinco años y un día a diez años.)
a) El que falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o servicios.
b) El que fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice
objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos
productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial.
El que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o
servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos
productos o servicios será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado
mínimo.”

Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo 28 y 28 bis serán obligados al pago
de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.
Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación
y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con
marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o
elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino,
pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.

PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE REGISTRO

La acción de nulidad, por esencia, tiene por objeto obtener que se deje sin efecto una
inscripción marcaria por haberse concedido adoleciendo de un vicio. Éste consiste en
haberse infringido alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 19° o 20° de
la LPI. El fundamento de la acción de nulidad suele radicaren la protección de la
propiedad marcaria o interés privado del demandante, pero también puede tener por
fundamento que un signo determinado nunca debió registrarse y debe, en
consecuencia, volver al dominio público.

La acción de nulidad supone que el registro cuestionado ha sido constituido de manera

errónea, contraria a derecho, debiendo dejarse sin efecto desde su fecha de vigencia, y
consecuencialmente los derechos emanados del registro a favor de su titular.
El juicio de nulidad se tramita ante el INAPI, quien para estos efectos desempeña el rol
de tribunal especial (art. 17° inc. 1° LPI).

El plazo de prescripción de la acción de nulidad es —en principio— de 5 años contados

desde la fecha del registro impugnado (art. 27 inc. 1°LPI).
Sin embargo, cuando el registro ha sido obtenido de mala fe, la acción no prescribe
(art. 27° de LPI).
La acción de nulidad debe fundarse en la infracción a alguna de las prohibiciones de
registro establecidas en el art. 20 LPI (art. 26 LPI).
Presentada la demanda, INAPI provee el escrito y confiere “traslado” al demandado,
por el plazo de 30 días hábiles (lunes a viernes) [art. 18° bis Ide la LPI]. De esta manera
el titular del registro tiene la opción de responder, haciendo valer sus derechos.
Si entre la demanda y la contestación hay hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos, se deberá recibir la causa a prueba (art. 18° bis L de la LPI). Probatorio
de 30 días hábiles.

Concluida la etapa de prueba, se cita a las partes a oír sentencia. Este es un concepto
técnico jurídico que significa que se cierra la etapa de prueba y se da inicio a la etapa
de redacción de la sentencia.

La sentencia definitiva debe ser fundada y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto

en el artículo 170° CPC, en lo que sea pertinente (art. 17° inc.2° LPI). En la práctica, las
sentencias de nulidad de INAPI contienen una parte expositiva, una parte considerativa
y una parte resolutiva.
PATENTES DE INVENCION
Artículo 31 inc 2, Ley 19.039.Patente de Invención: Se entiende por tal, al derecho
exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención.
Se entiende por invención a “toda solución a un problema de la técnica que origine un
quehacer industrial”.
Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o está relacionado
con ello.

Art. 32: Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología.
Quedan comprendidos en este concepto las invenciones relativas a procedimientos
biotecnológicos y productos que consistan en materia viva o que la contengan,
siempre que reúnan los requisitos de patentabilidad y no queden comprendida dentro
de las exclusiones contenidas en el Art. 37 de la ley.

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de

20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Sin embargo, no toda invención puede ser patentable. Para ello debe cumplir con
ciertos requisitos que establece la propia Ley:
La invención debe ser NUEVA (art 33):
a) No existe con anterioridad en el Estado de la Técnica. Concepto nuevo y no aplicado
antes en la P Industrial. Qué comprende: “Todo conocimiento que haya sido divulgado
o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación
en forma tangible, venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio antes de la
fecha de la presentación de una solicitud en Chile o la invocación de una prioridad
extranjera”. Art. 34 (derecho de prioridad de 1 año en materia de patentes).

ELEMENTO OBJETIVO
b) El contenido de las solicitudes nacionales de Patentes o M de Utilidad, tal y como
hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la
señalada previamente, y que hubiere sido publicada o en esa fecha o en otra posterior.
De esta normativa emana el carácter absoluto de la NOVEDAD y la relevancia de una
BUSQUEDA INTERNACIONAL para lograr expectativas positivas de cumplimiento de
este requisito.
Nota: La oportunidad/tiempo en que se haya hecho accesible la difusión es un
elemento clave para evaluar si la invención cumple o no con la novedad.

Elementos de la esencia de la NOVEDAD:

a) Su carácter OBJETIVO: Debe resolverse frente a frente. La comparación con el
estado de la técnica es directo. Cubre todo el conocimiento (cualquier lugar del
mundo).
b) Es ABSOLUTO: Se compara con toda divulgación sin limitaciones. Sólo se restringe
en base a la anterioridad “...cumple con el requisito a la fecha en que se haya
presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad
validada en Chile”.
c) VIA DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO: Publicación en forma tangible, la venta o
comercialización, el uso o cualquier otro medio.

La invención debe tener NIVEL INVENTIVO (art. 35):

Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no
resulta obvia ni se habría derivado de maneraevidente del E. de la Técnica. ELEMENTO
SUBJETIVO.
Comentarios: Nuevamente la Ley recurre a un concepto externo para evaluar el NIVEL
INVENTIVO de la invención. Toma como marco de referencia el conocimiento
promedio existentes sobre la innovación, por parte de un experto.
De este concepto se deriva el carácter SUBJETIVO del NI, pues su valoración dependerá
del conocimiento que alguien posea en la materia específica de la que hablamos, lo
que lo hace sumamente difícil de medir.
Un perito especializado tendrá esta responsabilidad. Será pagado por el solicitante y su
opinión podrá ser objetada y controvertida, según establece el Reglamento de la Ley.

3 . APLICACIÓN INDUSTRIAL
El Artículo 36 de la Ley establece que una invención se considera que es susceptible de
aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en
cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en
su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería,
construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.
Comentarios: Este requisito es siempre el más fácil de alcanzar pues toda invención
busca aplicarse a un área de la industria en sentido amplio. De aquí nace la dimensión
comercial de toda innovación busca alcanzar y que se concretará a través de la
exclusividad que le otorga la Ley. Será un monopolio exclusivo y excluyente.

Art. 37: No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por

patente:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplen las
condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de
protección de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19.342. sobre derechos de obtentores
de nuevas variedades vegetales (SAG). Los procesos esencialmente biológicos
(íntegramente en fenómenos naturales: cruce y selección) para la obtención de plantas
y animales, excepto los procedimientos microbiológicos.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de

negocios, o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades
puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal,

así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los
productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de
proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y
empleados con determinados fines.
Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección, el
nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso
resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los
requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones,
en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para
obtener la citada solución a dicho problema técnico.
El nuevo uso deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de
patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda
ser aislado, inclusive genoma o germoplasma, Sin embargo, serán susceptibles de
protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos
antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos siempre que:
a) Satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32, de la presente ley,
b) Que el material biológico esté adecuadamente descrito y, que
c) La aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

Artículo 38: No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba
impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la
moral, las buenas costumbres, las alud o la vida de las personas o de los animales, o
para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se
haga solo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o regule dicha
disposición.

Artículo 39: Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de

20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Arreglo de Estrasburgo
Así como al estudiar el universo marcario revisamos la existencia de un Clasificador
Internacional Niza, el cual comprende las clases aplicables a las marcas comerciales,
dentro del mundo de las patentes también existe una clasificación, pero esta se rige en
base a especialidades técnicas y se divide en múltiples subclasificaciones.
FINALMENTE: La patente concede al titular el derecho exclusivo de impedir que otros
exploten comercialmente su invención durante un período limitado de tiempo
(vigencia de la patente concedida).
Es decir, el titular de una patente puede impedir que otros fabriquen, utilicen,
comercialicen e importen el invento patentado si no se tiene su autorización. A
cambio, debe divulgar toda la información relativa a la invención.
(PPT 6)
Indicaciones que debe contener una Patente de Invención
Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en
el producto mismo o en el envase y deberá anteponerse en forma visible la expresión
"Patente de Invención" o las iniciales “P.I.” y el número del registro.
Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que
se fabriquen o comercialicen (Art. 53 de la Ley).

Documentación requerida para una Solicitud de Patente

Toda solicitud de patentes de invención debe comprender los siguientes documentos,
los cuales se acompañan en forma conjunta, formando parte de su expediente:
1. SOLICITUD (la cual incluye una hoja ficha).
2. RESUMEN (comprendiendo una hoja técnica)
3. MEMORIA DESCRIPTIVA.
4. PLIEGO DE REIVINDICACIONES.
5. DIBUJOS.

Estructura de la documentación
1) Solicitud: La Solicitud y su hoja ficha se presentarán mediante formulario especial y
su presentación podrá ser en forma presencial o a través de formato electrónico en el
sitio web de INAPI.
El título de la invención no puede extenderse en más de 330 palabras y tendrá que ser
claro y preciso. Se busca que resuma el contenido de la innovación que se desea
proteger, de tal modo que cualquier persona versada en la técnica pueda comprender
cuál es el problema técnico que busca resolver y cómo hacerlo. Su contenido se
reproducirá en la publicación que aparecerá en el Diario Oficial junto a un dibujo,
según determine la autoridad. Eventualmente, podría ser modificado por indicación
del perito, si lo estima pertinente.

2) Resumen del Invento: Al igual que en el caso del título, el resumen del invento
deberá permitir su plena comprensión. Amparar el problema técnico que se resuelve,
la solución encontrada y la de su aplicación, Su contenido no tendrá efectos en el
ámbito o alcance de la patente de invención. El solicitante debe completar la Hoja
Técnica con su nombre, el nombre del inventor, dirección, título de la invención y
resumen del invento.

3) Memoria Descriptiva: La Memoria Descriptiva, como su nombre lo señala, es el

documento que dentro de la solicitud cubre y contempla la descripción de lo conocido
en el estado de la técnica. Describirá los dibujos (si los hay), expondrá sobre la
invención y dará un ejemplo de aplicación, cuando corresponda. Será de enorme
importancia para los peritos cuando aborden el rol de examinar la solicitud de patente.
Asimismo, deberá hacer una referencia a las soluciones dadas a dicho problema según
el estado de la técnica. Este punto es clave en la tramitación de la solicitud. Permitirá a
evaluar el mérito de la innovación que se busca proteger. Es importante que la
Memoria exponga las diferencias relevantes entre el estado de la técnica y la solución
que analizará el perito, del tipo comparativo, por ejemplo.
La Memoria Descriptiva será determinante para que el perito tenga un acceso fácil y
claro del ámbito de aplicación de la solicitud de patente, agilizando también su
clasificación para los efectos de ser utilizada como fuente de información sobre el
estado de la técnica pertinente.

4) Pliego de Reivindicaciones: Se define el Pliego de Reivindicaciones como el

“conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, que tiene por
objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener
protección”. El conjunto de cada reivindicación definirá la materia que será objeto de
la protección y deberán estar fundamentalmente sustentadas en la memoria
descriptiva. Expondrá una descripción de los medios precisos que permiten llegar al
resultado novedoso propuesto en la Solicitud. Según nos indica la norma, se encabezan
por un número arábigo (N°1, N°2, etc.) y serán tantas como se requiera por el
solicitante para definir y limitar el ámbito de protección de la invención.

DEBERA CONTENER:
UNA CLAUSULA INDEPENDIENTE: designe el objeto de la invención y sus características
principales que podrán ser detalladas o caracterizadas en las siguientes
reivindicaciones. Esta cláusula inicial facilitará la descripción de la protección y su
clasificación internacional. Es necesario que el contenido de las reivindicaciones sea
autónomo, evitando hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que
sea absolutamente necesario. Sí podrá remitirse a referencias numéricas que se
mencionan en los dibujos que se acompañen en la solicitud.
La primera cláusula, que llamaremos Reivindicación Independiente, posee una
importancia particular y distinta de las otras que configuran el pliego.
En efecto, la cláusula No 1, resume el corazón del invento. Con su revisión el
lector/perito, debe ser capaz de comprender la cobertura y objetivo de la invención,
sea un producto, un aparato o un procedimiento.
Las cláusulas siguientes que aludan o se refieran a la reivindicación N°1 o a alguna
precedente, se consideran dependientes de aquélla y tienen por objetivo delimitar
algunos aspectos puntuales de la invención o dar alguna opción alternativa a ella.
Puede proteger objetivos diferentes dentro de la unidad que le exige la ley.

TIPOS DE REIVINDICACIONES
La doctrina establece la presencia de reivindicaciones de distintas categorías:
Independientes, Dependientes y Dependientes Mixtas.
NOTA: Todas deben mantener la unidad de la invención (resuelvan el mismo problema
técnico).

CONFIGURACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN
NUMERO que las encabece,
PREAMBULO,
La expresión "CARACTERIZADO”, escrita en negrilla y mayúscula y
La CARACTERIZACIÓN de que se trata.
La ley 19.039, en conjunto con su Reglamento nos entregan definiciones de cada parte
que configura la Reivindicación.
NUMERACIÓN: Estructura numérica que da un orden a las cláusulas.
El PREÁMBULO: La singularización del campo o ámbito de aplicación específico a que
se refiere la invención. Alude al problema técnico que se busca resolver. Sólo incluye
elementos comunes frente al Estado de la Técnica. No ampara ni menciona elementos
novedosos
CARACTERIZADO, en negrilla y mayúscula, es el término que conforme nuestra
legislación siempre estará presente separando el “Preámbulo” de lo “Caracterizado”.
Nota: Constituye una suerte de “bisagra” que separa la generalidad de la especialidad
sobre la que se busca protección exclusiva.
LO CARACTERIZADO: Cada Reivindicación concluye con lo que se define como “lo
caracterizado”, a continuación de la expresión CARACTERIZADO. Este último párrafo
comprende el centro de la protección de la patente por cuanto identificará los
elementos, combinaciones de elementos, el producto mismo o el procedimiento
mismo, cuya protección se busca. Técnicamente, es el aporte de la innovación que el
solicitante desea obtener para sí, en forma exclusiva y excluyente.

Nota:
a) Cada vez que se desea revisar una solicitud de patente y definir su ámbito de
aplicación específico, es al caracterizado al que debemos acudir.
b) Esta parte de la cláusula definirá también desde luego, cualquier infracción que la
solicitud pueda generar sobre derechos de terceros.

5) Dibujos: La Ley no contempla una definición, sólo los singulariza exponiendo qué se
entiende por tales. Nos entrega una lista de elementos que se cubren por este
concepto. Dice: “Se entenderá por Dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y
los gráficos”. En este mismo concepto, señala, “Los diagramas de flujo podrán
contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en la técnica, tales
como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar, etc.”. EVENTUALES

(PPT 7)

DEFINICIONES SEGUN LA LEY

Artículo 43: Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes
documentos:
a) Un resumen del invento: Se trata de una síntesis de la invención la cual debe incluir
una indicación del campo técnico o sector industrial en los cuales tiene aplicación.
Tendrá un máximo de 1600 caracteres

b) Una Memoria Descriptiva: Documento mediante el cual el solicitante da a conocer

en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial,
etc. Y el estado de la técnica relacionado con dicho derecho.

c) Pliego de Reivindicaciones: Documento que contiene el conjunto de descripciones

claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la Memoria Descriptiva, que
tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales desea obtener
protección.
d) La Reivindicación o cláusula: Es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva
queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura
está formada por un número, preámbulo, la expresión “Caracterizado” y la
caracterización.

TIPOS DE REIVINDICACIÓN
Las Reivindicaciones pueden ser Independientes: aquella que designa el objeto de la
invención y sus características principales. El pliego puede contener más de una
reivindicación independiente de la misma o distinta categoría. Manteniendo la unidad
de la invención.
Dependiente: Aquella que contiene las características de otra reivindicación y que
precisa los detalles o alternativas adicionales para las que se solicita.
Dependientes múltiple: Aquella que se refiere a más de una reivindicación de
numeración anterior del mismo pliego.

REIVINDICACIONES
NUMERACION
PREÁMBULO
1. Lápiz constituido en su parte exterior por un contenedor del tipo cilíndrico, el cual
lleva en su parte interior otro contenedor cilíndrico donde se aloja la tinta,
CARACTERIZADO porque en su parte inferior posee un elemento elastomérico,
teniendo en la parte superior dos piezas mecánicas autotravantes unidas a la parte
interior del contenedor exterior, las cuales son accionadas por un botón que corona la
parte superior del lápiz.
CARACTERIZACIÓN
2.-Lápiz según la reivindicación N°1, CARACTERIZADO porque el elemento elastomérico
es un resorte.
3.-Lápiz según la reivindicación N° 2, CARACTERIZADO porque el elemento.

PARA TENER EN CUENTA ANTES DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE.

Realizar una búsqueda del estado de la técnica para conocer si existe una invención
similar divulgada en alguna parte del mundo y así evitar vulnerar derechos de
propiedad industrial vigentes en Chile; además de tener una razonable seguridad que
el invento es potencialmente patentable. La búsqueda del estado de la técnica no es
obligatoria, pero es muy recomendable hacerla.
No divulgar previamente la invención y, si por algún motivo ha sido divulgada por
ejemplo por la creación de un prototipo o la participación en una feria de inventos-, se
debe incluir al ingresar la solicitud en INAPI una “Declaración de divulgación inocua”,
en la que se indique la fecha, contexto y contenido de lo que se dio a conocer, de
manera de considerar dicha situación al realizar el análisis pericial (Art. 42).
Cabe destacar que esta posibilidad se aplica en unas pocas Oficinas de Patentes, por
ello es una excepción y podría no ser aplicable en oficinas de otros países.
Analizar las ventajas técnicas de la invención, es decir, establecer el escenario en que
se puede insertar la invención (producto y/o procedimiento).
Tener en cuenta la aceleración de los cambios tecnológicos, de manera de extrapolar
el ciclo de vida de la misma y manejar los tiempos y lugares adecuados donde se
protegerá la invención.
Evaluar la posibilidad de presentación internacional.
Todos los puntos descritos son fundamentales de considerar si se tiene la intención de
presentar una solicitud internacional.
Para ello se tiene el plazo de un año desde la fecha de prioridad para realizar esta
gestión, ya sea a través del Convenio de París o del Tratado PCT.

TRAMITACIÓN SOLICITUD DE PATENTE

Artículo 45: Ingresada la solicitud se practicará un Examen Preliminar, destinado a
verificar si se han acompañado los documentos señalados en el art.43 (Resumen,
reivindicaciones, memoria descriptiva).
Si se detectara algún error se apercibirá al interesado para que realice sus
correcciones, aclaraciones o que acompañe los documentos pertinentes, sin que
pierda su fecha de prioridad.
Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación se darán por
abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo cual se podrá pedir su
desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación.

Artículo 46: Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán

presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera,
en el caso que se hubiere evacuado, hayan o no devenido en la concesión de una
patente.

Artículo 49: El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de

patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria
descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones. Dado que en
esta etapa preliminar las instancias administrativas de la solicitud sólo se notifican en
el estado diario y no están disponibles en la base de datos INAPI hasta que se publica
un extracto de la solicitud en el Diario Oficial, se recomienda consultar periódicamente
—al menos cada 15 días— al correo inapi@inapi.cl indicando el número de la solicitud

OPOSICIÓN: Dentro del plazo de 45 días hábiles, contados desde la fecha de

publicación de la solicitud en el Diario Oficial, es posible que un tercero presente
oposición a la solicitud.
La presentación de la oposición da origen a un procedimiento contencioso que
requiere, en caso de comparecencia, patrocinio de abogado.
El juicio por oposición incluye las siguientes etapas:
a) Presentación de la oposición.
b) Notificación y traslado del solicitante.
c) Período de prueba de ser procedente.
d) Sentencia dictada por el Director Nacional de INAPI.
La Ley contempla el plazo de 15 días hábiles para apelar el fallo del Director Nacional.
El recurso de apelación se presenta ante el INAPI para ser visto y resuelto por el
Tribunal de Propiedad Industrial (TPI).
OBSERVACIONES DE FONDO (INFORME PERICIAL)
Antes de pasar a observaciones de fondo, el solicitante debe pagar los honorarios
periciales y luego acreditar dicho pago en Caja de INAPI, presentando el comprobante
de pago junto con un escrito conductor.
Posteriormente INAPI nombra un perito externo para el análisis de fondo de la
solicitud. El perito analizará la solicitud respecto de los requisitos de patentabilidad
establecidos en la Ley, y se pronunciará respecto de éstos en el informe pericial, para
lo cual tiene un plazo de 60 días hábiles. Una vez notificado dicho informe, el
solicitante debe responder dentro del plazo señalado en la Ley (60 días hábiles).
Posteriormente, la solicitud vuelve al perito para que éste genere la “Respuesta del
Perito” (informalmente denominado informe pericial)
Producto del informe pericial, el solicitante tiene la posibilidad de contactar al perito,
para lo cual solicita el correo de éste en la Unidad de Asesoría de Patentes.

CORRECCIÓN AL SOLICITANTE
En esta etapa del procedimiento corresponde al solicitante responder las
observaciones realizadas por el examinador de la solicitud. El solicitante cuenta con un
plazo de 30 días para responder y de no hacerlo dentro de este plazo, el Instituto
notificará advirtiendo que si no efectúa dichas correcciones en el plazo de 7 días
declarará el abandono del procedimiento.

PAGO FINAL DE DERECHOS

Una vez que el derecho solicitado ha sido aceptado por INAPI, el solicitante debe
acreditar ante el Instituto (presentando el recibo timbrado por alguna institución
financiera autorizada) la cancelación de la tasa final dentro del plazo establecido en la
Ley (60 días hábiles). De no acreditar dicha tasa en el plazo estipulado, la solicitud se
tiene por abandonada definitivamente. Dicho pago se realiza directamente en la
página web de la Tesorería General de la República, mediante el formulario 10 (F10
INAPI). Es imprescindible indicar en este formulario el número de la solicitud. En la
versión digital de la Guía de Usuarios de Patentes 3i, se entregan ejemplos texto
completo de documentos de patentes.
(PPT 8)

INFORMES PERICIALES
El Título XV del Reglamento de la Ley 19.039, Decreto Supremo 236, de 25 de agosto
de 2005, establece las principales normas aplicables a la labor desempeñada por los
peritos, bajo el epígrafe “De los peritos y de los Informes Periciales”.

El artículo 82 de dicho Reglamento establece que: “La labor del Perito consistirá en lo
siguiente:
a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho,
señalados en los artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.
b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el
solicitante.
c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.
d) Confeccionar y entregar al Departamento el informe pericial.
Por su parte, el artículo 83 dispone: “El informe pericial deberá contener, según la
naturaleza del derecho en examen: a) Búsqueda del estado de la técnica. b) Análisis de
la novedad. c) Análisis del nivel inventivo. d) Análisis de la aplicación industrial. e)
Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y
en el reglamento.” .

El artículo 87 establece: “El Departamento estudiará el informe del perito para verificar
y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha
mantenido una uniformidad de criterio con el Departamento. Los informes periciales
serán considerados como un antecedente para la resolución del Jefe del
Departamento.”
Por tanto, una vez que el perito acepta su cargo deberá contener un pronunciamiento
sobre todos los requisitos legales y reglamentarios referidos para obtener la concesión
de derechos de propiedad industrial. Nótese que el perito deberá practicar la
búsqueda del estado de la técnica. En efecto, el perito deberá verificar el estado del
arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud, consignando el resultado de
dicha búsqueda en el Informe Pericial. El perito deberá recurrir a los siguientes sitos
comúnmente utilizados para realizar búsquedas en materia de patentes: -www.inapi.cl

Consideraciones relativas al análisis en el Informe Pericial

El perito deberá: Consignar el resultado de la búsqueda del estado de la técnica en el
Informe Pericial.
Deberá desarrollar con detalle el análisis de los documentos que afectan la solicitud y
exponer las cualidades y antecedentes técnicos relevantes de cada documento,
y La conclusión.
Por su parte, en el caso que ninguno de los documentos de la búsqueda afecte la
novedad, se requerirá incluir el resumen y análisis del estado de la técnica más
cercano.
En el caso de Nivel Inventivo, aunque ninguno de los documentos de la búsqueda
afecte a la solicitud, se requerirá la ejecución del análisis respectivo que apoye dicho
pronunciamiento.
En el caso de Aplicación Industrial, el análisis no se ejecuta en base a los antecedentes
del estado del arte, sino en virtud de las características técnicas expuestas en la
solicitud y las consideraciones de suficiencia.

Aspectos formales relevantes Para la confección de su Informe,

el perito deberá utilizar el formato correspondiente a “Informe Pericial”, “Respuesta
del Perito” o “Informe Complementario”, según sea el caso. Cada Informe Pericial
deberá consignar: El número de la solicitud, la fecha de presentación válida, el nombre
del solicitante, el nombre del representante, el número de expediente cuando la
solicitud haya sido objeto de demanda de oposición (solicitud de jurídica) y el nombre
del perito.
Asimismo, deberá establecerse la fecha de la documentación analizada incluyendo las
de la hoja técnica, páginas de la memoria descriptiva, páginas del pliego de
reivindicaciones, y si las hubiere láminas que contienen dibujos y/o figuras y número
de secuencias.
En el ítem explicativo del Informe Pericial se debe incluir un resumen del invento
analizado. Deberá contener las representaciones que mejor reflejen la invención en
análisis. El perito deberá proponer el título asignado a la solicitud de modo que refleje
la materia que constituye el contenido de la invención. El título asignado deberá
quedar consignado en el correspondiente ítem del Informe Pericial. Se deberá incluir
una Clasificación Internacional de Patente que dé cuenta de la materia incluida en el
pliego de reivindicaciones que ha sido analizado.

PRONUNCIAMIENTO FINAL
Todo Informe Pericial, salvo casos excepcionales debidamente calificados, deberá
contener un pronunciamiento sobre los requisitos de fondo del derecho solicitado,
señalados en la Ley 19.039 y su Reglamento.
El Informe Pericial podrá concluir con un pronunciamiento en el cual el perito
recomiende la aceptación o rechazo de la solicitud analizada.
Adicionalmente, el perito podrá recomendar que la solicitud quede pendiente con
observaciones.

(PPT 9)

DERECHOS DE AUTOR

Aspectos generales.
El derecho de autor en la ley chilena. LEY 17336.

¿QUE REGULA?
El uso de las obras del intelecto, especialmente, de las obras culturales y artísticas.
Impide que las obras sean usadas y/o apropiadas por terceros, sin autorización previa
de su propietario o “Titular”.

“La protección jurídica que se otorga a los autores y creadores de una obra intelectual,
por el solo hecho de haber creado, cualquiera sea su forma de expresión. Esta puede
tener un contenido literario, artístico o científico, esté publicada o inédita.
Es importante subrayar aquí que a partir de esta definición, todo autor de una obra
tiene sobre ella un derecho que puede ejercerse contra cualquier tercero. Este
derecho contempla una naturaleza definida como “MORAL” o “PATRIMONIAL”.

A continuación abordaremos lo que se considera el DERECHO MORAL sobre una obra,

entendiendo por tal:

1.- La “Paternidad” de la obra”, de la cual deriva:

a) El respeto a la integridad de esta y
b) La facultad de su autor de mantener la obra inédita.

DERECHO MORAL Es la prerrogativa de la cual goza el autor de una obra, por medio de
la cual éste posee las siguientes facultades:
a) Reivindicar la paternidad, es decir, la autoría sobre una obra determinada.
b) Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra hecha
por terceros.
c) Mantener la obra como inédita.
d) Mantener la obra en un carácter anónimo
e) Dejarla inconclusa o autorizar a terceros a terminarla. Es importante subrayar que el
derecho moral es irrenunciable e inalienable (no puede transferirse, vender o ceder).
Sólo aplica al autor de la obra y no a quien la pueda adquirir posteriormente. Los
herederos no obstante, sí tendrán el derecho a velar por el respeto de los derechos
morales del autor.

DERECHO PATRIMONIAL: Se entiende por este DP, al que surge en beneficio del autor
de la obra con el fin de explotarlo económicamente. En este sentido permite a su autor
realizar todo tipo de contratos sobre ella. A vía de ejemplo podemos enumerar los
siguientes:
Usar la obra de manera directa y personalmente (publicarla, reproducirla, adaptarla,
ejecutarla y/o distribuirla). • Transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre la
obra. • Autorizar la uso de la misa por terceros

¿DESDE CUANDO?
¿HASTA CUANDO?
Las obras están protegidas desde el momento mismo de su creación, sin que sea
necesario cumplir ninguna formalidad como registrarla o inscribirla.

En el caso de derechos de autor, la obra queda protegida de manera automática, sin

necesidad de inscripción o formalidad posterior, desde el mismo momento en que es
creada. Por lo anterior, se podrá acreditar la autoría por cualquier medio posible
(constancia de algún correo, registro de soporte en algún servidor o página web,
grabación en un disco compacto, por ejemplo), sin perjuicio de la facultad de efectuar
el Registro de Propiedad Intelectual (RPI), en el Departamento de Derechos
Intelectuales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Duración:
En el caso de los “Derechos Patrimoniales”, por regla general hasta70 años contados
desde la fecha de fallecimiento del autor. Excepción: Caso software.
En el caso de los “Derechos Morales”, por regla general hasta la fechade fallecimiento
del autor, pero hay grandes excepciones: paternidad e integridad.

¿Y DESPUES?
Las obras ingresan al llamado “Dominio Público” y pueden ser usadas gratuita y
libremente por cualquier persona.

Una vez que los plazos de protección de los derechos de autor se extinguen, la obra
pasa a formar parte del patrimonio cultural común, por lo cual su uso posterior no
requiere autorización alguna y puede ser utilizada sin necesidad de pedir
autorizaciones especiales o efectuar pago alguno.
Sin embargo, se debe aclarar que cuando una obra entra al dominio público las obras
derivadas de ella (traducciones, adaptaciones originales, transformaciones a otros
géneros, el diseño específico de una publicación determinada de la obra, por ejemplo)
están sujetas a la protección de los derechos de autor de sus respectivos autores.

¿A QUIEN PROTEGE?
“Titulares Originales” que, por regla general, corresponden a los autores.
“Titulares Secundarios” que corresponden a las personas naturales o jurídicas que
adquieren el derecho de autor de los autores.

¿DE QUE PROTEGE?

Del uso y/o apropiación de terceras personas, lo que es impedido por medio de los
“Derechos Patrimoniales” y “Derechos Morales”.

DERECHOS MORALES: Se entienden como derechos que expresan la relación íntima y

personal que existe entre el autor y su obra. Corresponden a los Autores. No pueden
transferirse a otras personas ni renunciarse:
- Reclamar la paternidad.
- Mantener la integridad
- Mantener el inédito
- Mantener el anonimato o el seudónimo y
- Autorizar la conclusión de la obra inconclusa.

DERECHOS PATRIMONIALES: Se entienden como derechos que permiten explotar

comercial o económicamente las obras. Corresponden a los Titulares del derecho de
autor. Pueden transferirse a otras personas y transmitirse a los herederos.
• Reproducir;
• Distribuir;
• Comunicar públicamente;
• Poner a disposición; y
• Transformar.

DERECHOS CONEXOS: Otros derechos que la ley otorga a los artistas, intérpretes o
ejecutantes, de obras que no necesariamente han sido creadas por ellos.
Tienen por finalidad garantizar la particular forma de transmitir la obra,
reconociéndoles el derecho a permitir o prohibir su difusión y percibir una
remuneración por el uso público de las mismas.

• Nota: Respecto de las interpretaciones y ejecuciones de un artista, se requerirá de su

autorización o la de sus herederos o cesionarios para:

a) La grabación, reproducción, transmisión o retransmisión por medio de los

organismos de radiodifusión o televisión, o el uso por cualquier otro medio, con fines
de lucro, de tales interpretaciones o ejecuciones.

b) La fijación en un fonograma de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, y la

reproducción de tales fijaciones.
c) La difusión por medios inalámbricos o la comunicación al público de sus
interpretaciones o ejecuciones en directo.

d) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de

propiedad del original o de los ejemplares de su interpretación o ejecución que no
hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad debidamente
autorizada.

e) Por otra parte, el que utilice fonogramas para su difusión por radio o televisión o en
cualquiera forma de comunicación al público estará obligado a pagar una retribución a
los artistas intérpretes o ejecutantes.

¿COMO PUEDEN USARSE LAS OBRAS DE OTROS?

Regla General. Art. 19: “Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio
privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor.”

Sanciones (Art. 79, letra a): “El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice
obras de dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de
las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18.”
Multa: 5 a 1.000 UTM – dependiendo de monto de perjuicio.
Reclusión menor en su grado mínimo.
Indemnización de daños y perjuicios.

Excepcionalmente las obras de otros pueden usarse sin su autorización en los casos en
que aplica una “Limitación o Excepción al Derecho de Autor”.

SANCIONES
Sin perjuicio de otras acciones que le correspondan al titular, se puede pedir ante el
tribunal civil o penal, según sea el caso:
• El cese de la actividad ilícita del infractor.
- La indemnización de los daños patrimoniales y morales causados.
•La publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado, mediante
anuncio en un diario de circulación comercial de la región correspondiente.
Además, el tribunal puede ordenar que los ejemplares producto de alguna infracción o
delito contra la propiedad intelectual sean destruidos o apartados del comercio, o
destinados a beneficencia si hay autorización del titular de los derechos.

En definitiva, la ley presume como autor de una obra a la persona (natural) que la crea
y que aparece como autor cuando esta se divulga, mediante indicación de su nombre,
seudónimo, firma o signo que lo identifique en forma usual.
También se puede presumir como autor a aquella persona a la que pertenezca el
ejemplar que se inscribe en el Registro de Propiedad Intelectual.
Sin embargo la ley contempla casos especiales como lo siguientes:
a) Programas computacionales: son titulares del derecho de autor las personas cuyos
dependientes, en el ejercicio de sus funciones laborales, los producen, o las
personas que encarguen la producción de un programa a un tercero, salvo que se
pacte lo contrario.

b) Obras derivadas: es autor de la obra derivada el que realiza la adaptación,

traducción, o transformación de la obra originaria, siempre que haya sido con la
respectiva autorización del titular de esta, señalándose en la publicación el nombre o
seudónimo del autor original.

Igualmente, quien utilice fonogramas para su difusión por radio o televisión o en

cualquiera forma de comunicación al público estará obligado a pagar una retribución a
los artistas intérpretes o ejecutantes.
Tanto los artistas y productores tienen derecho a autorizar o prohibir la puesta a
disposición del público, del fonograma o interpretaciones fijadas.
En definitiva, debemos subrayar que el autor de la obra es ‘titular original’ del derecho
de autor. Por su parte, quien adquiera la obra del autor se denomina ‘titular
secundario’ del derecho.

La Ley 17.336, en su artículo 3°contempla de manera no taxativa una larga lista de obras protegidas por
el derecho de autor. Tenemos por ejemplo: •Libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean
su forma y naturaleza. • Conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma
naturaleza, tanto orales como escritas o grabadas. •Obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales
en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en
otra forma. • Composiciones musicales, con o sin texto.

Artículo 71 B de la Ley Nº 17.336: Es lícita la inclusión en una obra, sin remunerar ni

obtener autorización del titular, de fragmentos breves de una obra protegida, que haya
sido lícitamente divulgada, y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica,
ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y
autor”.

Artículo 71 F de la Ley Nº 17.336: “Asimismo, la reproducción mediante la fotografía, el

dibujo o cualquier otro procedimiento, de monumentos, estatuas y, en general, las
obras artísticas que adornan permanentemente plazas, avenidas y lugares públicos, es
libre y no está sujeta a remuneración, siendo lícita la publicación y venta de las
reproducciones”.

Artículo 71 N de la Ley Nº 17.336: No se considera comunicación ni ejecución pública

de la obra, inclusive tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo
familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y
museos, siempre que esta utilización se efectúe sin fines lucrativos. En estos casos no
se requerirá autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna”.

Artículo 71 P de la Ley Nº 17.336: “Será lícita la sátira o parodia que constituye un

aporte artístico que lo diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la
caracterización del intérprete”.
USO Y EXPLOTACION DE OBRAS EN LA EMPRESA:

1. PRESTACION DE SERVICIOS:
- LICENCIA: Permiso otorgado por el titular del derecho de autor, en cualquier
forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de
los medios que esta ley establece.
• Regulada en la Ley de Propiedad Intelectual (Art. 20).
• Consensual
• Precisar los derechos concedidos
• Plazo de duración
• Remuneración y su forma de pago
• Número mínimo o máximo de ejemplares autorizados o si son ilimitados.
• Territorio
• Interpretación restrictiva.
EJ: • Snoopy –Charles M. Schulz (1950)
Artículo 20 de la Ley Nº 17.336:“A la persona autorizada no le serán reconocidos
derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización...”.

- CESION: Acuerdo mediante el cual el autor transfiere sus derechos a un

tercero, a cambio de una contraprestación económica.
• Individualizar obra ya creada.
• Derechos cedidos y territorio.
• Contraprestación económica.
• Acuerdo formal. Firmado ante notario.
• Inscrita en plazo de 60 días ante Conservador de Derechos Intelectuales

- OBRA POR ENCARGO: Contrato por el cual una parte encarga a la otra la
creación y desarrollo de una obra.
• No regulada en la Ley de Propiedad Intelectual.
• Obra por crear.
• No implica necesariamente transferencia de derechos.
• Puede involucrar una licencia o una cesión.
• Excepción: Software.
• Caso USA – work-for-hire

2. RELACION LABORAL: • Existencia de una relación laboral que genera creación

de obras protegidas en el cumplimiento de las funciones contratadas.
• No implica que la empresa se haga dueña de las obras. USA – work-for-hire
• Excepción: software – “Tratándose de programas computacionales, serán
titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas
cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen
producido, salvo estipulación escrita en contrario.”
• Necesidad de contar una cláusula de Propiedad Intelectual