Dirección de Signos Distintivos Comisión de Signos Distintivos

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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 0003-2024/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 938785-2022

ACCIONANTE : DISTRIBUIDORA LA CARMELA S.A.C.

EMPLAZADA : SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.

MATERIA : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO


POR FALTA DE USO – RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Lima, 12 de enero de 2024

1. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de febrero de 2022, DISTRIBUIDORA LA CARMELA S.A.C., de Perú,


solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la
denominación MAESTRO, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de
carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, huevos,
leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos de
la clase 29 de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado Nº 208708, vigente
hasta el 13 de febrero de 2024, a favor de SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
VEGETALES SIGRA S.A., de Colombia.

La empresa accionante DISTRIBUIDORA LA CARMELA S.A.C., señaló que la marca


MAESTRO no posee uso fáctico y real dentro del periodo de probanza. Los productos
que distingue la marca citada son considerados de consumo masivo por lo que el uso
debe probarse mediante las respectivas facturas comerciales.

Mediante proveído de fecha 23 de marzo de 2022, se corrió traslado de la presente


acción de cancelación.

La empresa emplazada, SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA


S.A., mediante escrito de fecha 16 de junio de 2022, señaló lo siguiente:
● Somos una empresa colombiana fundada en 1957. Nos dedicamos a la
producción y comercialización de margarinas, grasas y aceites vegetales,
ofreciendo soluciones integrales para la industria de alimentos y los hogares.
● MAESTRO es una marca matriz o paraguas que identifica nuestra línea de
productos de margarinas, grasas y aceites vegetales, y que se emplea de
manera conjunta con otras marcas de nuestra propiedad.
● La marca MAESTRO ha sido y es utilizada en el mercado andino, motivo por
el cual la presente acción de cancelación debe ser declarada infundada.
● La marca MAESTRO ha sido utilizada durante el periodo relevante y es
utilizada hasta la actualidad por nuestra empresa para distinguir productos
incluidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional.
● Es muy común que los productos lleven más de una marca en sus empaques,
pues bajo la marca paraguas se pueden comercializar diferentes productos
que se diferencian entre sí bajo una marca distinta.
● En este caso, nos encontramos en un supuesto de uso conjunto de marcas.
Así pues, en los medios probatorios que estamos presentando se puede
verificar (i) nuestra marca paraguas o matriz denominada “MAESTRO” que
identifica a los productos que forman parte de nuestra línea de margarinas,
grasas y aceites vegetales y (ii) las marcas específicas que identifican cada
tipo de producto, como son ASTRAL, CHEFF, MOJAPAN, entre otras.

Mediante proveído de fecha 20 de junio de 2022, se tuvo por contestada la acción de


cancelación y pasó el expediente a resolver.

Mediante escrito de fecha 05 de agosto de 2022, la empresa emplazada adjuntó copia


del “CERTIFICADO SUSCRITO POR NUESTRO REVISOR FISCAL EXTERNO”
(presentado con fecha 16 de junio de 2022), debidamente legalizado hasta por
apostilla, ello con la finalidad de formalizar el referido documento y, de esta manera,
no quede duda alguna sobre su idoneidad para acreditar el uso de la marca
MAESTRO.

Mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2022, la empresa accionante, señaló que


los documentos presentados por la empresa emplazada no acreditan el uso de la
marca MAESTRO, por lo que las mismas deben ser desestimadas.

La empresa emplazada, mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2022, reiteró sus


argumentos y además adjuntó medios probatorios adicionales.

Asimismo, mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2022, la emplazada, señaló


que los argumentos de la empresa accionante, respecto del no uso de la marca
MAESTRO, carecen de fundamento.

La accionante DISTRIBUIDORA LA CARMELA S.A.C., mediante escrito de fecha 20


de setiembre de 2022, señaló que la emplazada no ha acreditado con medios
probatorios que la ley señala para estos casos, teniendo en cuenta que debe probarse
para todos y cada uno de los productos que distingue el certificado, materia de la
presente cancelación (sic). Precisó que no se han presentado medios probatorios
idóneos que logren demostrar que los productos comercializados correspondan a la
marca de producto ni que ésta haya sido usada conforme fue otorgada a registro.

1.1. Fundamentos de la Resolución recurrida


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Mediante Resolución Nº 6113-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 20 de Octubre de
2022, la Comisión determinó: Declarar FUNDADA la acción de cancelación
interpuesta por DISTRIBUIDORA LA CARMELA S.A.C., de Perú, y en consecuencia
CANCELAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación
MAESTRO, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros
productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos de la clase 29
de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado Nº 208708, a favor de
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A., de Colombia.

En efecto, la Comisión determinó que:


- El certificado suscrito por el revisor fiscal, al ser un documento elaborado a
pedido de la parte emplazada, no constituye un documento suficiente para
demostrar el uso de la marca materia del presente análisis. Así, en dicho
documento no obstante se hace referencia de las ventas realizadas por los años
comprendidos dentro del periodo de prueba relevante, no existen documentos
que corroboren dicha información tales como comprobantes de pago, donde se
pueda verificar las ventas de los productos allí detallados e identificados con la
marca cuya cancelación se pretende.
- La publicidad, si bien muestra el uso de la marca MAESTRO, junto con las
marcas ASTRA y CHEF, dichos documentos no son suficientes para demostrar
su uso, ya que es necesario demostrar la efectiva comercialización de productos
comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional, lo cual no logra
ser acreditado con la prueba referida en el párrafo anterior.
- Por lo expuesto, al no haberse presentado medios probatorios que logren
acreditar suficientemente el uso de la marca MAESTRO, inscrito con certificado
Nº208708, en la forma establecida por la legislación aplicable; en virtud a lo
dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta
de uso el registro de la marca de producto citada.

1.2. Fundamentos del recurso de reconsideración

La emplazada, SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.,


mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2022, interpuso recurso de
reconsideración contra la Resolución Nº 6113-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 20 de
Octubre de 2022, y adjuntó medios probatorios para acreditar el uso de la marca cuya
cancelación se pretende.

Mediante proveído de fecha 17 de noviembre de 2022, se tuvo por interpuesto el


Recurso de Reconsideración.

Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2022, DISTRIBUIDORA LA CARMELA


S.A.C. señaló lo siguiente:
- Los argumentos presentados por la firma emplazada, vienen a ser una reiteración
de los mismos ya presentados en el presente procedimiento.
- La marca de producto, “MAESTRO” que distingue productos de la Clase 29, no tiene
probado uso real en el mercado, durante el periodo de probanza, siendo que las
declaraciones de aduana presentadas como pruebas de uso, no determinan el uso
real y efectivo de la marca en el mercado.

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- Que la firma SIGRA S.A. no ha presentado las necesarias FACTURAS y/o
BOLETAS DE VENTA respecto a la comercialización de los productos de la clase
29 durante el periodo de probanza del signo denominativo inscrito.
- La impresión de varias fotografías donde se aprecian publicidad de la marca debe
ser excluidas del análisis; toda vez que carecen de fecha.
- El término “MAESTRO”, no actúa a título de marca registrada, sino como un Nombre
Comercial, el mismo que no tendría incidencia geográfica para actuar como prueba
en territorio nacional.

Mediante proveído de fecha 2 de diciembre de 2022, se tuvo por presentado el escrito


de la accionante.

Mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2022, SOCIEDAD INDUSTRIAL DE


GRASAS VEGETALES SIGRA S.A. señaló lo siguiente:
- Contrariamente a lo expuesto por la accionante, sí se aprecia fecha en la publicidad
presentada.
- Las 516 facturas presentadas acreditan el uso de la marca registrada.
- El hecho que nuestra marca MAESTRO aparezca junto con otras marcas de
propiedad de nuestra empresa lo único que acredita es que estamos en un supuesto
de uso conjunto de marcas.
- Como ya lo hemos explicado en varias oportunidades, nuestra marca paraguas o
“housemark” es “MAESTRO” e identifica nuestra línea de margarinas, grasas y
aceites vegetales, la misma que está compuesta por productos específicos y que
están identificadas, a su vez, con otras marcas propias tales como ASTRAL, CHEFF,
MOJAPAN, etc.
- Cabe destacar que los códigos de los productos incluidos en el Certificado coinciden
con los códigos que aparecen en las facturas de venta presentadas con nuestro
recurso de reconsideración. Esto es una prueba rotunda de la comercialización de
nuestros productos en Colombia durante el periodo relevante.

Mediante proveído de fecha 4 de enero de 2023, se tuvo por presentado el escrito de la


emplazada.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si la nueva


prueba presentada por SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA
S.A. desvirtúa los argumentos de la resolución impugnada.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que SOCIEDAD


INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A., de Colombia, es titular del
registro de la marca de producto constituida por la denominación MAESTRO, para
distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos
lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos de la clase 29 de la

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Clasificación Internacional, inscrito con certificado Nº 208708, vigente hasta el 13 de
febrero de 2024.

Dicho registro se otorgó por mandato de la Resolución Nº 2395-2014, de fecha 13 de


febrero de 2014, notificada el 14 de febrero de 2014.

3.2. Naturaleza del recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración tiene como objeto posibilitar al mismo órgano que dictó la
resolución impugnada, la revisión de su propia Resolución considerando nuevos
elementos que no se tuvieron en cuenta al momento de resolver, los cuales están
constituidos por la denominada nueva prueba, la misma que debe cumplir con ciertos
requisitos, siendo estos: que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento
de expedirse la resolución recurrida; y, además, que sea pertinente, es decir, que tenga
relación directa con el tema que fue objeto de controversia, a fin que por su propio mérito
sea capaz de desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada.

3.3. Procedencia del recurso de reconsideración

El Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la


Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial, en su artículo 131 concordado con el artículo 208 de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, señala: “(…)contra las
resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de
reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo
que deberá ser acompañado con nueva prueba.”

Entre los requisitos del recurso de reconsideración se consideran:


● El plazo para ser interpuesto, que es dentro de los quince días siguientes de
notificada la resolución que se impugna,
● Que sea formulada ante la Comisión de Signos Distintivos; y,
● Que esté acompañado de nueva prueba, que no haya sido tomada en cuenta o
merituada al momento de expedirse la resolución recurrida.

En el presente caso, la Resolución Nº 6113-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 20 de


Octubre de 2022, fue notificada a la recurrente el 25 de octubre de 2022 y el recurso de
reconsideración fue presentado con fecha 15 de noviembre de 2022.

En ese sentido, la recurrente ha interpuesto el presente recurso de reconsideración


dentro del plazo estipulado en el artículo al que se ha hecho referencia en el párrafo
anterior y pretende desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida, con
documentos presentados como nuevas pruebas.

3.4. Análisis de la nueva prueba

El tema en discusión consiste en determinar si con el sólo mérito de la nueva prueba


presentada, se desvirtúan o no los fundamentos en que se basó la resolución recurrida
para cancelar el registro de la marca MAESTRO (Certificado N° 208708).

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En el presente caso, a efectos de desvirtuar los argumentos de la resolución recurrida,
que canceló por falta de uso la citada marca, SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
VEGETALES SIGRA S.A., presentó como medio probatorio:

- Copia de 516 facturas emitidas entre el 23 febrero de 2019 y el 17 de diciembre


de 2021;

Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la recurrente,


conviene recordar que la acción de cancelación fue interpuesta el 24 de febrero de
2022, debe acreditarse el uso de la marca MAESTRO (Certificado N° 208708), durante
el periodo comprendido entre el 23 febrero de 2019 y el 23 febrero de 2022.

De la revisión de los medios probatorios presentados, se aprecia que las facturas han
sido emitidas por la empresa C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES
SIGRA S.A, en territorio colombiano a empresas o personas establecidas en dicho país,
por la comercialización, entre otros, de los productos detallados a continuación: MRG
ASTRA TF 15K, MRG MAESTRO PASTELERO 15K, MRG CHEFF TODO USO X 15 K,
como se aprecia de las siguientes imágenes:

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De otro lado, de las facturas se aprecia el uso del término MAESTRO acompañado de
la denominación PASTELERO, en la descripción de algunos de los productos
comercializados.

Asimismo, de una revisión en conjunto de las facturas presentadas y documentos


analizados en la Resolución Nº 6113-2022/CSD-INDECOPI, se aprecia que las
facturas junto con el certificado de fecha 14 de junio de 2022 y las capturas de pantalla
de redes sociales presentadas1, determinan que la marca MAESTRO es utilizada

1
- Certificado suscrito por revisor fiscal que contiene códigos para su identificación de venta en
Colombia, los cuales son incluídos en todas las facturas de venta.
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conjuntamente con otras marcas (CHEF y ASTRA) de productos específicos tales
como margarinas, como se aprecia de las siguientes imágenes:

Ejemplo 1:

- Publicidad realizada en Instagram, muestra que la marca MAESTRO es utilizada conjuntamente


con otras marcas (CHEF y ASTRA) de productos específicos tales como margarinas

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Ejemplo 2:

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De otro lado, la emplazada señaló que, en el caso concreto, nos encontramos en un
supuesto de uso conjunto de marcas, agregando que en los medios probatorios que
han adjuntado se puede verificar (i) su marca paraguas o matriz denominada
“MAESTRO” que identifica a los productos que forman parte de su línea de margarinas,
grasas y aceites vegetales y (ii) las marcas específicas que identifican cada tipo de
producto, como son ASTRAL, CHEFF, MOJAPAN, entre otras.

Al respecto, cabe precisar que el “house mark” (o marca de casa, en español) es un


elemento conformado por el nombre o denominación social de las empresas y que se
utiliza en algunos casos como parte integrante de las marcas mixtas para identificar al
fabricante de los productos o al prestador de los servicios que se distinguen. Este
elemento es utilizado también para identificar una línea de productos o servicios de un
empresario, los cuales se distinguen a su vez con marcas específicas para cada caso.
Así, por ejemplo, en el mercado de productos farmacéuticos o médicos, como en el
presente caso, es usual que las marcas estén formadas además de la marca de
producto, por el “house mark” o “marca de casa” que identifica al productor o proveedor.

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En ese sentido, al apreciar las marcas en el mercado, el consumidor va a percibir al
término MAESTRO como el “house mark” (marca de casa) de la emplazada.

En cuanto al uso conjunto de marcas, tal como lo señala la doctrina:

“Es relativamente frecuente en el tráfico económico la utilización simultánea de


varias marcas con respecto a un mismo producto. (…)
Estaremos frente a un uso relevante de una pluralidad de marcas cuando de
acuerdo con la política comercial del sector correspondiente o bien del propio
titular de las marcas, es usual dotar al producto con dos marcas. Así ocurrirá en
aquellos sectores industriales en los que sobre un producto correspondiente
suele figurar una marca principal (generalmente una marca de empresa) y una
marca especial o adjunta. La marca principal se utiliza para diferenciar todos los
productos procedentes de la empresa cuyo nombre comercial constituye
frecuentemente la marca principal. Y la marca adjunta se utiliza para diferenciar
tan solo una variedad o clase concreta de los productos fabricados por la
correspondiente empresa. En este caso, tanto la marca principal como la adjunta
cumplen una función indicadora del origen empresarial y, por lo tanto, han de
considerarse usadas en sentido jurídico”2

Por lo expuesto, se debe precisar que no existe impedimento para el uso simultáneo de
dos marcas, así, en atención a lo señalado por la emplazada, en el presente caso, el
uso en conjunto alegado será merituado dentro del correspondiente análisis de los
medios probatorios adjuntados.

En efecto, de la revisión conjunta de todos los medios probatorios, se ha podido


corroborar que estos acreditan el uso de la marca MAESTRO (Certificado N° 208708)3,
para distinguir margarinas, de la clase 29 de la Clasificación Internacional, los cuales
además han sido comercializadas en cantidades razonables y dentro del periodo
pertinente, lo que demuestra la puesta en el comercio de los productos identificados con
dicha marca; y, por ende, su disponibilidad en el mercado andino, en la cantidad que
corresponde de acuerdo a la naturaleza de los productos de la clase 29 de la
Clasificación Internacional. Asimismo, de las pruebas presentadas se ha podido verificar
también que la marca MAESTRO viene siendo utilizada, en forma conjunta con otras
marcas, de manera efectiva en el mercado para identificar margarinas.

De otro lado, si bien la emplazada ha logrado acreditar el uso de la marca objeto de


cancelación para distinguir margarinas, de la clase 29 de la Clasificación Internacional,
este se encuentra dentro del género grasas comestibles, siendo que, dentro de dicho
género todos los productos presentan similar naturaleza y finalidad; por lo que,
corresponde mantener vigente el registro de la marca MAESTRO (Certificado N°

2
Fernández Novoa, Carlos: “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y
Sociales S.A., pp. 496 y 497.
3
Ahora bien, cabe señalar que si bien de los documentos presentados no se aprecia el signo tal como fue
registrado, ello a criterio de ésta Comisión, no altera el carácter distintivo del signo materia de análisis, ya
que en la marca cuyo uso ha sido acreditado se aprecia la denominación MAESTRO, la cual constituye el
único elemento del signo cuya cancelación se pretende.

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208708) para el género aceites y grasas comestibles, de la clase 05 de la Clasificación
Internacional.

Ahora bien, cabe precisar que la marca registrada objeto de cancelación se encuentra
inscrita para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros
productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos de la clase 29
de la Clasificación Internacional, habiéndose acreditado en el presente caso únicamente
el uso de la citada marca para aceites y grasas comestibles, de la referida clase.

En ese sentido, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en
cuestión para todos los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional para
los que se concedió el registro de la marca; corresponde tener en cuenta lo dispuesto
en el artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486, citado precedentemente, de
conformidad con lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual mediante
Resolución Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 08 de noviembre de 2005
(precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del
tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486), modificado por la Resolución Nº 2076-
2016/TPI-INDECOPI, de fecha 27 de junio de 2016 (precedente de observancia
obligatoria que modifica el precedente aprobado mediante Resolución Nº 1183-
2005/TPI-INDECOPI) para los casos en los que la falta de uso de una marca sólo
afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada la marca.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de la


Decisión 486 y de conformidad con el precedente de observancia obligatoria antes
citado, corresponde restringir la lista de productos consignados y mantener vigente el
registro de la marca registrada producto MAESTRO (Certificado N° 208708) para
distinguir únicamente “grasas comestibles”, de la clase 29 de la Clasificación
Internacional, respecto de los cuales ha acreditado su uso con los medios probatorios
adjuntados, los cuales; a criterio de esta Comisión, además han sido comercializados
en la forma y modo que establece la legislación aplicable dentro del periodo pertinente,
lo que demuestra la puesta a disposición del servicio identificado con dicha marca; y,
por ende, su disponibilidad en el mercado.

3.5. Conclusión

En conclusión, se determina que, en el presente caso, las nuevas pruebas presentadas


desvirtúan en parte el fundamento por el que se canceló el registro de la marca
MAESTRO (Certificado N° 208708); por lo que corresponde declarar fundado el
presente recurso de reconsideración interpuesto.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes


mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo
Nº 1075; así como por los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 del Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por SOCIEDAD


INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A., de Colombia, contra la
Resolución Nº 6113-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 20 de Octubre de 2022.

Segundo.- Declarar FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación interpuesta por


DISTRIBUIDORA LA CARMELA S.A.C., de Perú, y en consecuencia CANCELAR
PARCIALMENTE el registro de la marca de producto constituida por la denominación
MAESTRO; inscrito con Certificado Nº 208708, a favor de SOCIEDAD INDUSTRIAL DE
GRASAS VEGETALES SIGRA S.A., de Colombia, la cual en adelante distinguirá
únicamente grasas comestibles, de la clase 29 de la Clasificación Internacional.

Con la intervención de los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos: Sergio


Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda
Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

Firmado digitalmente

Sergio Jean Piere Chuez Salazar


Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

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