Res. #0410-2020tpi-Indecopi - PDF Final

RESOLUCIÓN Nº 0410-2020TPI-INDECOPI / TRIBUNAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL/
EXPEDIENTE Nº 780230-2019/DSD
GRUPO N.º: 01
INTEGRANTES:
1. ALVARO CUEVAS, HELEN
2. HERRERA PERALES , JAMES
3. QUISPE MENDOZA, VIRGINIA
4. CHAMBI CONDORI ,JHONATAN
5. CAMA HUARICALLO, JIM

Datos Generales del Proceso
Accionante (s) : NATURA COSMÉTICOS S/A
Emplazada (s) DISTIEMSA S.A.C
Materia : Propiedad Intelectual
Vía : Proceso Administrativo

Procedimental
Fecha : 25 de mayo del 2020 (publicado en el Peruano el 05 de
febrero del 2021)
Los Hechos o Supuestos (I)
Con fecha 4 de enero de 2019, Natura Cosméticos S/A solicitó la cancelación del registro por
falta de uso de la marca de producto GARDEN NATURA y logotipo (certificado 216096), registrada
a favor de Distiemsa S.A.C., que distingue cosméticos; colonias; cremas cosméticas; productos de
perfumería de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Natura Cosméticos S/A señaló que la marca materia de cancelación no ha sido utilizada en el
mercado para distinguir los productos para los cuales fue otorgada durante los tres años
precedentes a la fecha de inicio de la presente acción.
- Amparó sus argumentos en el artículo 165 de la Decisión 486
 9 de abril de 2019, Distiemsa S.A.C. absolvió el traslado de la apelación manifestando que viene
haciendo uso continuo de la marca GARDEN NATURA y logotipo. A fin de acreditarlo, presentó una
guía de remisión, facturas y boletas, emitidas entre los años 2016 al 2018.
Los Hechos o Supuestos (I)
24 de abril de 2019 la Comisión de Signos Distintivos, emitió la Resolución Nº 1887-2019/CSD-
INDECOPI en la que declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por Natura
Cosméticos S/A y CANCELÓ el registro de la marca GARDEN NATURA y logotipo (certificado
216096)
El16 de mayo de 2019, Distiemsa S.A.C interpuso recurso de apelación.
21 de junio de 2019, Natura Cosméticos S/A absolvió el traslado de la apelación señalando que
no se han presentado medios probatorios que demuestren el uso efectivo de la marca GARDEN
NATURA y logotipo.
La Demanda
 Con fecha 4 de enero de 2019, Natura Cosméticos S/A (Brasil) solicitó la cancelación del
registro por falta de uso de la marca de producto GARDEN NATURA y logotipo (Certificado
Nº 216096), registrada a favor de Distiemsa S.A.C., que distingue cosméticos; colonias;
cremas cosméticas; productos de perfumería de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Señaló
que la marca materia de cancelación no ha sido utilizada en el mercado para distinguir los
productos para los cuales fue otorgada durante los tres años precedentes a la fecha de inicio
de la presente acción.
 Amparó sus argumentos en el artículo 165 de la Decisión 4862 .

Contestación y descargos
DISTIEMSA S.A.C, manifestó que también es titular de la marca denominativa GRADEN
NATURA (Certificado 147722) en la clase 3 de la nomenclatura oficial y con fecha 16 de mayo de
2019 interpuso el recurso de apelación manifestando lo siguiente:
Que el hecho de no incluir los elementos gráficos características que conforman al signo no
difiere ni cambia la esencia de la marca.
Al emitir un documento contable no es necesario u obligatorio colocar un signo mixto, para
demostrar que se trata de la marca que se tiene registrada.
Contestación y Descargos
Los documentos contables son emitidos de forma manual lo cual no permitía colocar el signo
con los elementos gráficos que conforman la a la marca materia de cancelación
A los consumidores se les hará indistinto diferenciar entre una marca denominativa o mixta,
cuando más importante es el saber el origen empresarial de a la marca GARDEN NATURA
El elemento denominativo prevalece en los medios probatorios presentados, por lo que ha
quedado acreditado el uso de la marca GARDEN NATURA y logotipo (Certificado 216096)
Iter del Proceso
Primero
Mediante Expediente 780229-2019 Natura Cosméticos S/A (Brasil) solicita la cancelación por falta
de uso
Segundo
Mediante Resolución 1886-2019, la comisión de signos Distintivos declaro fundada en parte la

acción de cancelación y mantuvo vigente el registro en mención, para distinguir cremas de clase 3
de nomenclatura oficial
Tercero
Mediante Resolución Nº 1887-2019/CSD-INDECOPI se declaró FUNDADA EN PARTE la acción de

cancelación interpuesta por Natura Cosméticos S/A y CANCELÓ el registro de la marca GARDEN
NATURA y logotipo (certificado 216096)
Cuarto
Distiemsa S.A.C interpuso recurso de apelación.

Iter del Proceso
Quinto
Natura Cosméticos S/A absolvió el traslado de la apelación
Sexto
Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Distiemsa S.A.C. y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución Nº 1887-2019/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2019, que
CANCELÓ el registro de la marca de producto GARDEN NATURA y logotipo (Certificado Nº
216096) para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficia a favor de Distiemsa
S.A.C.
Séptimo
Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con
relación a la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de marcas
por falta de uso. En consecuencia, entiéndase que el titular tiene la carga de demostrar el uso de
cada una de las marcas cuya cancelación se pretende. Teniendo en consideración que cada
registro es independiente uno del otro no es posible que en base a los mismos medios probatorios
se acredite el uso de dos o más marcas registradas bajo distintos certificados. Tercero.- Solicitar al
Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Primera Instancia
• El 24 de abril de 2019, Mediante Resolución Nº 1886-2019/CSD-INDECOPI, la Comisión de
Signos Distintivos declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación y mantuvo
vigente el registro en mención para distinguir cremas de la clase 3 de la Nomenclatura
Oficial. Dicha resolución fue apelada.
• El 24 de abril de 2019, Mediante Resolución Nº 1887-2019/CSD-INDECOPI, la Comisión de

Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por Natura
Cosméticos S/A y CANCELÓ el registro de la marca GARDEN NATURA y logotipo
(Certificado Nº 216096).
Segunda Instancia
El 13 de noviembre de 2019 Mediante Resolución Nº 1851-2019/TPI-INDECOPI, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual, CONFIRMÓ la Resolución Nº 1886- 2019/CSD-
INDECOPI de fecha 24 de abril de 2019, en el extremo que MANTUVO VIGENTE el
registro de la marca GARDEN NATURA (Certificado Nº 147722), para distinguir
únicamente cremas de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Resolucion
Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Distiemsa
S.A.C. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 1887-2019/CSD-INDECOPI de
fecha 24 de abril de 2019, que CANCELÓ el registro de la marca de producto GARDEN
NATURA y logotipo (Certifi cado Nº 216096) para distinguir productos de la clase 3 de la
Nomenclatura Ofi cia a favor de Distiemsa S.A.C.
 Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de

observancia obligatoria con relación a la valoración de los medios probatorios en los
procedimientos de cancelación de marcas por falta de uso. En consecuencia, entiéndase
que el titular tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya
cancelación se pretende. Teniendo en consideración que cada registro es independiente
uno del otro no es posible que en base a los mismos medios probatorios se acredite el
uso de dos o más marcas registradas bajo distintos certifi cados.
Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución

en el Diario Oficial “El Peruano”.
Tema Objeto de Análisis
 Analizaremos si el accionante: NATURA COSMÉTICOS S/A de Brasil tiene la facultad de
solicitar la cancelación del registro por falta de uso con el logotipo a la emplazada:
DISTIEMSA S.A.C. de Perú.
También analizamos si es correcto que INDECOPI utilice jurisprudencia del Tribunal

Andino para resolver dicho conflicto de interés; debido que Brasil no pertenece a dicha
comunidad.
Tema Objeto de Análisis
 El asunto a dilucidarse en este proceso y que es materia de divergencia por la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual se centra en determinar SI SE HA ACREDITA EL USO
DE LA MARCA DE PRODUCTO GARDEN NATURA Y LOGOTIPO (CERTIFICADO Nº
216096) PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 3 DE LA NOMENCLATURA OFI
CIAL; bajo el amparo normativo del artículo 166 de la Decisión 486 de LA COMISION DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
Materia o Tema Relevante desde la
perspectiva del Derecho Administrativo
Derecho vulnerado.- Propiedad Intelectual-Derechos de uso de marca
Necesidad de precedente.- Es necesario establecer que en procedimientos de cancelación de

marcas por falta de uso; se debe entender que el titular tiene la carga de demostrar el uso de
cada una de las marcas cuya cancelación se pretende. Teniendo en consideración que cada
registro es independiente uno del otro no es posible que en base a los mismos medios
probatorios se acredite el uso de dos o más marcas registradas bajo distintos certificados.
La obiter dicta del caso
Necesidad de precedente.- El articulo 154 de la Decisión 486 señala que a través del
registro de una marca ante la oficina competente el titular adquiere el derecho al uso
exclusivo. Adicional a lo mencionado la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala
que “el titular de una marca puede registrar diversas marcas que presenten elementos
distintivos comunes, siempre y cuando presenten elementos adicionales que los diferencien
entre sí”, conocidas como marcas derivadas, debe tenerse en cuenta que cada registro resulta
independiente aun cuando tienen un elemento relevante en común, asimismo, el titular gozará
de los derechos de exclusiva sobre cada registro y a la vez asume la carga de tener que
demostrar el uso correcto ante algún proceso contencioso, como puede ser una acción de
cancelación contra sus registros.
La ratio decidendi del caso
Necesidad de precedente.- Se determinan los criterios que se deben de tener en cuenta al

momento de analizar los medios probatorios presentados a fin de acreditar el uso de una
marca cuando su titular cuenta con varias marcas registradas similares, siendo el titular quien
tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se pretende
teniendo en cuenta que cada registro es independiente uno del otro, no siendo posible que en
base a los mismos medios probatorios se acredite el uso de dos o mas marcas registradas con
distinto certificado de registro.
La regla o precedente que se ha
establecido para el caso
Regla.- Respecto a la cancelación del registro por falta de uso de la marca; el titular
quien tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se
pretende teniendo en cuenta que cada registro es independiente uno del otro, no siendo
posible que en base a los mismos medios probatorios se acredite el uso de dos o más
marcas registradas con distinto certificado de registro.
Precedente.- El precedente en cuestión, respecto a la Acción de cancelación del registro

por falta de uso de la marca; en la que se califica de observancia obligatoria se logró
determinan los criterios que se deben de tener en cuenta al momento de analizar los
medios probatorios presentados a fin de acreditar el uso de una marca cuando su titular
cuenta con varias marcas registradas similares.
Conclusiones
 Cada registro de marca deberá ser acreditado con medios de pruebas en las cuales se aprecie la
marca tal cual fue registrada, siendo aplicable para toda marca, incluyendo las derivadas.
 En el caso la marca denominativa “GARDEN NATURA” y la marca mixta “GARDEN NATURA y
logotipo” deberán ser utilizadas en el comercio conforme a su registro y su titular deberá de
contar con medios probatorios que acrediten su uso conforme a su registro.
 La importancia del presente precedente consiste en que desarrolla conceptos importantes como
la marca derivada, asimismo, aplica criterios para analizar los medios probatorios que acreditan
el uso de una marca derivada, es decir cuando el titular tiene registrado a su favor diversas
marcas que contienen un termino distintivo que contienen elementos adicionales que no alteran
su carácter distintivo, asimismo, determina que el titular de una marca es quien tiene la carga de
demostrar el uso de cada una de las marcas que tiene registrada a su favor.
 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha dejado en claro que la marca denominativa
difiere de la marca mixta si contiene elementos distintivos suficientes y aun cuando sean marcas
derivadas, el titular deberá de acreditar su uso correcto en el comercio.

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DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD

1. ALVARO CUEVAS, HELEN

2. HERRERA PERALES , JAMES

3. QUISPE MENDOZA, VIRGINIA

4. CHAMBI CONDORI ,JHONATAN

5. CAMA HUARICALLO, JIM

Materia : Propiedad Intelectual

Vía : Proceso Administrativo

- Amparó sus argumentos en el artículo 165 de la Decisión 486

INDECOPI en la que declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por Natura

Cosméticos S/A y CANCELÓ el registro de la marca GARDEN NATURA y logotipo (certificado

El16 de mayo de 2019, Distiemsa S.A.C interpuso recurso de apelación.

 Amparó sus argumentos en el artículo 165 de la Decisión 4862 .

Mediante Resolución 1886-2019, la comisión de signos Distintivos declaro fundada en parte la

Mediante Resolución Nº 1887-2019/CSD-INDECOPI se declaró FUNDADA EN PARTE la acción de

Distiemsa S.A.C interpuso recurso de apelación.

• El 24 de abril de 2019, Mediante Resolución Nº 1887-2019/CSD-INDECOPI, la Comisión de

 Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución

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