“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE

LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO
ÁREA CURRICULAR “DERECHO DE LA PROPIEDAD Y DERECHO DEL
CONSUMIDOR”

TEMA: “ACCIÓN POR INFRACCIÓN - SIGNOS DISTINTIVOS”

INTEGRANTES:

Barrera Mendoza Karen Dayan

Díaz Angeles Lighya
Fiestas Niquén Juan Alexander
Ramos Chavarry Lis Dangeli
Ramírez Pérez Aracely Maryorie
Ríos Quiñones Alexandra
Salazar Fernández Jeraldine

DOCENTE:
Dra. Alicia del Carmen Vega Venero

CHICLAYO-PERÚ
2024
Acción por infracción- signos distintivos

I. INTRODUCCIÓN

El Derecho de la Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes

ramas: el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Asimismo, dentro
del Derecho de la Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los
más conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de
Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales.

De esta manera, los signos distintivos cumplen la finalidad identificadora de

la oferta que existe en el mercado a través de bienes inmateriales que se componen
de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, lemas comerciales, y
denominaciones de origen, en la que cada una tiene una estructura y finalidad
distinta.

Consecuentemente, las autoridades competentes para el registro y

protección de los signos distintivos serian la Dirección de Signos Distintivos del
INDECOPI en primera instancia y el tribunal del INDECOPI, específicamente, la Sala
de Propiedad Intelectual en segunda instancia.

Ante lo dicho, los signos distintivos hacen referencia a cualquier imagen etc.,
que funcionan para identificar a un producto o servicio en el mercado con el fin de
potenciar la actividad económica. Los principales signos distintivos ya mencionados
poseen cualidades propias y responden a fines específicos, pero poseen aspectos
comunes entre ellos, la necesidad o conveniencia del registro, la territorialidad de la
protección, y el plazo de protección renovable.

En efecto, el presente trabajo tendrá como objetivo poder identificar como es

que funcionan estos signos distintivos y cuál es su regulación y determinación dentro
del mercado, y para un mejor entendimiento para el lector, se desarrolla una
resolución de acuerdo al tema materia de análisis.

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ACCIÓN POR INFRACCIÓN SIGNOS DISTINTIVOS

Los signos distintivos abarcan una diversidad de actividades relacionadas

con; Lemas Comerciales, Marcas (colectivas, de certificación, de productos o
servicios), Nombres Comerciales, Indicadores Geográficos. Estos elementos
permitirán a los empresarios diferenciarse de sus competidores, es decir, estos
signos tienen la capacidad de poder actividades, servicios y productos en el mercado
de los demás de su misma especie.
Ante ellos el sistema de reconocimiento de derechos sobre signos distintivos
en nuestro país cuenta con algunos principios en los que se sustenta y los más
importantes son: Principio de Inscripción Registral, este principio establece que el
nacimiento del derecho se produce luego de la inscripción en el registro respectivo.
Es decir, la titularidad de un derecho se encuentra condicionada a su registro, es por
ello que el solo uso no determina que exista algún derecho que pueda ser protegible.
Por consiguiente, tenemos el Principio de Especialidad; debemos entenderlo como
la posibilidad de proteger un signo únicamente con relación a productos/servicios
iguales o vinculados, se evaluará con mayor detalle en el desarrollo del punto
correspondiente al riesgo de confusión, y como último principio más importante
tenemos al Principio Territorial; aquí la protección se brinda en la circulación de cada
país donde lo registres ya sea tu marca, tu lema, entre otros.
Ahora bien, como ya se mencionó en líneas posteriores las clases de estos
signos distintivos, vamos a precisar con mayor claridad de que trata cada signo
distintivo, ante ello primero tenemos lo que son las marcas; estas marcas tiene su
sub-clasificación, ello es Marcas de productos o servicios, cuando se hace referencia
a productos, estos pueden ser entendidos como aquellas cosas que van a satisfacer
las necesidades del público y, para los efectos de esta definición, debemos
entenderlos como algo tangible. Los productos tienen como característica que al
tener contenido físico son perceptibles a los sentidos y, por tanto, su presencia en el
mercado se materializa con un intercambio físico por dinero; y los servicios son
aquellos que al igual que los productos van a satisfacer las necesidades del
consumidor, pero estas serán intangibles.

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Bajo esta misma línea tenemos las Marcas Colectivas, esta marca su propio
nombre lo dice al señalar la palabra colectiva, pues hace referencia que se
desarrollara en grupo, es decir, habrá asociación de productores, fabricantes,
prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente
establecidos, quienes podrán usar el signo de forma colectiva para distinguir en el
mercado los productos o servicios de sus integrantes, aquí la marca no le va a
pertenecer al Estado, solo al grupo de productores que intervinieron en la cadena
productiva, y por ultimo tenemos las Marcas de Certificación; son aquellas que
brindar información al público sobre algunas características de los productos o
servicios ofrecidos por un empresario en el mercado, tales como calidad, prácticas,
procedimientos, origen, etc. El titular de la marca de certificación establecerá las
condiciones para que los empresarios interesados puedan utilizarla.
Por otra parte, tenemos el nombre comercial este se constituye por cualquier
signo que un empresario utiliza para identificar su actividad económica, su empresa
o su establecimiento mercantil. De todas estas posibilidades, normalmente el nombre
comercial se asocia más con el nombre del establecimiento. Una empresa o
establecimiento puede tener más de un nombre comercial; por lo general, si la
empresa tiene más de un nombre comercial es porque tiene locales que ofrecen
diferentes bienes y servicios o porque los locales tienen productos y servicios
dirigidos a diferentes sectores económicos de la población. Acorde con ello, en el
nombre comercial, el registro es simplemente declarativo y, por lo tanto, opcional. El
derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la
empresa o del establecimiento que lo usa. En caso de registro del nombre comercial,
éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o
depósito, renovables por períodos iguales.
Del mismo modo, se tiene los lemas comerciales; estos son elementos que
complementara una marca con el fin de incorporarle un mensaje publicitario, es decir,
es la, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Es bastante difícil
que una sola palabra funcione como lema comercial pues usualmente se constituye
por una frase bastante corta. En el terreno del marketing, al lema comercial se le
conoce como eslogan. El registro de un lema comercial se concederá por un período
de 10 años renovables, contados a partir de su concesión. La “vida” de un lema

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comercial está absolutamente unida a la vida de su marca, de modo que, si la marca

se transfiere, el lema también y, si la marca se cancela, el lema también.
Para finalizar tenemos las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas, la cual nos señala que una denominación de origen vendría a ser un
signo distintivo que usa el nombre de una zona o región geográfica para designar,
distinguir y la protección en función a ciertas características especiales derivadas de
la zona donde se elabora, así como factores naturales, climáticos y humanos.
En la actualidad el Perú cuenta con 11 denominaciones de origen que son,
Pisco, Maiz Blanco Gigante Cuzco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica, Loche
de Lambayeque, Café Machu Picchu Huadquiña, Maca Junin-Pasco, Aceituna de
Tacna, Cacao de Amazonas Perú, Orégano de Tacna, en tanto las indicaciones
geográficas son como nombres o signos que hacen referencia a un producto como
originario de esa zona geográfica, considerando que siempre la reputación, calidad,
y otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su
origen geográfico, algunos ejemplos son el Turrón de Alicante.
Para entender mejor el tema es pertinente brindar una síntesis de la
Resolución N°0183-2023/CSD-INDECOPI sobre Signos Distintivos. En esta
resolución se aborda la solicitud de nulidad de la marca de servicio "CLÍNICA
DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE" presentada por la CLINICA DENTAL
ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. contra el titular actual, JUAN MANUEL
VIVANCO OSORIO. La acción se fundamenta en la constitución de la empresa y la
transferencia de derechos. Datos importantes de la resolución:
Solicitud de nulidad fue presentada el 10 de mayo de 2022 por Clínica Dental
Especializada Vivanco E.I.R.L. El registro de la marca cuestionada se realizó el 10
de diciembre de 2021 y se otorgó el 10 de febrero de 2022.
Se cuestiona, los artículos 136 (incisos b y d) y 137 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina.
La emisión de una carta notarial, fue el 1 de abril de 2022 en la que Juan
Manuel Vivanco Osorio, solicitaba que cesara el uso indebido de su nombre
comercial en virtud del registro de la marca de servicio CLÍNICA DENTAL VIVANCO
UNA SONRISA QUE NACE. Consecuentemente, el 11 de noviembre de 2019,
mediante una Escritura Pública se realizó la transferencia de derechos de la empresa
CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. a KARINA GAMARRA
GODOY.

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Ahora bien, teniendo como datos primeros los mencionados en líneas

anteriores podemos señalar que:
En primer lugar, la accionante sostiene que tiene un mejor derecho sobre el
uso del nombre comercial "CLINICA DENTAL VIVANCO", ya que la empresa fue
constituida el 04 de febrero de 2013 y comenzó sus actividades el 01 de febrero de
2013, según la ficha RUC de la Sunat. Asimismo, el emplazado le hizo transferencia
mediante escritura pública el 11 de noviembre de 2019, de derechos de la empresa
CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. a KARINA GAMARRA
GODOY, lo que implica que el emplazado no tenía derechos sobre el nombre
comercial al momento de solicitar el registro de la marca, esto incluye también los
activos y pasivos de la empresa.
En segundo lugar, se argumenta que el registro de la marca fue solicitado de
mala fe, ya que JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO solicitó el registro de la marca
con fecha posterior a la compraventa de la empresa, lo que constituye un acto de
competencia desleal. Ante ello, el emplazado abrió un nuevo local comercial en la
misma calle donde operaba la empresa original, lo que busca confundir al público y
perjudicar a la accionante.
Bajo esta misma tesitura, al momento de la compraventa, el emplazado indicó
que "no tiene nada que reclamar a futuro", lo que sugiere que desconocía los
términos contractuales y actuó en perjuicio de la accionante.
Estos argumentos se presentan en el contexto de la solicitud de nulidad de
la marca, buscando demostrar que el registro fue realizado sin el debido derecho y
en contravención de las normas de propiedad industrial.
Por otro lado, los argumentos presentados por JUAN MANUEL VIVANCO
OSORIO en defensa de su registro de la marca "CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA
SONRISA QUE NACE" incluyen:
JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO argumenta que tiene el derecho de uso
de la marca debido a que fue el fundador de la empresa CLINICA DENTAL
ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. y que, por lo tanto, tiene derechos sobre el
nombre comercial y la marca asociada.
El señor, sostiene que el registro de la marca fue realizado de acuerdo con la
normativa vigente y que, al momento de la solicitud, no había ninguna restricción que
impidiera su registro.

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Por cuanto, en referencia a la independencia de nombres comerciales:

VIVANCO OSORIO puede argumentar que los nombres comerciales y las marcas
son independientes, lo que le permitiría registrar la marca a pesar de la existencia
de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
Asimismo, también argumentar que la accionante está confundiendo la
situación al reclamar derechos sobre una marca que, según él, no le pertenece, y
que su registro no causa confusión en el mercado.
De tal manera el emplazado, a pesar de la transferencia de derechos, él ha
continuado con actividades comerciales bajo el nuevo nombre de su empresa, lo que
le da derecho a mantener el registro de la marca.
Asimismo, respecto a la información sobre la transferencia de derechos de la
marca se detalla en los cuatro puntos siguientes:
Al momento de la solicitud de registro de la marca "CLÍNICA DENTAL
VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE" el 10 de diciembre de 2021, JUAN MANUEL
VIVANCO OSORIO ya había transferido la totalidad de la empresa. Esto significa
que no tenía derechos sobre el nombre comercial ni sobre la marca que estaba
intentando registrar, lo que refuerza el argumento de mala fe en su solicitud de
registro.
Asimismo, la norma invocada en el contexto de la nulidad del registro de la
marca es la Decisión 486, que regula la propiedad industrial en el ámbito de la
Comunidad Andina. En particular, se mencionan dos artículos:
El primero, artículo 136, donde establece las causales por las cuales no se
pueden registrar marcas, incluyendo la prohibición de registrar signos que sean
idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido. El segundo, artículo 172,
donde se refiere a la nulidad de registros de marca, indicando que la autoridad
competente puede decretar la nulidad de un registro cuando se haya concedido en
contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se haya realizado de mala
fe.
Ambos artículos son fundamentales para sustentar la acción de nulidad
interpuesta por la CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. contra el
registro de la marca solicitada por JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO.
Por último, la resolución fue expedida el 10 de febrero de 2022 y emitida por
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

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Propiedad Intelectual (INDECOPI). El presente organismo establece varios puntos

claves en su resolución:
Primero, la falta de acreditación del uso del nombre comercial: Se señala que
los documentos presentados por la parte accionante no acreditan el uso de la
denominación "CLINICA DENTAL VIVANCO" como un nombre comercial que pueda
identificar una actividad comercial relacionada con los servicios de la clase 44. Por
lo tanto, no se puede determinar si la marca registrada incurre en la prohibición de
registro.
Segundo, la improcedencia de la acción de nulidad: Al no existir un derecho
sobre el cual se sustenta la acción (el supuesto nombre comercial), se concluye que
la acción de nulidad resulta improcedente en este aspecto.
Tercero, la mala fe: Se menciona que es una causal para decretar la nulidad
de una marca. Se enfatiza que los agentes económicos deben actuar de manera
adecuada y leal en el mercado, y que la buena fe comercial es esencial para asegurar
la competencia en el mercado. La alegada conducta desleal del emplazado se
incluye en el análisis de la mala fe invocada por la accionante.
Cuarto, la normativa aplicable: Se establece que la declaración de nulidad
tiene efectos retroactivos y que es necesario evaluar la validez del registro de la
marca según la normativa vigente al momento de su concesión, que incluye la
Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº1075.
Finalmente, la decisión del INDECOPI fue declarar FUNDADA la acción de
nulidad interpuesta por la CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. En
consecuencia, se declaró NULO el registro de la marca de servicio constituida por la
denominación "CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE" y su
logotipo, que estaba inscrito con el certificado N°136688, vigente hasta el 10 de
febrero de 2032. Basándose en la determinación de que el registro de la marca fue
realizado de mala fe por JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO, ya que solicitó el
registro después de la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL
ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., lo que constituyó un acto de competencia
desleal.
Tras detallar los sucesos importantes, se ha considerado realizar el análisis
jurídico de la Resolución N°0183-2023/CSD-INDECOPI, relacionado con la nulidad
de la marca de servicio Clínica Dental Vivanco Una Sonrisa Que Nace inscrita a
nombre de Juan Manuel Vivanco Osorio, muestra lo siguiente:

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El 9 de junio de 2022, se corrió traslado de la nulidad interpuesta al titular de

la marca cuestionada. Sin embargo, no se recibieron descargos por parte del
emplazado. Finalmente, el 16 de septiembre de 2022, se señaló que el expediente
estaba listo para resolver.
La Resolución Nº0183-2023/CSD-INDECOPI se emitió el 6 de febrero de
2023, declarando FUNDADA la acción de nulidad y NULO el registro de la marca.
Estableciendo que CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y
logotipo (se reivindica colores), el cual fue solicitado el 10 de diciembre de 2021 y
otorgado por mandato de la Resolución N°4082-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 10
de febrero de 2022. Esta con certificado N°136688, vigente hasta el 10 de febrero
de 2032, que distingue servicios odontológicos, de la clase 44 de la Clasificación
Internacional. También, se determinó que el registro fue realizado de mala fe, ya que,
al momento de la solicitud, el titular ya había transferido la empresa original (Clínica
Dental Especializada Vivanco E.I.R.L.) a otra persona.

Respecto a las medidas cautelares, en el documento no se menciona la

existencia de una denuncia formal ni de medidas cautelares en el contexto del
proceso de nulidad de la marca. Se indica que las solicitudes de multa y medidas
solo se evalúan en procedimientos donde se determine la existencia de una
infracción a los derechos de propiedad industrial, lo cual no aplica en este caso de
nulidad. Además, se dejó constancia de que la acción de nulidad fue interpuesta sin
que se haya evaluado la existencia de infracciones que justifiquen medidas
cautelares. Por lo tanto, no se registran denuncias o medidas cautelares en el
expediente analizado. La resolución aclara que no corresponde evaluar solicitudes
de medidas cautelares o multas en el contexto de una acción de nulidad.
Finalmente, el proceso duró aproximadamente 9 meses desde la solicitud de
nulidad hasta la emisión de la resolución, concluyendo con la cancelación del registro
marcario en cuestión por considerarse que fue solicitado sin buena fe y en perjuicio
de la accionante.

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CONCLUSIONES

 El titular de una marca registrada puede iniciar una acción por infracción a
su derecho marcario, al obtener el registro del signo distintivo, este
adquiere derecho de uso exclusivo sobre lo registrado, lo cual compete el
de vender, dar licencia, y garantía del signo registrado.
 En conclusión, son signos distintivos nos ayudan a poder diferenciar una,
marca, producto o servicio de otros similares en el mercado y no poder
tener complicaciones, ni competencia desleal.
 Es importante fijar la protección territorial de nuestra marca o producto, para
que esté protegido ante ley, recordemos que la protección se limita al
territorio donde se registró.

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BLIBLIOGRAFIA

RESOLUCION Nº 0183-2023/CSD-INDECOPI. (2023). DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Obtenido

de COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS: https://img.lpderecho.pe/wp-
content/uploads/2024/03/Resolucion-0183-2023-CSD-Indecopi-LPDerecho.pdf

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