Voces: DERECHO COMERCIAL ~ REGISTRO DE MARCAS ~ MARCA REGISTRADA ~ MARCAS ~ EMPRESA ~ NOMBRE ~ INTERNET ~ COMPETENCIA DESLEAL ~ ARBITRAJE ~ MEDIACION

Ttulo: Marcas comerciales y nombres de dominio Autor: Sandoval Lpez, Ricardo Hernn Publicado en: Gaceta Jurdica 278, 02/01/2003, 63 Cita: CL/DOC/3557/2012 1. INTRODUCCIN Sin duda la marca es uno de los ms antiguos objetos de propiedad industrial, toda vez que desde hace varios milenios los fabricantes y artesanos han puesto en sus productos determinados signos que permiten distinguirlos de otros que se ofrecen en el trfico mercantil. En la actualidad, el empresario necesita crear una imagen de la empresa que le permita actuar en el mercado con posibilidades de xito y formar una clientela que pueda mantenerse e incrementarse a travs del tiempo. Requiere, en consecuencia, identificar los productos que fabrica o que vende, los servicios que presta y los establecimientos donde dichos productos se elaboran o se comercializan o donde se dispensan los servicios de que se trata, todo ello con el propsito de distinguirlos de los que fabrican, ofrecen o prestan sus competidores en el mercado, evitando de esta suerte que los consumidores o usuarios sean inducidos a error o engao sobre los productos, servicios o establecimientos. Las marcas en tanto signos distintivos constituyen instrumentos necesarios y eficaces en el manejo de la empresa e implican, adems, un importante mecanismo para la proteccin de los consumidores. Estos signos pueden consistir en palabras, frases, nmeros, dibujos, monogramas, timbres, sellos, figuras, emblemas, o la combinacin de algunos de ellos, con un cierto carcter de novedad y, su funcin bsica comenz siendo la de distinguir productos y ms tarde se extendi a servicios, establecimientos industriales, establecimientos comerciales y frases de propaganda. En virtud de la llamada regla de la especialidad, es posible que dos o ms marcas comerciales idnticas o semejantes, pertenecientes a distintos empresarios puedan coexistir pacficamente en el mercado si distinguen a productos, servicios o establecimientos perfectamente diferenciados o que operan en sectores distintos de la actividad econmica mercantil. El fundamento de esta regla reside en que, al operar los signos en sectores comerciales diferentes, no existe riesgo de que los consumidores se vean inducidos a error o confusin. Por el contrario, cuando se trata de marcas que se refieren a unos mismos productos o servicios, ofrecidos o prestados dentro de un mismo sector comercial, existe el peligro que los consumidores o usuarios se equivoquen creyendo que los productos o servicios tienen una misma procedencia. A diferencia de lo que ocurre con las invenciones, las marcas comerciales no tienen que ser el resultado de una creacin original del espritu humano, en otras palabras, el empresario no est obligado a adoptar un signo nuevo u original. Lo que se exige es que la marca tenga fuerza diferenciadora, que sirva para distinguir sus productos, sus servicios o sus establecimientos industriales o mercantiles. Siendo esto as, a la hora de elegir un signo el empresario tiene la opcin de crear una marca con el propsito de utilizarlo en el trfico comercial o utilizar un signo que ya existe, siempre y cuando tenga fuerza diferenciadora. Desde el punto de vista jurdico, la marca, una vez registrada, confiere a su titular un derecho exclusivo, relativo a un sector econmico determinado, para usarla dentro del mercado respecto de los productos, servicios o establecimientos de que se trata y para impedir que un tercero la use sin su autorizacin. El nombre de dominio es un elemento que permite identificar a un computador integrado a Internet, que es la red de redes de las comunicaciones telemticas. En un comienzo la identificacin de los computadores unidos a la red se haca a travs de las direcciones numricas IP (Internet Protocol). Ms tarde, cuando se intensific el uso de la red, y teniendo en cuenta que los nmeros no son fciles de recordar, se decidi inventar un sistema de identificacin en el cual, manteniendo la direccin numrica IP equivalente, se permiti el empleo de palabras o frases que el usuario podra crear para la identificacin de aparato conectado a la red y a esto se le llam nombre de dominio. Internet hubo de crear una entidad, sin fines de lucro, destinada a administrar el sistema de registro de nombres de dominio (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN), la que ms tarde deleg esta funcin respecto de los dominios nacionales, en ciertos organismos e instituciones y, en el caso de Chile, lo hizo en el Departamento de Ciencias de la Computacin de la Universidad de Chile (Network Information Center Chile NIC-Chile). Aunque las marcas comerciales y los nombres de dominio son conceptual y jurdicamente diversos, como tendremos ocasin de tratarlo ms adelante, entre ellos han surgido una serie de conflictos, que resulta de gran inters analizarlos y dar a conocer las soluciones legislativas y jurisprudenciales que sobre ellos se han propuesto. En secciones separadas nos ocuparemos de estas materias. SECCIN I LAS MARCAS COMERCIALES

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2. LEGISLACIN CHILENA SOBRE MARCAS El primer texto que regul sistemticamente las marcas comerciales en Chile fue el decreto ley N 958 de 1931. El aludido texto legal fue derogado y sustituido por la LeyN 19.039, de 25 de enero de 1991, que Establece Normas sobre Privilegios Industriales y Proteccin de Derechos de Propiedad Industrial, que se encuentra en actual vigencia. El decreto supremoN 177, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, de 30 de septiembre de 1991, contiene el Reglamento de la mencionada ley, con el cual se complementa la normativa sobre este tema. Adems, se aplica en esta materia el decreto supremo N 897, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, de fecha 13 de octubre de 1971, publicado en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 1971, que ratifica el Arreglo Clasificacin Internacional de Marcas Comerciales para Productos y Servicios, celebrado en Niza, Francia. Este decreto supremo entr en vigencia el 1 de enero de 1972, segn la norma prevista en su artculo 9. Tambin rige en nuestro pas el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (CUP), que entr en vigencia el 30 de septiembre de 1991, fecha en que se public en el Diario Oficial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por decreto supremo N 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 5 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de mayo de 1995. 3. CONCEPTO DE MARCA En el contexto del derecho nacional, el antiguo decreto ley N 958, defina la marca como "todo signo especial y caracterstico que sirve para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o de una empresa cualquiera. La marca puede consistir en una palabra, locucin o frase de fantasa, en una cifra, monograma, timbre, sello, vieta, franja, emblema, figura, fotografa o dibujo cualquiera, o en su combinacin de estos diversos signos con cierto carcter de novedad". De conformidad con el artculo 19, de la ley N 19.039, que disciplina actualmente esta materia, "Bajo la denominacin marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y caracterstico que sirva para distinguir productos, servicios, y establecimientos industriales o comerciales". En el inciso 2 esta misma disposicin agrega que "Podrn inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que ser objeto de la publicidad". Para complementar la nocin de marca, el aludido precepto dispone que: "Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o races de uso comn o, que puedan tener carcter genrico, indicativo o, descriptivo, podr concederse el privilegio, dejndose expresa constancia de que se otorga sin proteccin a los referidos elementos aisladamente considerados". "Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere proteccin al conjunto de sta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman". "Si se asigna por el peticionario un nombre a la etiqueta, la palabra que constituya este nombre deber ser la que aparezca en forma ms destacada y tambin gozar de proteccin de marca, pero no as el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta, de lo cual se dejar constancia en el registro". Por su parte, el artculo 23, del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial contenido en el decreto supremo N 177, de 1991, define la marca comercial como "todo signo visible, novedoso y caracterstico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, tales como nombres, seudnimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasa, combinacin de colores, vietas, etiquetas, o una combinacin de estos elementos, y las frases de propaganda o publicitarias. Estas ltimas slo tendrn proteccin en el caso en que vayan unidas o adscritas a una marca ya registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial con el cual se utilice, debiendo necesariamente contener la marca registrada que ser objeto de publicidad". El concepto de marca que define la ley N 19.039, de 1991, es ms amplio que el que se describa en la legislacin anterior. En efecto, el decreto ley N 958, de 1931, limitaba la marca slo a los productos de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera; en cambio, la ley N 19.039, de 1991, dispone que son susceptibles de ser registrados como marcas comerciales los productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales y frases de propaganda. Por otra parte, la nocin de marca que define la normativa que rige en nuestros das, es ms perfecta que la contenida en la legislacin anterior, en cuanto a que, en vez de sealar en qu consiste la marca, destaca sus rasgos esenciales de ser visible, novedosa y caracterstica. El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, sigui el criterio de dar ejemplos acerca de aquello en que puede consistir el signo distintivo.

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De acuerdo a la legislacin chilena, son susceptibles de registrarse como marcas: los productos, los servicios, los establecimientos industriales, los establecimientos comerciales y las frases de propaganda o publicitarias adscritas a una marca registrada. En el derecho comparado, la marca es un objeto de propiedad industrial que ha recibido un tratamiento normativo muy completo, que comprende los aspectos generales relativos al concepto, clases y prohibiciones, el procedimiento de registro, los derechos que confiere la marca registrada y las acciones civiles y penales de proteccin de la misma. Segn el artculo 1 de la ley N 32/1988, de 11 de noviembre de 1988, Ley de Marcas, la marca se define como "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idnticos o similares de otra persona". La definicin de la ley espaola no es "excesivamente afortunada en los trminos empleados ni en la sintaxis gramatical, pero es til para dar relieve a la funcin econmica principal que las marcas satisfacen y en relacin con la cual el concepto se ha tradicionalmente construido". (1) 4. CARACTERSTICAS DE LA MARCA De la definicin legal de marca comercial en el derecho objetivo chileno, se desprende que ella posee dos rasgos distintivos: la novedad y la fuerza diferenciadora. La caracterstica de novedad no implica que la marca tenga que ser absolutamente original, es decir, que no se requiere que cada empresa tenga que inventar un signo, sino que este signo ha de contar con un aspecto novedoso. La fuerza diferenciadora o la distintividad es la aptitud que el signo debe tener para que identifique y diferencie a los productos, servicios y establecimientos de un empresario respecto de los productos, servicios y establecimientos idnticos pertenecientes a otro empresario, que tambin participa en el trfico mercantil. Las caractersticas de la marca se recogen tambin a propsito de ciertas prohibiciones de registro. En efecto, el artculo 20 de la ley N 19.039, seala que no pueden registrarse como marcas: "f) las que se presten para inducir a error o engao respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o establecimientos"; "g) las marcas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad"; "h) aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o vlidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase". La persona que se limita a imitar o a copiar la marca de otro empresario, atenta contra las caractersticas de novedad y de fuerza diferenciadora, toda vez que su signo no puede estimarse como novedoso porque imita a otro ya existente y carece de distintividad respecto de los productos de que se trata, porque con ella se intenta confundir al consumidor, para que crea que ha comprado los productos que se distinguen con la marca imitada, cuando en el hecho ha adquirido los bienes del imitador. 5. FUNCIONES DE LA MARCA Las funciones de la marca son predominantemente de carcter econmico y entre ellas se puede mencionar, en primer trmino, la funcin distintiva, que como lo indica su nombre, consiste en distinguir unos productos, servicios, establecimientos o frases de propaganda respecto de otros idnticos o similares que se pueden encontrar en el mercado. En segundo lugar, la marca tiene una funcin econmica atributiva de calidad de los productos que se distinguen con ella. Tiene asimismo una funcin condensadora o catalizadora del prestigio o goodwill empresarial de la persona que la utiliza para identificar sus productos, servicios o establecimientos y, por ltimo, la marca desempea una funcin publicitaria, respecto de los productos, servicios o establecimientos que con ella se distinguen. Desde el punto de vista empresarial, la marca constituye una especie de patrimonio estratgico muy importante, llegando a convertirse en un valor agregado con el que cuenta la empresa. Por tal razn en las economas libres o de mercado, ellas son reconocidas y protegidas legalmente como uno de sus elementos esenciales y, asimismo, como una forma de brindar resguardo adecuado a los consumidores (2). Las marcas crean un incentivo para mantener la buena reputacin al ofrecer los productos o servicios, de manera que los productos de mala calidad desaparecen del mercado conjuntamente con la marca que los distingue. En trminos jurdicos, la marca comercial es un bien de propiedad industrial, de naturaleza incorporal mueble, que confiere un derecho exclusivo para usarla en el trfico mercantil. Desde la perspectiva del derecho, la marca comercial cumple una funcin de proteccin, tanto respecto del empresario titular de la misma y de su empresa, como de los consumidores y usuarios. En efecto, la marca permite al empresario impedir que otros la utilicen sin su autorizacin, para identificar productos, servicios o establecimientos. A los consumidores y usuarios, la marca les brinda proteccin para elegir correctamente los bienes, servicios o establecimientos, sin

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ser llevados a error o confusin acerca de la procedencia de tales productos, servicios o establecimientos. La marca crea una relacin de confianza con el consumidor respecto de los productos, servicios o empresas que con ella se identifican. 6. ALCANCE TERRITORIAL DE LAS MARCAS De acuerdo con el artculo 23 de la ley N 19.039, de 1991, las marcas de productos, servicios y establecimientos industriales, tienen validez para todo el territorio de la Repblica. En cambio, las marcas que distinguen establecimientos comerciales, slo tienen valor para la regin en que estuviere ubicado el establecimiento cuya marca se ha registrado. 7. MARCAS DE PRODUCTOS En el artculo 23 de la ley N 19.039, se establecen normas para la clasificacin de los productos, servicios y establecimientos susceptibles de ser registrados como marcas. Tratndose de los productos, la citada disposicin previene que "cada marca slo podr solicitarse e inscribirse para productos determinados, o bien para una o ms clases del clasificador internacional". En Chile, durante la vigencia del decreto ley N 958, de 1931, que regulaba las marcas comerciales, se dict el decreto N 897, que adopt la clasificacin internacional de marcas comerciales para productos y servicios, que comprende 34 clases de productos y 8 clases de servicios. Esta clasificacin internacional de productos y servicios la hizo la BIRPI (Bureaux Internationaux Runis pour la Protection de la Proprit Intelectuelle) Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccin de la Propiedad Intelectual, en el ao 1957 y tiene fuerza obligatoria respecto de los pases que suscribieron el Acuerdo de Niza de ese mismo ao. 8. MARCAS DE SERVICIOS Como lo indica su denominacin, estos signos no identifican productos sino prestaciones de servicios, como tales los de comunicaciones, de acceso a la red Internet, de informaciones comerciales, etc. Como acabamos de sealar la clasificacin internacional distingue ocho clases de servicios, a saber: clase 35, publicidad y negocios; clase 36, seguros y finanzas; clase 37, construcciones y reparaciones; clase 38, comunicaciones; clase 39, transporte y almacenaje; clase 40, tratamiento de materiales; clase 41, educacin y esparcimiento, y clase 42, varios. De acuerdo con el artculo 23 de la ley N 19.039, los servicios deben ser especficos y determinados para ser registrados con su respectiva marca. En virtud del decreto reglamentario N 177, de 30 de septiembre de 1991, se dispuso que el clasificador de marcas es el clasificador internacional de productos y servicios establecido en el acuerdo de Niza de 1957, y sus posteriores modificaciones. Se trata de una clasificacin variable y determinada por un organismo internacional del que nuestro pas no es miembro, pero cuyas normas deben ser respetadas en Chile. El Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, debe certificar cul es la lista de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas y poner en conocimiento del pblico cualquier variacin que ella pudiera experimentar. 9. MARCA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Ellas pueden o no estar asociadas a uno o a varios productos y su validez se confiere para todo el territorio de la Repblica, en caso de los industriales o para la regin donde estuviere ubicado el establecimiento en el caso de los comerciales. 10. MARCA DE FRASES DE PROPAGANDA Esta clase de signo distintivo, de acuerdo con lo previsto en el artculo 19, inciso 2, de la ley N 19.039, ha de estar unida o adscrita a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento, debiendo imperativamente la frase de propaganda contener la marca registrada que es objeto de publicidad. El propsito de una frase de propaganda es publicitar un producto, servicio o establecimiento, que ya se distingue en el mercado con una marca registrada, y para su inscripcin se requiere que no exista registro marcario a nombre de otra persona o empresa, de otra frase idntica o similar, destinada a la propaganda de esos mismos productos, servicios o establecimientos. Ejemplos de frases publicitarias registradas conjuntamente con la marca comercial son: "Corona lo soluciona"; "La Polar, llegar y llevar". 11. CLASES DE MARCAS Las marcas admiten diversas agrupaciones segn el criterio que se emplee para ello. Si se tiene en cuenta la configuracin de la marca, es posible distinguir marcas denominativas, grficas, tridimensionales y mixtas. a) Marcas denominativas son aquellas en las que el signo distintivo est integrado por palabras o combinaciones de palabras que sirven para identificar a personas fsicas o jurdicas. Ejemplos: David del Curto es marca registrada de fruta.

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b) Marcas Grficas, son aquellas en las que signo distintivo est compuesto por imgenes, figuras, smbolos o grficos, ya sea que se trate de uno o varios de la misma o de las distintas especies ya enunciadas. Ejemplo el toro del brandy Osborne. c) Marcas tridimensionales son las que estn constituidas por el simple envoltorio o envase en el cual es ofrecido el producto al consumidor. d) Marcas Mixtas son aquellos que en su configuracin combinan dos o ms elementos propios de la marcas denominativas, grficas o tridimensionales. Por el objeto de la marca pueden clasificarse en marcas de productos, marcas de servicios, marcas de establecimientos industriales y marcas de establecimientos comerciales. La marca de productos se utiliza para distinguir cosas u objetos que pueden ser frutos de la actividad extractiva del hombre o frutos de las actividades fabriles o manufactureras del hombre respecto de materias primas previamente extradas, pasando a ser marcas de productos naturales y marcas de productos industriales, respectivamente. La marca de servicios tiene por objeto distinguir las distintas actividades que los empresarios realizan en relacin con la circulacin de los bienes y de la riqueza, la actividad de intermediacin que se concreta en prestaciones intangibles y no en cosas materiales. Atendiendo a la procedencia de los productos o de los servicios, se distingue entre marcas de fbrica o industriales y marcas comerciales. Las marcas de fbrica indican la procedencia del producto e identifican a la empresa que lo ha elaborado, para distinguirlo de sus competidores. Las marcas comerciales son las que pueden ser utilizadas por los distribuidores o por los comerciantes para distinguir los productos, que, aun cuando no han sido fabricados por ellos, son comercializados por ellos. Cuando se considera al titular de la marca, es posible distinguir entre marcas individuales y colectivas. Las marcas individuales son aquellas cuyo titular es una persona natural o jurdica, que las registra para su uso personal, directo y exclusivo, con independencia de que pueda o no conceder licencias a favor de terceros. Por el contrario, son marcas colectivas aquellas que se registran a nombre de una asociacin de fabricantes, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, con la intencin de que todos los miembros de esa entidad puedan hacer uso de ella, por ejemplo, una marca de fbrica registrada por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Los integrantes de la asociacin pueden distinguir los productos o servicios con dos marcas, la propia o individual y la colectiva de la entidad a que ellos pertenecen, por ejemplo, una asociacin gremial de productores de vino registra marca colectiva y, adems, cada productor le pone marca a su vino. Si se tiene en cuenta la funcin empresarial de la marca, se puede distinguir entre marcas principales y derivadas; marcas de garanta; marcas defensivas, y marcas de reserva. Las marcas principales son las originarias relativas a un determinado producto, servicio o establecimiento y en relacin con ellas, aparecen las denominadas marcas derivadas. Estas ltimas son aquellas otorgadas al titular de una marca anteriormente registrada y todava vigente respecto de unos mismos productos, servicios o establecimientos. En las marcas derivadas tiene que integrarse la marca principal u originaria, acompaada de las variaciones no sustanciales que se le introducen a la misma o de las variaciones relativas a elementos accesorios del signo principal. Las marcas de garanta cumplen la funcin atributiva de calidad de los productos o servicios que se distinguen mediante ella. Estos signos acreditan el cumplimiento de ciertos estndares de calidad, de normas tcnicas de produccin o de procedimientos de fabricacin controlados por el titular de la marca. La marca defensiva es aquella registrada por un empresario para evitar que sea utilizada por otros de la competencia, pero sin el propsito de usarla personalmente. La marca de reserva es aquella que se registra con la intencin de usarla en el futuro si fuera necesario y mediante su registro se evita que el tercero se anticipe y la registre a su nombre. Por ltimo, cuando se considera la difusin que tiene la marca, es dable distinguir marcas notorias y renombradas. Esta es una clasificacin de origen internacional, est recogida en la letra g) del artculo 20 de la ley N 19.039, que regula esta materia. La marca notoria es la que resulta para una determinada clase de productos ser notoriamente conocida por los consumidores de un pas, aun sin estar all registrada, de modo que su empleo por la persona distinta del titular hace evocar forzosamente en el comprador el producto y fabricante respecto de los cuales la marca es notoria. Esta confusin debe ser evitada y la marca notoria goza de gran proteccin internacional. La marca renombrada es aquella que, por su difusin en el mercado y prestigio empresarial de los productos que distingue, no puede ser usada en otra clase de productos por persona distinta porque producir un riesgo de confusin entre los consumidores. Ejemplo MacDonald. 2. OBJETO Y PROHIBICIONES DE MARCA El objeto de la marca es aquello en lo que consiste el signo distintivo de que se trata. Es la materialidad de signo y, por ende, de las palabras, frases, dibujos, figuras, volmenes en que ella consiste. La idea general es que existe libertad para que el empresario pueda elegir el contenido u objeto de la marca

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con la cual l identificar un producto, un servicio o un determinado establecimiento dentro del mercado. Sin embargo, todas las normativas tanto nacionales como internacionales, imponen determinados lmites a esta libertad, estableciendo concretamente prohibiciones aplicables al objeto de la marca. De acuerdo a la norma prevista en el artculo 20, de la leyN 19.039, no pueden registrarse como marcas: a) Los escudos, las banderas y otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios pblicos estatales. El artculo 20 de la Constitucin Poltica de la Repblica dispone que: "Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la Repblica y el himno nacional", de manera que ninguno de ellos puede ser registrado como marca comercial. En el caso de himno nacional, algunas frases seeras del mismo, como por ejemplo, "Puro Chile es tu cielo azulado" no son registrables como signos distintivos de productos servicios o establecimientos ni como frases publicitarias. Las siglas que distinguen a organismos internacionales, como por ejemplo, ONU, FAO, UNICEF, UNCITRAL, ni aquellas que distinguen servicios pblicos nacionales, como por ejemplo, CORFO, SERVIU, tambin quedan comprendidas dentro de la prohibicin de registro indicada. b) Las denominaciones tcnicas o cientficas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud y aqullas indicativas de accin teraputica. c) El nombre, el seudnimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo el consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, sern susceptibles de registro los nombres de personajes histricos, cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 aos de su muerte, siempre que no afecte a su honor. Con todo, no podrn registrarse nombres de personas cuando ello constituya infraccin a las letras e), f), g) y h), de este mismo artculo. En Chile es frecuente que algunos establecimientos registren signos distintivos consistentes en nombre de personajes histricos, como por ejemplo: Hotel Diego de Almagro; Hotel Carrera. d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantas adoptadas por un Estado, sin su autorizacin; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcin sea pedida por una persona distinta de quien la obtuvo. e) Las expresiones empleadas para indicar el gnero, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carcter de novedad o no describan los productos, servicios o establecimientos a que deben aplicarse. f) Las que se presten para inducir a error o engao respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o establecimientos. g) Las marcas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero deber dentro de 90 das solicitar la inscripcin de la marca; si as no lo hiciere, la marca podr ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aqulla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro. h) Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o vlidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase. i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases. j) Las contrarias al orden pblico, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en stas, los principios de competencia leal y tica comercial. 13. EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA La obtencin del derecho industrial de marca comercial est sujeta a los trmites sealados en la ley N 19.039, que disciplina esta materia. El procedimiento legal se inicia con una solicitud de inscripcin o registro de marca presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin. A partir de ese momento se inicia un control preliminar por parte del Conservador de Marcas, quien puede aceptar a tramitacin la solicitud, o bien, objetarla. En caso de objecin existe la posibilidad de acudir va reconsideracin dentro del plazo de 15 a 20 das ante el jefe del Departamento de Propiedad Industrial. Si ste acepta a tramitacin la solicitud de marca, se hace una publicacin en extracto de ella en el Diario Oficial, dentro de 10 das. Desde la publicacin hay un plazo fatal de treinta das, para que se formulen oposiciones. En el evento que se formule oposicin, se da origen a un "juicio marcario" cuya tramitacin corresponde al subdepartamento jurdico del Departamento de Propiedad Industrial. La oposicin tiene lugar porque un tercero demanda al que ha solicitado el registro, alegando que la marca pedida no cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley o lesiona sus intereses por ser idntica o semejante a una nueva marca de

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su propiedad. En forma excepcional, dentro del procedimiento se puede establecer un trmino probatorio de 30 das prorrogables. Este conflicto termina con la sentencia que acoge o rechaza la marca en disputa. En casos de que la oposicin de marca sea rechazada se puede apelar, dentro del plazo de 15 das, ante un tribunal arbitral y slo en casos excepcionales puede llegarse a la Corte Suprema, si existieren fundamentos de hecho y de derecho para tal objeto. Una vez que se ha terminado en forma positiva el trmite de registro de la marca, se deben cumplir otros requisitos, como por ejemplo, la clasificacin dentro de algunas de las categoras de marcas y el otorgamiento del ttulo de dominio de marca, el que debe renovarse cada diez aos. 14. LA PROTECCIN DE UNA MARCA El resguardo de la propiedad industrial de las marcas comerciales, patentes de invencin, diseos industriales y modelos de utilidad en todo el territorio de Chile, proviene de la ley N 19.039, de 1991, quede los derechos de propiedad industrial. Con esta normativa se trata de lograr una mayor uniformidad legislativa en el mbito mundial, porque la propiedad industrial tiene no slo de regulacin interna, sino tambin de mltiples tratados internacionales que condicionan y dan forma a las legislaciones de la mayora de los pases. Segn lo establece la ley, cualquier persona natural o jurdica, nacional o extranjera, podr gozar de los derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitucin Poltica en su artculo 19 inciso 25, debiendo obtener previamente el ttulo de proteccin correspondiente de acuerdo con las disposiciones de la ley N 19.039. Respecto de las personas residentes en el extranjero la ley es clara al sealar que tendrn que designar un apoderado o un representante legal. En Chile hasta ahora existen cerca de 525 mil marcas registradas. 15. LOS BENEFICIOS DE LA MARCA REGISTRADA Tal como seala en el artculo 25 de la ley 19.039, una marca inscrita que se use en el comercio deber usar las palabras MR o la R encerrada en un crculo, ya que esta es una denominacin internacional para demostrar que la marca est registrada. Los que no cumplan con este requisito cuando deban hacer uso de su marca lo ms probable es que si bien no vern alterada la validez de la marca, no podrn hacer uso de las acciones penales pertinentes, lo que generalmente es un aspecto desconocido para la gente. Es frecuente que un empresario inscriba una marca y que cuando decide iniciarque por el hecho de no haber puesto la R encerrada en un crculo, no tiene derecho a hacer valer dichas acciones. La ley es clara al sealar que la omisin de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposicin no podrn hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley. 16. ASPECTO INTERNACIONAL DE LAS MARCAS COMERCIALES Como ya indicamos al referirnos a la legislacin aplicable sobre marcas comerciales, existen varios acuerdos internacionales para la proteccin de la propiedad industrial e intelectual. Uno de los ms importantes es la Convencin de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, de la cual Chile forma parte, por haberla suscrito y es ley de la Repblica, porque fue ratificada en 1991, segn consta del decreto supremo N 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991. La Convencin de Pars sobre Proteccin de la Propiedad Industrial, entre otros aspectos, establece, para todos los habitantes de los pases miembros y firmantes del tratado, un trato nacional, derechos de propiedad y normas comunes a todos. El aludido texto consagra el derecho de prioridad, segn el cual con la fecha de presentacin de la primera solicitud se podr, dentro del plazo fijado, solicitar igual proteccin en cualquier Estado y sees de 6 meses para marcas y modelos y diseos industriales, y de un ao para patentes de invencin y modelos de utilidad. Si bien se fija un principio de independencia en los distintos pases, los miembros del convenio se obligan a dar proteccin a las marcas notorias en los mismos. Esta norma es muy importante y est principalmente dirigida a evitar la llamada "piratera marcaria", y garantizar los derechos de los titulares de las marcas vlidamente registradas. Respecto de la diferencia legislativa entre los distintos pases pertenecientes al convenio, el documento expresa claramente que "ante alguna diferencia entre dos o ms pases de la Unin, respecto de la interpretacin o de la aplicacin del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por va de negociacin, podr ser llevada por cualquiera de los pases en litigio ante la Corte Internacional de Justicia, mediante una peticin hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los pases en litigio convengan otro modo de resolverla. El procedimiento a seguir es el siguiente: la oficina internacional ser informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el pas demandante, luego la oficina informar a los dems pases de la Unin. 17. RGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE MARCAS

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Para resolver los conflictos que se suscitan respecto de las marcas comerciales en el contexto de derecho nacional, existen bsicamente dos rganos competentes: el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin y el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial (TAPI). Podemos sealar que segn lo previsto en los artculos 3, inciso 1 y 17, inciso 1 de la ley N 19.039, el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, es el servicio pblico competente para la tramitacin de las solicitudes, el otorgamiento de los ttulos y la substanciacin de cualquier juicio relativo a los derechos de propiedad industrial y dems servicios relativos a la propiedad industrial, por lo que queda comprendido dentro sus atribuciones todo lo relativo a marcas comerciales, que son derechos industriales. De esta forma, el Departamento de Propiedad Industrial, acta tanto como rgano administrativo en todo lo relativo a la competencia no contenciosa y como un verdadero tribunal especial en todo lo vinculado a materias contenciosas. El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, al igual que el Departamento de Propiedad Industrial, es un rgano dependiente del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin y puede ser definido como un rgano colegiado, compuesto por un nmero determinado de miembros, encargados de conocer y fallar los recursos de apelacin interpuestos en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial (artculo 17 inciso 4 y siguientes de la ley N 19.039 y artculo 115 del Reglamento de Propiedad Industrial). La competencia del Departamento de Propiedad Industrial como rgano administrativo comprende: a) Conocimiento y resolucin de solicitudes de marcas artculo 3 inciso 1 Ley de Propiedad Industrial. b) La llevanza y conservacin del Registro de Marcas, artculo 21 Ley de Propiedad Industrial. c) Otorgamiento de ttulos y certificados, artculo 21 Ley de Propiedad Industrial. d) Informacin de los Tribunales del Crimen, artculo 16 inciso 2 Ley de Propiedad Industrial. La competencia del Departamento de Propiedad Industrial como Tribunal Especial: a) Conocimiento y fallo de los Juicios de Oposicin, artculo 17 Ley de Propiedad Industrial. b) Conocimiento y fallo de los juicios de Nulidad de registro artculos 17 y 16 Ley de Propiedad Industrial y artculo 77 inciso 2 Reglamento de Propiedad Industrial. c) Conocimiento y fallo de los juicios de Nulidad de Transferencias, artculo 17 Ley de Propiedad Industrial. d) Conocimiento y fallo de cualquier reclamacin relativa a la validez o efectos de un registro marcario o de derechos de propiedad industrial en general, artculo 17 inciso 1 Ley de Propiedad Industrial. En materia marcaria, el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, slo es competente para conocer y fallar los recursos de apelacin interpuestos en contra de las resoluciones definitivas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial. Sin embargo, existen diversas materias vinculadas a las marcas comerciales, cuyo conocimiento y decisin escapa de los rganos especiales de la competencia marcaria, y quedan entregadas a los Tribunales Ordinarios de Justicia, civiles y penales o bien a otras instancias dotadas de funciones jurisdiccionales como los organismos previstos en la legislacin antimonopolios. SECCIN II MARCAS COMERCIALES YLOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 18. USO DE MARCAS EN INTERNET Como lo expresamos precedentemente, uno de los principales problemas que plantean las marcas comerciales en Internet es el conflicto con los nombres de dominio, que sin embargo, no es el nico. En efecto, se suscitan tambin inconvenientes derivados del uso de buscadores, del empleo de links, banners y otros, junto con la aparicin de la marca comercial en los textos de los sitios web o de la marca grfica empleada sin autorizacin del titular, licenciatario o cesionario de la misma. Los problemas recin enunciados no tienen todava una solucin jurdica y se encuentran en el lmite de la legalidad, porque no son ilcitos penales o infraccionales claramente tipificados, sino configuran lo que se denomina "abuso de tecnologa". a) Inconvenientes derivados del uso de buscadores en Internet. Ellos se presentan cuando un consumidor no conoce con precisin un sitio web donde se ofrece un determinado producto o servicio y recurre a los buscadores utilizando la marca comercial como palabra descriptiva para lograr ubicarlo en la red. La mayora de los buscadores mal seleccionan los hits pertinentes, despus de las direcciones de los sitios web, dan valor a la informacin contenida en los metarrotulados o (metatag), que son palabras o signos procesados nicamente por los buscadores cuyo objeto es alojar la descripcin del sitio o de la pgina web, luego a los hipervnculos y finalmente al propio texto. La estrategia desleal consiste, entonces, en incluir en el metarrotulado (metatag) del

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sitio web de que se trata una marca comercial ajena, de tal suerte que cuando el consumidor busque el sitio web de esa marca ajena, entre los otros hits, aparecer tambin el sitio web del sujeto desleal que se ha valido de esta maniobra para hacerlo llegar all y errneamente puede adquirir los productos o requerir los servicios de ese oferente y no los de la marca que l quera. b) Inconvenientes relacionados con el uso de los links. El mecanismo denominado linking (expresin derivada del verbo ingls to link que significa vincular) consiste en relacionar pginas web que contienen determinadas informaciones publicadas en la Internet por una cierta persona fsica o jurdica, con los contenidos publicados por esa u otra persona en otra pgina web de la red, a la que se puede acceder tambin de forma independiente de la primera. Al emplear el mecanismo del linking es posible originar deformaciones de los contenidos de una pgina web, de la publicidad o de las marcas comerciales. En efecto, el empresario desleal o "el infracto" usa las marcas, contenidos y publicidades de terceros que son los legtimos titulares de esas marcas, para desviar a la clientela inducindola a error respecto de los productos o servicios que l ofrece en su sitio web. (3) 19. LA PROTECCIN DE LAS MARCAS Y EL USO DE ELLAS EN INTERNET La legislacin sobre propiedad industrial contiene reglas que protegen los derechos conferidos al titular de una marca comercial, frente a las infracciones que respecto de ellos pudieren cometer otros sujetos de la actividad mercantil. Sin embargo, la proteccin jurdica de la marca comercial, esto es, el llamado ius prohibendi, se limita al territorio del Estado donde rige la legislacin que dispensa esta defensa y, en el caso de normativas industriales comunitarias e internacionales, la proteccin alcanza el territorio de la comunidad de que se trata, por ejemplo, la Unin Europea, o el territorio de los Estados que han suscrito el acuerdo internacional sobre marcas comerciales y ms especficamente, los territorios de los Estados donde el titular de una marca ha solicitado dicha proteccin. Frente al carcter territorial del derecho que brinda proteccin a las marcas comerciales, nos encontramos con Internet que es una red abierta a la que se accede de todas partes del mundo, por ende, se destaca el rasgo extraterritorial que tienen las operaciones que se realizan a travs de ella. Esta caracterstica de globalidad de Internet hace posible que los derechos de marca de un determinado empresario, puedan ser infringidos en cualquier parte del mundo, dificultndose su proteccin por el derecho y por la justicia. As como los titulares legtimos de un derecho de marca comercial gozan de proteccin en el mundo real de comercio tradicional, tambin deberan tenerla en el mundo virtud que constituye el comercio por vas electrnicas. A la extraterritorialidad de las actividades que se desarrollan a travs de la red abierta, se suma el problema de la legislacin aplicable a la infraccin del derecho marcario y la dificultad relativa a la jurisdiccin competente para conocer de dicho conflicto. Los dilemas de la legislacin aplicable y de la jurisdiccin competente, devienen ms complejos en el caso de los Estados que tienen estructura federal, porque existen legislaciones y tribunales federales y estaduales. Al ser de esta manera, se ha llegado a creer que el derecho de marcas comerciales carece de toda eficacia, para resolver los conflictos que se plantean por el uso de las marcas en Internet. 20. CONFLICTOS DE MARCAS COMERCIALES EN INTERNET En red se presentan numerosos problemas relativos a las marcas comerciales, siendo los ms conocidos aquellos que se suscitan respecto de los nombres de dominio. Sin embargo, es interesante referirse tambin a las dificultades referentes a la distribucin de productos amparados por marcas comerciales dentro de la red abierta Internet y al problema de la dilucin marcaria y de la competencia desleal. 21. DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS DE MARCA EN INTERNET A propsito de este dilema se present en la prctica comercial en Espaa, un caso que permite concreto que facilita su explicacin. En la campaa comercial de la Navidad del ao 1999, se produjo un conflicto entre la sociedad "L'Oreal" y la "Supertienda Va Plus" que ofreca productos de dicha marca en su pgina Web, a precios ms bajos que los ofrecidos por los canales habituales de distribucin de los productos de marca L'Oreal. L'Oreal, ante la campaa de Supertienda Va Plus, insert en diarios espaoles un aviso donde adverta que no garantizaba la calidad de los productos que se adquiriesen en esta boutique virtuelle o por medio de otro sistema que no fuese la red oficial de distribuidores de artculos L'Oreal. Como una reaccin frente a estos anuncios, la Supertienda Va Plus comenz a preparar el ejercicio de acciones legales en contra de L'Oreal, porque estimaba que era correcto ofrecer productos de esta marca, adquiridos dentro de la Unin Europea, por Internet. Sin embargo, tambin haba que considerar que la boutique virtuelle estaba comercializando productos de marca cuya titularidad ostentaba la sociedad L'Oreal mediante un canal que sobrepasaba y se entrecruzaba con las limitaciones geogrficas de los canales de distribucin propios del comercio tradicional del mundo real y, a ello se agregaba la circunstancia de que los ofreca a un precio ms bajo. Al conocer esta oferta del mundo virtual, los clientes habituales y potenciales de los distribuidores oficiales de L'Oreal seguramente se interesaran por ella, y se perderan como tales, lo que llevaba a la sociedad fabricante de perfumes y cosmticos, a aparecer como incumplidora de los contratos de distribucin celebrados con empresarios de su red

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oficial de distribucin, por cuanto no habra respetado el privilegio geogrfico de distribucin de los productos y las condiciones de precio, acordados con ellos. Este conflicto puso en evidencia el agotamiento de los derechos de marcas comerciales en el mbito del comercio electrnico, porque no pudo aplicarse la legislacin territorial espaola ni comunitaria para resolverlo, porque el acceso a Internet para adquirir los productos ofrecidos en la red no estaba vinculado al territorio de un determinado Estado, sino que el pedido de productos L'Oreal en la pgina Web de la Supertienda Va Plus, respondiendo a la oferta de precio inferior, poda hacerse de cualquier lugar del mundo donde hubiese acceso a la red. (4) 22. LA DILUCIN DE LA MARCA COMERCIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL La idea de dilucin de la marca comercial consiste en el cercenamiento gradual o dispersin de la identidad y retencin de la misma en la mente de los consumidores, por su empleo en productos competitivos. La dilucin se produce cuando una marca notoria disminuye su fuerza diferenciadora o poder distintivo, como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios distintos de los que identifica la marca notoria o para identificar otros productos de inferior nivel o calidad. En la prctica se conocen dos clases de dilucin marcaria, que se conocen con las expresiones inglesas Blurring y Tarnishment. La figura de dilucin llamada Blurring se presenta cuando alguien usa una marca famosa sin autorizacin, modificndola en relacin con los productos y servicios, de manera que tiende a perder el carcter distintivo de la marca famosa. El Tarnishment se presenta cuando una marca notoria es usada en asociacin con un producto de nivel inferior. 23. MARCAS V/S NOMBRES DE DOMINIO Antes de referirnos a este conflicto que es el ms recurrente en la prctica, analizaremos sucintamente la nocin, registro y clasificacin de los nombres de dominio. 24. NOCIN DE NOMBRE DE DOMINIO Desde que se intensific y se extendi a todo el mundo el uso de Internet, ha sido necesario que los usuarios, personas fsicas, jurdicas, entidades, e instituciones, se identifiquen con una direccin dentro de esta red abierta. El nombre de dominio es una direccin de Internet expresada con palabras, secuencia de letras o nmeros, de manera simple, para facilitar al usuario de la red la asociacin con el nombre o la marca correspondiente a una persona o empresa. (5) En otras palabras, un nombre de dominio es la direccin fcilmente comprensible para el usuario, normalmente expresada de manera que sea fcil de recordar o de identificar, como por ejemplo, wwwricardosandovalabogados.cl. A todo nombre de dominio corresponde un nmero IP (Internet Protocol), es decir, una direccin numrica subyacente, a travs de la cual se comunican los computadores, en el caso del ejemplo el nmero IP sera: (192.91.247.53). Para que el sistema de nombre de dominio (Domains Names System, D.N.S.) funcione existen bases de datos que incluyen listas de los nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numricas IP. El nombre de dominio se compone de dos elementos: el primero es el segmento propiamente identificador, que es creacin intelectual del solicitante, por ejemplo: "ricardosandovalabogados"; "El Sur"; "Diario de Sevilla", etc.; y el segundo elemento integrante consiste en la designacin del nivel en el cual ese nombre de dominio debe ser situado, el que ser idntico para todos los nombres que pertenecen al mismo nivel, por ejemplo, ".cl"; ".com". En el hecho, el nombre de dominio debe empezar a formarse o leerse, de derecha a izquierda, para indicar el nivel en que se ubica, que es lo ms importante. En cuanto al registro de los nombres de dominio, la Corporacin de Internet para la Asignacin de Nombres y Nmeros (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN), es el organismo responsable de la coordinacin general y la administracin del Sistema de Nombres de Dominio (D.N.S.). 25. CLASIFICACIN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Ellos se agrupan de la siguiente manera: a) dominios de nivel superior (TLD-Top Level Domains), y b) dominios de segundo, tercer, cuarto o ms niveles, que son los diferentes subdominios. A su vez, los nombres de dominio del nivel superior, se subdividen en: 1. Dominios Genricos de Nivel Superior (gTLDs - Generic Top Level Domains), y ellos son: a) .com para entidades comerciales; b) .net para las computadoras de los proveedores de red, y c) .org para organizaciones, los cuales pueden ser obtenidos por cualquier persona o entidad.

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2. Dominios Especiales de Nivel Superior (sTLDs - Special Top Level Domains); que son: .edu, .gov, .int; y .mil. Estos nombres de dominio estn reservados slo para entidades que cumplen cierto requisito, como tratarse de dedicarse a fines educacionales, gubernamentales, internacionales y militares, respectivamente. 3. Dominios Internacionales o territoriales de Nivel Superior (ccTLDs - Country Code Top Level Domains): establecidos conforme al cdigo de dos dgitos de identificacin de cada pas, como por ejemplo: .cl, que corresponde a Chile; .es, que corresponde a Espaa. Estos nombres de dominio pueden ser obtenidos libremente o bien quedan reservados a personas o entidades que cumplan ciertos requisitos, que cada pas establece en su caso. La Corporacin de Internet para la Asignacin de Nombres y Nmeros (ICANN), deleg la administracin de los nombres de dominio territoriales (Code Country Top Level Domains ccTLDs) correspondientes a los distintos pases, en aquellas entidades que fueron las primeras en conectarse en forma permanente a Internet, en sus respectivos pases. En el caso de Chile ICANN deleg en el Departamento de Ciencias de la Computacin de la Universidad de Chile, que a su vez cre una entidad denominada "NIC Chile" (Network Information Center Chile). 26. EL CONFLICTO MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO Desde el punto de vista de la propiedad industrial se puede afirmar que los nombres de dominio tienen capacidad distintiva y, por consiguiente, cumplen una funcin similar a fuerza distintiva marcaria. No obstante, los nombres de dominio y marcas comerciales presentan diferencias notables, que pueden hacerse a partir tanto de un punto de mira conceptual y de sus rasgos definitorios, como desde el punto de vista de su regulacin por el derecho. Situados en la perspectiva conceptual, es preciso sealar que las marcas comerciales son signos distintivos que identifican a los productos, servicios o establecimientos que circulan, se prestan o existen en el mercado. Como ya tuvimos ocasin de precisarlo, las marcas comerciales cumplen las funciones de identificar, indicar el origen de los productos o servicios, de garantizar la calidad de los mismos. Por el contrario, el nombre de dominio es una direccin en Internet, un lugar inmaterial, aunque no inexistente, que transformamos en direccin bidimensional a travs del acceso informtico a esta red de redes. En consecuencia, mientras el nombre de dominio es una direccin para acceder a una determinada informacin en Internet, la marca comercial es un signo para identificar un producto o servicio, tanto en comercio real o tradicional como en comercio virtual que se realiza con el empleo de medios electrnicos. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, hay que tener presente que hay ciertas palabras, figuras, smbolos o frases que no se consideran como marcas comerciales y, por ende, no pueden registrarse como tales. Sin embargo, nada impide que estas palabras, frases, figuras o smbolos, puedan registrarse como nombres de dominio para ser usados en Internet. As, por ejemplo, la mayora de las legislaciones marcarias no admite que las designaciones necesarias tales como: "computadora"; que las designaciones usuales como "OK"; que las designaciones genricas tales como: "calzado", "vestimenta", y que las designaciones descriptivas, tales como: "comunicador para telfonos" puedan ser registradas como marcas comerciales. Por el contrario, ninguna de las designaciones anteriores encuentra obstculo para ser registrada como nombre de dominio. Las legislaciones sobre marcas comerciales les brindan una proteccin caracterizada por "la territorialidad", es decir, que ella se limita a los pases donde se han registrado al amparo de sus respectivas normativas especiales. No obstante, como ya hemos indicado, existen algunos avances en el sentido de obtener una proteccin internacional, para cada categora de productos o de servicios determinados y similares, gracias a tratados suscritos y ratificados por numerosos pases. Sabemos que en virtud del principio de la especialidad marcaria, pueden convivir marcas idnticas o similares para diferentes productos o servicios dentro de un mismo pas, o para iguales o diferentes productos o servicios en distintos pases, con excepcin de las marcas notorias, que son aquellas conocidas por quienes se encuentran en un determinado sector o actividad y de las marcas renombradas, que son aquellas espontneamente reconocidas por una parte importante de consumidores de un pas. Las marcas notorias y renombradas no estn sujetas al principio de especialidad marcaria, de manera que para mantener su notoriedad y renombre, no se admite que haya marcas idnticas o similares dentro de un mismo pas y se imposibilita el traspaso del marco nacional de proteccin, logrando de esta suerte impedir su apropiacin para productos idnticos o similares en terceros pases. El nombre de dominio, por el contrario, es uno solo y a su respecto no rige principio de especialidad alguno, de manera que no puede ser compartido por dos o ms usuarios de la red, debido a cuestiones tcnicas an no superadas, pero se puede acceder a l desde cualquier lugar del mundo. Por ser as, se puede ofrecer cualquier tipo de informacin sobre toda clase de productos o servicios, desde todas las categoras de nombres de dominio de primer nivel y desde todo sitio Web identificado mediante cualquier nombre de dominio. Sin embargo, podran existir idnticos dominios de segundo nivel, pero diferenciarse en los dominios genricos o especiales de nivel superior (gTLD o sTLD) y en los dominios territoriales o internacionales de nivel superior (ccTLD). Es decir, pueden convivir, por ejemplo "ricardo.net" y "ricardo.org" y "ricardo.cl".

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Ahora bien, ubicados en un punto de vista normativo, tambin existen evidentes diferencias entre las marcas comerciales y los nombres de dominio. A pesar que, tanto en el caso de las marcas comerciales como en el de los nombres de dominio, rige el sistema atributivo, es decir, que el que primero registra una marca o nombre de dominio tiene exclusividad sobre ellos, en muchos pases se exige como requisito adicional para el registro de las marcas, un inters legtimo del solicitante u oponente, cuestin que no se exige en los nombres de dominio, aunque se han hecho esfuerzos en ese sentido. No obstante las diferencias sealadas anteriormente, entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, surgen una serie de conflictos, de diversa ndole, que tienen enorme importancia debido a las dimensiones comerciales que ha adquirido la red en estos ltimos aos. Nosotros vamos a distinguir y a tratar por separado: a) conflictos basados en legtimos derechos, y b) conflictos basados en violacin de derechos de terceros. 27. CONFLICTOS BASADOS EN LEGTIMOS DERECHOS Sabemos que en el mundo existen mltiples marcas comerciales iguales que identifican productos diferentes o a un mismo producto y que segn la legislacin marcaria con el registro de la marca se otorga un "derecho exclusivo" que se circunscribe al mbito territorial del pas de que se trata. Por el contrario, en mundo virtual, la primera persona, empresa o entidad que consigue registrar su nombre de dominio con el primer nivel "TLDz.com" ser quien pueda ofrecer sus productos con presentacin o apariencia mundial. El segundo que llegue a registrar deber contentarse con tener la "apariencia regional" que le brindan los nombres de dominio de segundo nivel, como sera un dominio ".com.cl" y el resto no podr usar su marca en la Web. Los nombres de dominio ".com.cl" son regionales en apariencia, puesto que su significado o efecto en la mente del consumidor indicar que se trata de un sitio que, por lo menos, opera seguro en el territorio indicado, en el caso del ejemplo, en Chile. Pero, lo importante es que el alcance real de los nombres de dominio ".com.cl", entendido como posibilidad de acceso, es exactamente igual que el de los dominios ".com", vale decir, que es tambin de carcter mundial. Siendo esto as, cualquier consumidor, empresa o entidad de cualquier lugar del mundo, puede acceder con la misma facilidad a un dominio ".com" como a un dominio ".com.cl". Las mencionadas "apariencias de regionalidad" implican en algunos casos consecuencias extremas, como ocurre en el caso de empresas que han invertido muchos aos de trabajo y elevadas sumas de dinero en crear, prestigiar y posicionar su marca en el mercado y se ven obligadas a tolerar que un tercero la use como nombre de dominio con apariencia mundial, mientras que la empresa titular de la marca comercial debe contentarse con usarla como nombre de dominio con apariencia regional. Por otra parte, nos encontramos, asimismo, con que existen marcas comerciales idnticas en un mismo pas para distinguir productos y/o servicios diferentes y la normativa sobre la materia permite el registro de marca por clases, de manera que la proteccin se limita a los bienes y/o servicios incluidos en la clase que se seleccione. De esta manera coexisten en el mercado marcas similares o idnticas para distinguir productos y/o servicios diferentes. Este principio no puede ser usado en el mercado virtual cuando las marcas se utilizan en los nombres de dominio. En Internet slo una empresa podr usar su marca como nombre de dominio en la Web. La posibilidad para usar su marca en la Web consistir en quin se registre primero en los nombres de dominio de apariencia mundial y territorial. De manera que, a pesar de que marcas idnticas para productos diferentes podran coexistir en el mercado real, esto no es actualmente posible para los nombres de dominio. Ya existen pases, como Brasil, que han implementado como un principio de solucin ampliar los dominios en ms subdominios. De modo que el subdominio "tur.br" se utiliza para empresas de turismo. Otro conflicto se genera porque las expresiones genricas, descriptivas o de uso comn no pueden ser inscritas como marcas comerciales porque carecen de poder distintivo y, en cambio, se puedan registrar como nombres de dominio para acceder a pginas o sitios de empresas que ofrecen productos o servicios que corresponden a esas denominaciones genricas o descriptivas. Si consideramos al nombre de dominio como un signo con carcter distintivo, es decir, como marca, entonces no parece razonable que se permita el registro de nombres de dominio genricos, descriptivos o de uso comn. Ello es as puesto que slo los primeros en registrar, podrn utilizar para su propio beneficio, un nombre de dominio genrico, descriptivo o de uso comn, perjudicando a los titulares de marcas comerciales porque desvan a los consumidores y usuarios hacia los sitios Web identificados con dichos nombres. Por ltimo, es de la esencia del derecho marcario, que no existan marcas pertenecientes a distintos titulares, que se puedan confundir. Sin embargo, esto es lo que sucede en una gran cantidad de casos debido al alcance global de Internet. Ello no slo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino tambin al pblico consumidor que compra lo que en realidad no quera comprar. 28. CONFLICTOS BASADOS EN LA VIOLACIN DE DERECHOS DE TERCEROS

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Sin duda la principal causa de preocupacin, en lo que se refiera a la proteccin de la propiedad industrial, son los innumerables abusos que se cometen en Internet. La relativa facilidad con la que se registran los nombres de dominio, la dificultad para identificar al registrante y la globalizacin del uso de Internet, desafan la capacidad de los titulares de marcas de proteger eficazmente sus derechos. Los conflictos que se presentan con mayor frecuencia son aquellos que se originan en la prctica denominada como ciberocupacin, que consiste en registrar un nombre de dominio utilizando el nombre de una marca comercial conocida o similar, perteneciente a un tercero, por parte de personas que no tienen ningn derecho respecto de ella, sujetos inescrupulosos a los que se les califica con la expresin piratas, con el fin de cederlo al titular de la marca o a otra persona diversa, mediante el pago de una suma de dinero o la concesin de cierta ventaja econmica. Asimismo, los conflictos tienen su originen en las llamadas prcticas predatorias y parasitarias, que son una variante de la ciberocupacin, en virtud de las cuales se registran nombres de dominio que incorporan marcas conocidas pertenecientes a los propios competidores, seguramente a nombre de un tercero. Por ltimo, en este mismo rubro de controversias, se sitan los casos denominados secuestro a la inversa del nombre de dominio, que se presentan cuando el titular de una marca comercial, basndose en su registro marcario, trata de interferir con los derechos del titular de un nombre de dominio, quien lo cre y lo registr en forma legtima y que lo utiliza sin lesionar los derechos e intereses del titular de la marca. 29. SISTEMA CHILENO DE SOLUCIN DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO En Chile slo se conceden nombres de dominio a personas naturales y jurdicas con domicilio en el pas. Las disputas que se suscitan respecto de los nombres de dominio son resueltas en este pas por mediadores y rbitros. En primer trmino, se emplea el mecanismo de mediacin y en este caso los mediadores se ponen a disposicin de las partes en conflicto por NIC-Chile (Network Information Center Chile-Departamento de Ciencias de Computacin Universidad de Chile) sin costo alguno para ellas. Cuando el procedimiento de mediacin no logra poner trmino a la controversia, se aplica el sistema de arbitraje. La entidad NIC Chile-Departamento de Ciencias de Computacin Universidad de Chile, cuenta con un Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .Cl, el que cuenta con un Anexo 1 denominado Procedimiento de Mediacin y Arbitraje. (6) Si bien es cierto que al iniciar el proceso de registro de un nombre de dominio .cl se suscribe una especie de contrato de adhesin con NIC Chile, donde estn previstos los procedimientos de mediacin y arbitraje, no es menos cierto que esta circunstancia no impide el recurso a los tribunales ordinarios de justicia, porque estimamos que la mediacin y el arbitraje ante NIC Chile, constituyen ms bien una etapa prejudicial. Tambin creemos que la posibilidad de llevar el conflicto sobre un nombre de dominio ante los tribunales ordinarios de justicia deviene irrenunciable para las partes, porque el sistema general de disputas sobre esta materia, establecido por ICANN, que se conoce como Uniform Dispute Resolution Policy, cuya sigla es UDRP, no excluye a los tribunales judiciales. Por otra parte, en Chile se reglament una accin denominada de revocacin, que puede ejercitar toda persona fsica o jurdica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignacin de un nombre de dominio, dentro de los tres aos de concedido el nombre de dominio, contra el cual ella se hace valer. Desde el punto de vista formal esta accin se ejerce mediante una presentacin escrita, que contiene los fundamentos en que ella se sustenta y la peticin concreta de revocacin del nombre de dominio registrado de que se trata. La entidad NIC Chile se abocar al examen de la admisibilidad de la accin y en caso afirmativo la someter el procedimiento correspondiente. Si el procedimiento de mediacin o arbitraje favorece a actor, NIC Chile transferir el dominio a su nombre. 30. DERECHO COMPARADO SOBRE SOLUCIN DE CONFLICTOS DE NOMBRE DE DOMINIO. SISTEMA ESTADOUNIDENSE (7) Este fue el primer pas en adoptar una ley especfica sobre la ciberocupacin, texto denominado Ley de Proteccin al Consumidor contra la Ciberocupacin (Anticybersquatting Consumer Protection Act. ACPA). La aludida normativa legal (ACPA) define la ocupacin abusiva de dominios como todo registro de mala fe de un nombre de dominio idntico o similar a una marca registrada distintiva o famosa. La ley norteamericana no slo prev el caso de ciberocupacin tpica, consistente en la identidad entre nombre de dominio y marca, sino tambin otras conductas dainas como la que se conoce con la expresin inglesa tytosquatting, que tiene lugar cuando valindose de la engaosa similitud se puede confundir al pblico y/o consumidor, y la dilucin, que consiste en la desintegracin de la calidad distintiva de la marca comercial. La ley de los Estados Unidos de Norteamrica sobre esta materia (ACPA) exige que concurra el requisito de la mala fe en el sujeto que registra el nombre de dominio impugnado y, al respecto establece una serie de presunciones, no taxativas, de lo que debe entenderse por mala fe. Entre ellas mencionaremos las siguientes: i) Si el demandado tiene o no algn derecho de propiedad intelectual respecto del nombre de dominio. ii) Si ha usado el nombre de dominio ofreciendo sus productos y servicios.

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iii) Si ha intentado desviar a los consumidores del sitio del titular marcario, ya sea para obtener un beneficio econmico y/o comercial, o para perjudicar al titular de la marca. iv) Si ofreci vender o transferir el nombre de dominio al titular de la marca, sin antes haber usado el mismo de buena fe. El concepto de mala fe se encuentra en constante perfeccionamiento por los tribunales norteamericanos, con el propsito de rechazar demandas abusivas por parte de los titulares de marca, destinadas a presionar a los titulares de nombres de dominio que los han obtenido legtimamente y de buena fe. Por otra parte, la exigencia de la mala fe, en la legislacin norteamericana, requiere intencin de obtener un beneficio econmico, razn por la cual quedan excluidos de la figura de ciberocupacin, los usos de marcas en nombre de dominio con finalidad no comerciales, como ocurre con los grupos de admiradores (fans), en la medida que el nombre de dominio se utilice efectivamente de esta manera. En el caso de los sitios que no se ocupan o que se encuentran en construccin por un perodo prolongado, se considera que constituyen conductas tpicas de ciberocupacin. Por ltimo, la normativa de Estados Unidos de Norteamrica, establece el principio de exencin de responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y de los Registradores de Nombres de Dominio (DNS). 31. NORMATIVA DE COLOMBIA En este pas se aplica, como en todas partes, el principio First Come, First Served, esto es, el primer solicitante del nombre de dominio tiene en principio derecho a adjudicrselo. El principio aludido se aplica junto con un determinado tipo de control previo sobre la legitimidad del registro, que por cierto es muy flexible y poco claro. Pese a que el ccTLD colombiano es uno de los que cuenta con menor nmero de registros en Latinoamrica, ha habido conflictos, pero las disputas no se han planteado en el terreno de los ccTLD por no haber reglas aplicables a conflictos posteriores al registro. La nica norma del derecho aplicable en Colombia que hace alusin directa a los nombres de dominio es la Decisin 486 de la CAN sobre propiedad industrial. En efecto, el artculo 233, de dicha Decisin, establece que: "cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en pas miembro como parte de un nombre de dominio o de una direccin de correo electrnico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legtimo poseedor de ese signo, la autoridad nacional competente ordenar la cancelacin o la modificacin de la inscripcin del nombre de dominio o direccin de correo electrnico, siempre que el uso de ese nombre o direccin fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primero y segundo prrafos del artculo 226". (8) La Decisin va ms all de las soluciones que se han previsto en los textos internacionales y, como podemos apreciar, no slo se limita a la proteccin de una marca comercial, sino que se extiende tambin a todo otro signo distintivo. Adems, la norma contiene una peculiaridad, en cuanto a que comprende la facultad de oponerse al registro de una direccin de correo electrnico. Tratndose de esta ltima situacin, hay que considerar que ella afecta slo la parte de la direccin electrnica que crea el usuario, vale decir, la que se encuentra antes del @, pues la otra parte de la direccin, es el nombre de dominio y esto est protegido por la primera regla. En el hecho lo que la Decisin dispone trasciende el campo de la propiedad industrial, porque comprende una direccin de correo electrnico, que aunque podra causar cierta confusin, ella no puede estimarse que constituya un signo distintivo. Como la autoridad colombiana, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, carece de competencia territorial, no puede ordenar la cancelacin de un registro de nombre de dominio obtenido fuera de Colombia, que son la gran mayora. Por tanto, debe entenderse que dicha cancelacin se limita a los registros hechos por el NIC Colombiano, respecto de todos los ccTLD o los gTLD, concurriendo estos dos requisitos: que la entidad de registro se encuentre domiciliada en Colombia y que la persona que haya registrado el dominio se encuentre domiciliada en Colombia. La entidad supervisora colombiana tambin tiene limitado su actuar, porque este procedimiento slo se aplica a las marcas u otros signos notorios, tal como los describe la Decisin en los artculos 224 y siguientes, siempre que con el registro del nombre de dominio o la direccin electrnica (e-mail) se pudiese originar alguno de los siguientes efectos: a) Riesgo de confusin o de asociacin con el titular de la marca o del signo de que se trate o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Dao econmico o comercial injusto al titular de la marca causado por la dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o del signo de que se trate; c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre de la marca comercial o del signo respectivo. La Superintendencia de Industria y de Comercio de Colombia, deber asimismo apreciar si el registro del nombre de dominio o de e-mail que lesiona derechos de terceros, se hizo de buena o mala fe (art. 234).

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32. DERECHO ARGENTINO SOBRE LA MATERIA De acuerdo a esta normativa (9), al igual que en la mayora de los pases del mundo, se ha implementado un principio atributivo para el sistema de registro de nombres de dominio en Internet, lo que origina conflictos entre personas que creen tener mejor derecho a un nombre de dominio ya asignado. Esto es ms grave an si se considera que en la Argentina, a diferencia de otros pases, estas contiendas no pueden evitarse o resolverse porque no existe un procedimiento previo al registro de un nombre de dominio, que contemple la publicacin de la solicitud y la posibilidad de oposicin de un tercero, toda vez que la legislacin no establece mecanismo alguno de solucin de conflictos, que sea de aplicacin obligatoria para el que pretende registrar un nombre de dominio. A lo dicho anteriormente se agrega la gratuidad del sistema de registro de nombres de dominio y la falta de obligacin de activar el sitio registrado. Segn el criterio que prevalece en la jurisprudencia de los tribunales argentinos, tiene primaca la marca registrada respecto del registro de dominio idntico o similar a la marca comercial, ordenndose, en consecuencia, la suspensin, cancelacin y/o transferencia del nombre de dominio en conflicto, a favor del titular de la marca. La doctrina que se decanta de las decisiones de los rganos jurisdiccionales trasandinos, se puede sintetizar de la siguiente forma: - El registro de un nombre de dominio idntico a una marca de propiedad de un tercero equivale al uso indebido de esa marca. - El uso indebido es un empleo calificado por el especial propsito de impedir al titular de la marca registrada, la utilizacin de la misma como nombre de dominio en Internet. - Es independiente que la marca sea notoria. - Carece de trascendencia la buena o mala fe del solicitante del registro del nombre de dominio. - Debido a las caractersticas especiales de la infraccin al derecho de marca registrada, que excluye la posibilidad de uso de la marca en Internet para el titular, una medida cautelar al respecto puede ser vista como un anticipo de sentencia. - Los mismos fundamentos sern aplicables aun para el caso de marcas no registradas. Queda claro que los tribunales argentinos no han considerado como conceptualmente equivalentes las nociones de nombres de dominio y de marcas, sean registradas o no, notorias o no, y por lo mismo, no se ha llegado al extremo de aplicar analgicamente la Ley de Marcas para la solucin de las controversias planteadas respecto del registro de los nombres de dominio. 33. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SOLUCIN DE CONFLICTOS: PROPUESTA DE LA ORGANIZACIN MUNDIAL PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) Con fecha 30 de abril de 1999, la OMPI present el "Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet". De acuerdo con el aludido informe para que exista uso abusivo de nombres de dominio, se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: - Que el nombre de dominio sea idntico o engaosamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que tiene derecho el reclamante. - Que el titular del nombre de dominio no tenga derecho o intereses legtimos respecto del mismo. - Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe. - La mala fe queda configurada cuando el registro y uso de un nombre de dominio. - Sea ofrecido en venta, alquiler o cualquier otra forma de transferencia al titular marcario o a un competidor con la intencin de obtener un beneficio econmico. - Con nimo de lucro se intente atraer usuarios de Internet al sitio Web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en lnea, mediante la creacin engaosa de apariencia de similitud con la marca de producto o servicio del reclamante. - Cuando el nombre de dominio se registre para impedir al titular marcario reflejar dicha marca en su propio nombre de dominio, siempre que se acredite la existencia en el titular del nombre de dominio de un patrn de conducta en ese sentido. - Cuando el registro del nombre de dominio tenga por objeto perturbar los negocios de un competidor. - El inters legtimo reclamado al detentador del nombre de dominio queda configurado si: Acredita que antes de tener conocimiento de la disputa, ha hecho uso o demostrado preparacin para usar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al mismo en relacin con el ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios.

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En forma individual o como negocio u otra forma organizacional ha sido comnmente conocido por ese nombre de dominio, aun cuando no halla adquirido su marca registrada o derechos marcarios sobre el mismo. Est haciendo uso legtimo y no comercial del nombre de dominio sin intencin de obtener beneficios econmicos mediante el desvo de los consumidores o empalideciendo o diluyendo la marca registrada en cuestin. Estas recomendaciones del Informe Final sobre el Proceso de la OMPI fueron presentadas a los Estados miembros de dicha organizacin y a la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). El 26 de agosto de 1999, la Junta Directiva de la ICANN, reunida en Santiago de Chile, aprob la poltica de la ICANN (Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio), basada ntegramente en las recomendaciones de la OMPI. El Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, fue aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, al igual que el Reglamento Adicional de Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI. Las reglas de la ICANN reprimen la apropiacin de nombres de dominio sin inters legtimo y utilizados de mala fe. La "poltica" estableci una serie de presunciones no taxativas para determinar la mala fe de quien registra un nombre de dominio: - Cuando los hechos y circunstancias permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado o adquirido con fines especulativos como el de vender, alquilar o cualquier otra forma de cesin, al legtimo titular de la marca o bien a un competidor de ste por un precio que exceda los costos o gastos relacionados con el mismo. - Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de impedir que el legtimo titular de la marca pueda obtener un nombre de dominio integrado por su marca. - Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor. - Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de causar confusin con la marca del legtimo titular. Quien resulte demandado deber probar su buena fe. Se presumen de buena fe: - Hechos o circunstancias que permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de efectuar un uso legtimo, y hasta a veces no comercial, sin intenciones de afectar derechos de terceros titulares de marca. - Hechos o circunstancias que permitan demostrar que el nombre de dominio es conocido como tal, aun sin registro de marca. - Hechos o circunstancias que permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado para utilizarse de buena fe previo a cualquier reclamo. (10) 34. SOLUCIONES PROPUESTAS POR OTRAS INSTITUCIONES Otras entidades han abordado asimismo los conflictos de marcas con los nombres de dominio. Al comienzo se cre el International Ad Hoc Committe (IAHC) para resolver los problemas de administracin de Internet y registro de nombre de dominio. Posteriormente, para hacer efectivas algunas de las propuestas del Informe Final del IAHC, se adopt el "Memorandum of Understanding on the generic top-level domain name of the Internet Domain Nane System" (Gtld-MoU) que se firm el 1 de mayo de 1997. En estos documentos se pretenda la introduccin de nuevos gTLDs, la creacin de instituciones para la administracin de los mismos, Policy Oversight Committe (POC), Committee of Registrars (CORE)m, en el que se han de integrar las nuevas entidades encargadas del registro de estos nuevos gTLD y la creacin de procedimientos de resolucin de conflictos relativos a nombre de dominio, a travs de los Administrative Domain Name Challenge Panels. Las instituciones se han creado bajo la direccin de la ICANN, la creacin de nuevos gTLDs an est siendo objeto de discusin. Como el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamrica, no acogi las propuestas del IAHC relativas a la administracin y registro de los nombres de dominio, se elabor una nueva frmula de solucin contenida en el documento denominado "A Proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses" (Green Paper), publicado el 20 de febrero de 1998. El llamado Green Paper destacaba, entre otras dificultades, la falta de competencia de la entidad que asuma el rol del registro de nombres de dominio, la ineficacia de las medidas de prevencin y solucin de los conflictos entre nombres de dominio y marcas comerciales y, en general, la ausencia de regulacin del sistema de nombre de dominio (Domain Name Supporting Systems, DNS).

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Sobre la base de las indicadas dificultades e insuficiencias, en el referido documento se planteaba la adopcin de las siguientes medidas: poner fin a la intervencin del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamrica en la administracin del sistema de nombres de dominio (DNS), creando una institucin sin nimo de lucro a la cual habra de transferirse las competencias asumidas hasta ahora por la Administracin norteamericana; crear competencia entre los registros de nombres de dominio, pretendiendo diferenciar entre registros y registradores; como consecuencia de lo anterior sera posible la existencia de un registro nico para nombres de dominio de primer nivel (Tops Level Domain TLD) que sea administrado por una nica entidad y que se ofrecera para llevarlo a todas las entidades que posean las caractersticas para actuar como registradores, sin discriminacin alguna; se propiciaba, asimismo, la creacin de cinco nuevos TLDs; y la existencia de normas especialmente destinadas a dar solucin al conflicto entre nombres de dominio y marcas comerciales. El estado actual de las normativas legales a nivel mundial, ofrece a los titulares de marcas comerciales, los recursos necesarios para hacer valer sus derechos de propiedad industrial frente a terceros de mala fe. Con todo, estas alternativas de proteccin estn reducidas cuando nos encontramos en el mbito de Internet. No es suficiente que unos cuantos pases tengan en vigencia nuevas leyes que permitan garantizar el respeto a los derechos intelectuales en la Web, porque la sola circunstancia que un pas que no cuente con normas adecuadas, lo convertir en paraso de los sujetos inescrupulosos o "piratas" que violan las normas de propiedad industrial. 35. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIN El estudio de las marcas comerciales conduce a una primera y esencial conclusin que no es otra que reconocer la gran importancia que ellas tienen como instrumentos jurdicos a travs de los cuales se logra obtener la proteccin de quienes han creado estos signos para la distincin de productos, servicios y establecimientos comerciales y fabriles. El derecho establecido, tanto a nivel interno de los pases como en el mbito internacional, ha logrado cumplir con apreciable eficacia la requerida proteccin. Sin embargo, en el plano de la regulacin de los intercambios que se realizan por medios electrnicos, particularmente en lo que concierne al registro de los nombres de dominio en Internet, se advierte un vaco normativo que se ha tratado de llenar mediante la aplicacin analgica del derecho que disciplina las marcas comerciales, fundada en la idea, segn la cual unas mismas situaciones han de ser resueltas de idntica forma. Con todo, el procedimiento de esta aplicacin analgica del derecho no tiene lugar cuando no se presentan iguales situaciones. En todo caso, habr que considerar que el derecho no tiene por nica fuente a la ley, sobre todo en estas materias que son esencialmente mercantiles, de manera que ante el vaco legal, el juez puede hacer recurso a las prcticas uniformes que han venido observndose por los protagonistas del intercambio por medios electrnicos, las que pueden incluso estar recogidas en contratos o en compilaciones de dichas costumbres y, por ltimo, aplicar los principios generales del derecho. BIBLIOGRAFA - AGUIRRE G., Fanny. "Tratamiento de los Signos Notoriamente Conocidos y el Registro de Nombres de Dominio", Revista Electrnica de Derecho Informtico N 30. - ALEGRA TRONCOSO, Gabriela y KINZEL KIGUEL, Enrique. "Anlisis jurisprudencial de la irregistrabilidad de marcas comerciales". Memoria de Prueba Universidad Central, 1998. - BARZALLO, Jos Luis. "Peligros en las Resoluciones a las Controversias entre Marcas y Nombres de Dominio". Revista Electrnica de Derecho Informtico N 25. - BRINGAS GMEZ, Martha. Abogada social del Estudio Montes, Brigas & Fernndez, Abogados, Per; "Algunos Alcances Tericos sobre el Derecho de Marcas". - BRUNO, ngel Orlando. "Argentina: Por una Nueva Doctrina Judicial en Materia de Nombres de Dominio", Revista Electrnica de Derecho Informtico N 40. - DE ACEDO HECQUET, Etienne Sanz. "Espaa: Marcas y Nombres de Dominio"; Revista Electrnica de Derecho Informtico N 24. - JIMNEZ SNCHEZ, Guillermo. Derecho Mercantil Coordinacin. Sexta edicin. Ariel Derecho. Barcelona Espaa. 2001. Tomos I y II. - ILLESCAS ORTIZ, Rafael. "La marca y otros signos" en Derecho Mercantil. Coordinacin Guillermo Jimnez Snchez. Tomo I. Sexta Edicin. Ariel Derecho. Barcelona. Espaa 2001, p. 611 y sgtes. - LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial, Tomo II. Santiago 1998. - MORALES ANDRADE, Marcos. Derecho Marcario. Editorial ConoSur. Santiago 2001. - OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Argentina 1995. - MERCURIALI, Carlos. "El desafo de las marcas en Internet", Revista de Derecho Informtico N 27. - RAMREZ BONILLA, lvaro. "Colombia: Nombres de Dominio y Marcas; Conflictos y Soluciones entre Dos signos Distintivos", Revista Electrnica de Derecho Informtico N 40.

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- RAMOS HERRANS, Isabel. Derecho del Comercio Electrnico. Editorial La Ley. Madrid. Espaa. 2000. - RODRGUEZ CASTILLO, Sergio. "En sus "Marcas"...Listos.... Registren!", Revista Electrnica de Derecho Informtico N 37. - SEDOFF, Miguel. "Argentina: El Inters Legtimo de la Ley de Marcas Argentina y las Disputas de Dominio en Internet", Revista Electrnica de Derecho Informtico N 24. - WWW. DERECHO MARCARIO. CL - WWW.DPI.CL (1) ILLESCAS ORTIZ, Rafael "La marca y otros signos distintivos" en Derecho Mercantil. Coordinacin Guillermo Jimnez Snchez. 6 edicin. Ariel Derecho. Barcelona Espaa. 2001. Tomo I. p. 613. (2) En la Repblica Popular China existe tambin un registro de marcas cuyo objetivo es controlar la calidad de los productos que se ofrecen en el mercado. Vase: Cubillos Sigall, Nicols. "En defensa de las Marcas Comerciales". Revista Chilena de Derecho. Vol. 25. N 2 1998. Seccin Estudios p. 297. (3) Vase: Merculiali, Carlos, "El desafo de las marcas en Internet", en Revista de Derecho Informtico N 27. (4) Vase RAMOS HERRANZ, Isabel, Derecho del Comercio Electrnico, pp. 410 y ss. (5) Vase en este sentido: Bruno, ngel Orlando. Revista de Derecho informtico N 44. (6) El autor de este trabajo forma parte de la Nmina de rbitros de NIC Chile para solucin de los conflictos sobre nombres de dominio .cl. (7) Bruno, ngel Orlando. "Argentina: Por una Nueva Doctrina Judicial en Materia de Nombres de Dominio", Revista Electrnica de Derecho Informtico. (8) RAMREZ BONILLA, lvaro. "Colombia: Nombres de Dominio y Marcas: Conflictos y Soluciones entre Dos Signos Distintivos", Revista Electrnica de Derecho Informtico N 40. (9) Vase: BRUNO, ngel Orlando. "Argentina: Por una Nueva Doctrina Judicial en materia de Nombres de Dominio", Revista Electrnica de Derecho Informtico N 44. (10) Vase: RAMOS HERRANZ, Isabel. Derecho del Comercio Electrnico, pg. 436 y siguientes.

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Legislacin Relacionada
Artculo 23 - Nacional - DFL 3 Artculo 23 - Nacional - DFL 3

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