Resolucion 0914 2024 TPI Indecopi LPDerecho

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD
SOLICITANTE : CARLOS ALBERTO DELGADO FLORES
OPOSITORA : MCDONALD´S CORPORATION
Análisis de riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y

servicios de las clases 29, 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial – Notoriedad
de la marca de la opositora – Aplicación del artículo 136 inciso h) de la
Decisión 486: No corresponde.
Lima, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de marzo de 2022, Carlos Alberto Delgado Flores (Perú) solicitó
el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MC HAPPY
BAR y logotipo (se reivindica colores1), conforme al modelo, para distinguir
servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase 43 de
la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 29 de abril de 2022, McDonald´s Corporation (Estados Unidos de

América) formuló oposición señalando lo siguiente:
1 Dichos colores son negro, rosado, celeste, anaranjado, blanco y morado.
M-SPI-01/01 1-53
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
- La marca MCDONALD’S ostenta el carácter de notoriamente conocida con

relación a servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial2.
- La partícula MC del signo solicitado reproduce las letras MC de su marca
notoria y presenta la misma pronunciación.
- La denominación BAR presente en el signo solicitado es descriptiva, en
tanto que la denominación HAPPY o la expresión “HAPPY BAR” hace
alusión al happy hour disponible en un bar, de modo que carece de
distintividad.
- El signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión y un
aprovechamiento injusto de su prestigio por lo que incurre en la prohibición
de registro contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.
- Ha registrado sus marcas notorias en el Perú conforme se aprecia en el
siguiente detalle:
2 Afirmó que la notoriedad de su marca ha sido reconocida, entre otras, mediante las siguientes
resoluciones:
▪ Resolución N° 1484-2019/CSD-INDECOPI
▪ Resolución N° 584-2016/TPI-INDECOPI
Asimismo, adjuntó capturas de las siguientes páginas web en las que se advierte diversa información
publicada entre los años 2019 y 2021, respecto a la marca MCDONALD’S y su posicionamiento en el
mercado andino:
• https://gestion.pe/economia/empresas/mcdonald-s-celebra-mayor-inversiontecnologica-20-anos-
262508-noticia/
• https://www.peru-retail.com/brandz-2019-mcdonalds-marca-valiosa-comidarapida-mundo/
• https://elcomercio.pe/economia/negocios/mcdonald-s-registra-mayor-incrementoventas-siete-anos-
uber-eats-noticia-659199-noticia/
• https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/servicios/mcdonalds-hacesiete-anos-que-no-
abriamos-un-local
• https://elcomercio.pe/economia/negocios/mcdonalds-inauguro-local-en-jockeyplaza-con-gadgets-
digitales-en-el-proceso-de-compra-plan-de-transformacionnoticia/
• https://gestion.pe/economia/empresas/mcdonalds-tres-claves-para-brindar-undelivery-seguro-
reduciendo-el-impacto-ambiental-noticia/
• https://elcomercio.pe/economia/negocios/mcdonalds-actualizara-app-pararecoger-pedidos-en-
tiendas-mientras-recupera-demanda-previa-a-covid-19-restaurantes-delivery-lima-noticia/
• https://ultravioleta.co/top-10-de-las-marcas-mas-valiosas-de-comida-rapida/
• https://www.larepublica.co/empresas/el-corral-y-mcdonalds-lideran-el-nicho-dehamburguesas-con-
37-de-ventas-totales-3166701
• https://www.publicayo.com/las-marcas-mas-recordadas-por-los-ecuatorianos/
M-SPI-01/01 2-53

Marca Certificado N° Clase

55537 30
21245 30
- Asimismo, es titular en el Perú de los siguientes registros en las clases 29,

30 y 43 de la Nomenclatura Oficial, los cuales también constituyen sustento
de su oposición:

McBites 197303 29
105079 29
MCCHICKEN 83649 29
McCRISPY 62186 29
56245 29
21243 29
McFLURRY 71388 29
MCHUEVO 65221 29
McNUGGETS 13776 29
MCPAPAS 112369 29
McPATATAS 78157 29
McPOLLO 31102 29
McSALAD
82135 29
SHAKER
MAC FRIES 96515 29
McBURGER 28454 30
McCAFE 115996 30
McCOFFEE 115995 30
55537 30
21245 30
M-SPI-01/01 3-53

McDUO 160546 30
McFIESTA 53115 30
MCHUEVO 65222 30
MCJUNIOR 112462 30
McMUFFIN 9335 30
McNIFICA 53114 30
McPOLLO 31099 30
McRIB 10287 30
McTOCINO 46045 30
McWRAP 184027 30
McMAX 186640 30
107516 30
McDonald's Angus
168848 30
Premium
43461 43
McBURGER 8135 43
McCAFE 39291 43
McCOFFEE 40623 43
MCCOMBO 9880 43
16473 43
McMENU 33844 43
Mcdonald'S
Grandes Placeres 4717 43
Pequeños Precios
2957 43
M-SPI-01/01 4-53

5356 43
- Existe vinculación entre los productos y/o servicios que distinguen los
signos en conflicto y asimismo presentan semejanzas fonéticas.
- Amparó su oposición en lo establecido en los literales a), c) y h)3 del artículo
136 de la Decisión 4864.
Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
A fin de acreditar sus afirmaciones presentó diversos medios probatorios.
Con fecha 15 de mayo de 2022, el solicitante Carlos Alberto Delgado Flores

absolvió el traslado de la oposición formulada e indicó lo siguiente:
- Se dedica única y exclusivamente a la prestación de servicios de barman y
barwoman con fines recreativos en distintos eventos en discotecas y
matrimonios y no a la elaboración de alimentos o comida rápida.
- El signo solicitado hace referencia a los nombres MERLY y CARLOS
- Los signos confrontados son fonética y gráficamente diferentes.
3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (…)
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial,
de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.
4 Resulta importante precisar que si bien la opositora no hizo referencia al inciso c) del artículo 136 de la
Decisión 486 se verifica que entre los signos registrados base de oposición hizo referencia al lema comercial
Mcdonald’S Grandes Placeres Pequeños Precios (Certificado N°4717).
M-SPI-01/01 5-53

Mediante Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI de fecha 9 de enero de

2023, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición
formulada por McDonald´s Corporation; en consecuencia, dispuso INSCRIBIR
(debió decir OTORGAR) el registro del signo solicitado. La Comisión consideró lo
siguiente:
(i) Cuestión previa
Resulta irrelevante lo señalado por el solicitante respecto a cómo usa o
pretende usar el signo solicitado en el mercado, puesto que únicamente
será materia de evaluación si el signo solicitado cumple con los requisitos
de registrabilidad y si no se encuentra incurso en alguna prohibición de
registro.
(ii) Notoriedad de las marcas MCDONALD’S
- De la valoración de las pruebas presentadas5 y de las resoluciones
adjuntadas por la opositora6, se determina que se mantienen las
condiciones de hecho necesarias para reconocer el carácter notorio de la
5 De la evaluación de las capturas de pantalla detalladas en la nota 2, la Comisión señaló que era posible
observar la siguiente información:
“(…)
➢ La empresa opositora ha realizado inversiones en la implementación de nuevas tecnologías.
➢ Según el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo elaborado por BrandZTM que
para el año 2019 el valor de la marca MCDonald’s creó 18% ascendiendo a 130,000 millones
de Dólares Americanos, ubicándose en el número 1 del ranking de marcas más valiosas de
comida rápida del año 2019.
➢ Conforme a una publicación realizada en la página web del diario el Comercio, se advierte
que el año 2019 la opositora alcanzó el mayor aumento de ventas mundiales.
➢ De la publicación realizada en la página web de Semana Económica el 15 de noviembre de
2019, se advierte que McDonald’s apertura nuevos locales en el Perú tras siete años e
implementó el lanzamiento de kioscos digitales. Dicha última información también fue
recogida en la página web del diario El Comercio, la cual señaló que McDonald’S inauguró
local en Jockey Plaza con gadges digitales en el proceso de compra.
➢ En la página web del diario El Comercio, también se aprecia información sobre las
actualizaciones en las app de McDonald’s destinadas a atender la demanda de clientes
durante las restricciones del Covid-19 en el Perú.
➢ Por su parte en una publicación de la página web del diario La República de Colombia del 10
de mayo de 2021, se indica que Mc’Donald’s ocupa el segundo lugar del top 5 de las marcas
que lideran el mercado de hamburguesas en Colombia.
➢ Finalmente, de la captura de página web https://www.publicayo.com/las-marcas-mas-
recordadas-por-los-ecuatorianos/, se aprecia una publicación del 09 de diciembre de 2019,
en la que se señala las marcas más recordadas en Ecuador, no obstante no es posible
advertir de la referida captura información relativa a las marcas alegadas por la opositora”.
6 Ver nota 2.
M-SPI-01/01 6-53

marca MCDONALD'S, por lo que dicha marca continúa cumpliendo con

los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada
notoria, para identificar comidas rápidas y los servicios prestados a
través de establecimientos comerciales mediante los cuales se
comercializan las mismas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
Así, la referida notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la
presente solicitud de registro.
- Por otro lado, no se ha acreditado el carácter notoriamente conocido de
la marca , razón por la cual el referido signo no resulta merecedor

de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos
distintivos.
(iii) Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
- El signo solicitado contiene una transcripción parcial de la marca notoria
MCDONALD'S, toda vez que adopta la partícula inicial MC, tal como se
advierte a continuación:
Signo Solicitado Marca Notoria
MC HAPPY BAR y
MCDONALD'S
logotipo
- Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

Si bien los signos distinguen algunos de los mismos servicios y servicios
vinculados, dado que los signos no resultan semejantes, se determina que
el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir
riesgo de confusión o asociación en el público usuario, por lo que
corresponde declarar INFUNDADA la oposición formulada en este
extremo.
- Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
➢ Riesgo de confusión o asociación
Analizados el signo solicitado y la marca notoria y al haberse
establecido que no resultan semejantes, se determina que el signo
solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión o
asociación con la marca notoria.
M-SPI-01/01 7-53

➢ Aprovechamiento indebido de la reputación ajena

Asimismo, dado que el signo solicitado no resulta semejante a la marca
notoria, no obstante el hecho de que dicha marca ha alcanzado un
elevado reconocimiento dentro del público usuario, dicha imagen y el
mensaje positivo que emanan de la referida marca no podrían ser
transferidos a los servicios que se pretenden distinguir con el signo
solicitado, con lo cual el registro del signo solicitado no configuraría un
riesgo de aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria.
➢ Dilución
Finalmente, teniendo en cuenta que los signos no son semejantes, no
se produciría la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria
MCDONALD’S.
En atención a lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra incurso en
la prohibición del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que
corresponde declarar INFUNDADA la oposición formulada en este
extremo.
(iv) Aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486
- Respecto de las marcas base de oposición que distinguen productos
de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial
Teniendo en consideración que los signos en conflicto distinguen servicios
y productos no vinculados y no resultan semejantes, se determina que el
otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de generar riesgo
de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar
INFUNDADA la oposición formulada en este extremo.

McBites 197303 29
105079 29
MCCHICKEN 83649 29
McCRISPY 62186 29
56245 29
21243 29
McFLURRY 71388 29
MCHUEVO 65221 29
McNUGGETS 13776 29
M-SPI-01/01 8-53

MCPAPAS 112369 29
McPATATAS 78157 29
McPOLLO 31102 29
McSALAD SHAKER 82135 29
MAC FRIES 96515 29
- Respecto de las marcas base de oposición que distinguen productos

de la clase 30 y servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial
Si bien los signos en conflicto distinguen algunos servicios y productos
vinculados o algunos de los mismos servicios, dado que los signos no
resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro
solicitado no será susceptible de generar riesgo de confusión en el público
consumidor; por lo que corresponde declarar INFUNDADA la oposición
formulada en este extremo.
Certificado
Marca o Lema Comercial Clase
N°
McBURGER 28454 30
McCAFE 115996 30
McCOFFEE 115995 30
55537 30
21245 30
McDUO 160546 30
McFIESTA 53115 30
MCHUEVO 65222 30
MCJUNIOR 112462 30
McMUFFIN 9335 30
McNIFICA 53114 30
McPOLLO 31099 30
McRIB 10287 30
McTOCINO 46045 30
McWRAP 184027 30
McMAX 186640 30
107516 30
M-SPI-01/01 9-53

McDonald's Angus Premium 168848 30
43461 43
McBURGER 8135 43
McCAFE 39291 43
McCOFFEE 40623 43
MCCOMBO 9880 43
16473 43
McMENU 33844 43
Mcdonald'S Grandes Placeres

4717 43
Pequeños Precios
2957 43
5356 43
- Consideración final
Se ha tenido a la vista el registro de las siguientes marcas de la clase 43
de la Nomenclatura Oficial, las cuales no son susceptibles de generar
riesgo de confusión con el signo solicitado al presentar diferencias entre
sí.
M-SPI-01/01 10-53

Signo Certificado N° Titular

Casa Ronald McDonalds´s Corporation
75329
McDonald
McDonalds´s Corporation
11625
Ronald McDonald McDonalds´s Corporation

73402
Family Room
Ronald McDonald McDonalds´s Corporation
75327
House
Sala Familiar Ronald McDonalds´s Corporation
73400
McDonald
SOLO EN McDonalds´s Corporation
45327
McDONALD'S
Con fecha 27 de enero de 2023, la opositora McDonalds´s Corporation interpuso

recurso de apelación señalando lo siguiente:
- La partícula MC que conforma al signo solicitado reproduce en su
estructura las letras MC de su marca notoria, las cuales se encuentran
ubicadas al inicio de los signos, hecho que determina una parcial identidad
entre ellos. Asimismo, hacen referencia a los mismos servicios o servicios
que se encuentran vinculados. Por lo tanto, el registro del signo solicitado
es susceptible de generar riesgo de confusión indirecta y
aprovechamiento indebido del prestigio de su marca notoria.
- En el signo solicitado aparece la denominación HAPPY BAR, la cual hace
alusión al happy hour disponible en un bar, por lo que carece de
distintividad. Asimismo, se encuentra en una menor dimensión en
comparación a la conjunción de letras MC.
- Las marcas base de oposición presentan una particular estructura
gramatical, ya que se encuentran conformadas por la partícula distintiva
MC seguida de un término no distintivo, dicha estructura se repite en el
caso del signo solicitado.
- Asimismo, tal como lo ha reconocido la Comisión, los servicios de la clase
43 que el signo solicitado pretende distinguir son semejantes o se
M-SPI-01/01 11-53

encuentran vinculados a los productos de la clase 30 que sus marcas

registradas distinguen.
- De otra parte y contrariamente a lo señalado por la Primera Instancia sí
existe vinculación entre los servicios que el signo solicitado pretende
distinguir en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y los productos de la
clase 29 que sus marcas registradas hacen referencia.
- Si bien en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial coexisten las siguientes
marcas registradas, las cuales comparten las partículas MC/MAC, ello se
debe a que sus elementos adicionales sí son altamente distintivos y
cumplen con su función diferenciadora, lo que no se da en el caso del
signo solicitado, tal como se advierte a continuación:
- En consecuencia, el registro del signo solicitado generará que el público

consumidor presuma que proviene del mismo origen empresarial de sus
marcas registradas o que corresponde a una empresa vinculada a la suya.
No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el

traslado de la apelación.
Con fecha 1 de febrero de 2023, McDonald´s Corporation presentó un escrito

adjuntando copia de la Resolución N° 114-2023/TPI-INDECOPI de fecha 15 de
M-SPI-01/01 12-53

febrero de 20237 a fin de que se tengan presentes los criterios esbozados en

ella.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MC HAPPY BAR y

logotipo y los signos distintivos registrados a favor de la opositora.
b) Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro
establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, respecto de la
marca notoria MCDONALD'S.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de Antecedentes
Se ha verificado que:
a) La opositora, McDonald´s Corporation (Estados Unidos de América), es

titular (entre otras) de las siguientes marcas registradas base de oposición:
Marca Certificado N° Vigencia Distingue Clase

Comidas preparadas con productos de
carne, cerdo, pescado y carne de ave,
McBites 197303 04-04-2033 frutas y verduras, hortalizas y 29
legumbres en conserva y cocidas y
queso
Carne, pescado, aves y caza; extractos
de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas, compotas; huevos, leche
105079 29-04-2025 29
y productos lácteos; aceites y grasas
comestibles; alimentos preparados a
base de productos de carne de res,
cerdo, pescado y ave, queso, productos
7En dicha resolución la Sala declaró fundada la oposición formulada por McDonald´s Corporation y: en
consecuencia, se denegó el registro del signo MCMANI´S CHICKEN, para distinguir servicios de la clase
43 de la Nomenclatura Oficial.
M-SPI-01/01 13-53

de leche, bebidas en las que predomina

la leche, encurtidos, frutas
escarchadas, frutas congeladas,
rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa
de frutas, ensaladas de frutas, frutas
confitadas, frutas enlatadas
Alimentos preparados a base de
productos de carne de res, cerdo,
pescado y ave, sándwiches de carne de
res, sándwiches de pescado,
sándwiches de pollo, sándwiches de
cerdo, frutas y legumbres en conserva y
cocidas, huevos, queso, leche,
MCCHICKEN 83649 29-08-2032 productos de leche, productos lácteos, 29
y bebidas en las que predomina la
leche, encurtidos, frutas escarchadas,
frutas congeladas, rodajas de frutas,
jalea de frutas, pulpa de frutas,
ensaladas de frutas, frutas en conserva,
frutas cocidas, frutas confitadas, frutas
enlatadas.
productos de carne de res, cerdo,
pescado y ave, sándwiches de carne de
res, sándwiches de pescado,
McCRISPY 62186 23-03-2030 sándwiches de cerdo, sándwiches de 29
pollo, frutas y legumbres en conserva y
preparaciones de leche, encurtidos y
todos los demás productos.
conserva, secas y cocidas; jaleas, 29
56245 12-02-2025
y productos lácteos; aceites y grases
comestibles.
Carne, pescado, aves; sándwiches de
carne y pescado; frutas y verduras
21243 16-05-2034 cocidas y en conservas, huevos, queso, 29
leche, preparaciones de leche,
encurtidos y postres.
productos de carne, cerdo, pescado y
aves, frutas y legumbres en conserva y
McFLURRY 71388 25-04-2031 29
postres, comprendidos en la clase.
M-SPI-01/01 14-53


MCHUEVO 65221 31-07-2030 29
preparaciones de leche, encurtidos,
postres y todos los demás productos.
Alimentos preparados de carne, cerdo,
pescado y productos de pollo, frutas y
McNUGGETS 13776 28-02-2025 legumbres cocidas y en conserva, 29
huevos, queso, leche, preparaciones,
lácteas, encurtidos, postres.
conserva, secas y cocidas; jaleas,
MCPAPAS 112369 14-02-2026 29
y productos lácteos; aceites y grasas
comestibles; papas fritas.
McPATATAS 78157 30-01-2032 29
postres (comprendidos en la clase).
pescado y productos de pollo, frutas y
McPOLLO 31102 30-09-2026 legumbres cocidas y en conserva, 29
huevos, queso, leche, preparaciones
lácteas, encurtidos y postres.
pescado y productos de pollo; frutas y
MAC FRIES 96515 07-04-2032 legumbres cocidas y en conserva; 29
huevos, queso, leche, preparaciones
lácteas; encurtidos, postres.
Emparedados comestibles,
emparedados de carne, emparedados
de cerdo, emparedados de pescado,
emparedados de pollo; bizcochos, pan,
McBURGER 28454 20-08-2026 tortas, galletas, chocolates, café, 30
sustitutos del café, té, mostaza, harina
de avena, pasteles, salsas
(condimentos), sazonadores, azúcar y
dulces.
Sándwiches comestibles, sándwiches
de carne de res, sándwiches de cerdo,
McCAFE 115996 06-06-2026 sándwiches de pescado, sándwiches 30
de pollo, bizcochos, pan, tortas,
galletas, chocolate, café, sucedáneos
M-SPI-01/01 15-53

del café, té, mostaza, sémola de avena,

pastelería, salsas, sazonamientos,
azúcar.
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca,
sagú, sucedáneos del café; harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan,
pastelería y confitería, helados
McCOFFEE 115995 06-06-2026 30
comestibles; miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para esponjar; sal,
mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.
Café, té, cacao, pastelería, confitería;
azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café; harinas y
55537 23-11-2034 30
helados comestibles; miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos para esponjar;
sal, mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.
Bizcochos, pan, tortas, galletas,
chocolate, café, sucedáneos del café,
té, sándwiches, comestibles, mostaza,
21245 16-05-2034 30
harina de avena, pastelería, salsas,
sazonadores, azúcar y alimentos
dulces.
de carne, sándwiches de cerdo,
Sándwiches de pescado, sándwiches
de pollo, galletas, pan, pasteles,
McDUO 160546 20-01-2030 productos de galletería, chocolate, café, 30
sustitutos del café, té, mostaza, sémola
de avena, productos de pastelería,
salsas (condimentos), productos para
sazonar, azúcar.
emparedados de pollo, bizcochos, pan,
McFIESTA 53115 26-01-2029 30
tortas, galletas, chocolate, café,
substitutos del café, te, mostaza, harina
de avena, pastas, salsas, sazonadores,
azúcar y todos los demás productos.
MCHUEVO 65222 31-07-2030 sándwiches de pescado, sándwiches 30
galletas, chocolates, café, sustitutos del
M-SPI-01/01 16-53

café, te, mostaza, sémola de avena,

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca,
sagú, sucedáneos del café; harinas y
pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para esponjar; sal,
MCJUNIOR 112462 17-02-2026 30
mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo;
sándwiches comestibles, sándwiches
sándwiches de pescado, sándwiches
de pollo.
McMUFFIN 9335 16-08-2034 30
pastelitos dulces, chocolate café,
de avena, pastelería, salsas, aderezos,
azúcar y dulces.
McNIFICA 53114 26-01-2029 30
substitutos del café, te, mostaza, harina
McPOLLO 31099 30-09-2026 30
pastelitos dulces, chocolate, café,
de avena, pastelería, salsas, aderezos,
azúcar y dulces.
Sándwiches comestibles; sándwiches
de carne; sándwiches de chancho, de
pescado, de pollo; bizcochos, pan,
McRIB 10287 26-09-2034 30
sucedáneos del café, te, mostaza,
harina de avena, pastas, salsas,
especias, azúcar, y todos los demás
productos de la clase.
M-SPI-01/01 17-53

McTOCINO 46045 22-05-2028 30
sustitutos del café, te, mostaza, harina
McWRAP 184027 13-01-2032 productos de galletería, chocolate, café, 30
sazonar, azúcar.
Sandwiches de carne de res,
107516 27-07-2025 sandwiches de pescado, sandwiches 30
de pollo y sandwiches de cerdo.
Sandwiches comestibles, sandwiches
de carne, sandwiches de cerdo,
sandwiches de pescado, sandwiches
McDonald's Angus
168848 07-10-2030 productos de galletería, chocolate, café, 30
Premium
sazonar, azúcar.
Servicios prestados o asociados con
restaurantes, y otros establecimientos o
facilidades relacionadas en procurar
comidas y bebidas y en la venta y 43
2957 23-11-2034
promoción de alimentos, preparación de
comida para llevar, servicios de
restaurante.
Servicios de preparación y expendio de
43461 25-09-2026 43
comidas para llevar.
restaurantes en función y en franquicia
y otros establecimientos o facilidades
que proporcionan comidas y bebidas
McBURGER 8135 27-08-2026 43
listas para el consumo; servicios
prestados o asociados en la
preparación y venta de comida para
llevar; servicios prestados o asociados
M-SPI-01/01 18-53

en el diseño de restaurantes,
establecimientos y facilidades.
Servicios de operación y manejo de
restaurantes a través de franquicias y
otros establecimientos o instalaciones,
a través de franquicias o ausente esta
McCAFE 39291 02-08-2025 modalidad, vinculados con el expendio 43
de alimentos y bebidas preparados para
el consumo; preparación de comidas
para llevar y servicios de restaurantes
de comidas para llevar.
Restaurantes y otros establecimientos o
instalaciones vinculados con el
expendio de alimentos y bebidas
McCOFFEE 40623 02-02-2026 preparadas para el consumo; 43
preparación de comidas para llevar y
servicios de restaurantes de comidas
para llevar.
Servicios prestados o relacionados con
restaurantes y otros establecimientos o
facilidades encargadas de procurar
alimentos y bebidas para el consumo y
53568 08-04-2032 43
también en la venta y promoción de
especialidades combinadas de
alimentos; preparación de alimentos
para llevar.
Servicios de restauración
(alimentación), hospedaje temporal, en
particular, servicios prestados y
asociados con restaurantes en función
MCCOMBO 9880 13-02-2027 y de franquicia, comprometidos en 43
proporcionar comida y bebidas listas
para el consumo; servicios prestados y
asociados con la preparación y venta de
productos para llevar.
Servicios prestados o asociados con: 1)
operación y franquicia de restaurantes y
otros establecimientos o instalaciones
que se encargan de suministrar comida y
16473 17-12-2028 bebidas preparadas para el consumo; 2) 43
preparación de comida para llevar; 3)
diseño de tales restaurantes,
establecimientos e instalaciones y
todos los demás servicios.
8 Cabe señalar que dicho certificado corresponde a un registro multiclase de marca de producto y/o servicio.
La referida marca distingue a su vez servicios de la clase 35 y 42 de la Nomenclatura Oficial.
M-SPI-01/01 19-53

Operación y puesta en marcha de

restaurantes y restaurantes a través de
franquicias y otros establecimientos o
instalaciones a través de franquicias o
ausente esta modalidad, vinculados con
McMENU 33844 14-11-2033 43
el suministro de alimentos y bebidas
preparados para consumo; preparación
de alimentos para llevar y servicios de
restaurantes que expenden alimentos
para llevar.
b) McDonald´s Corporation (Estados Unidos de América) es titular del siguiente

lema comercial:
Marca Certificado N° Vigencia Distingue Clase

restaurantes, y otros establecimientos o
Mcdonald'S facilidades relacionadas en procurar
Grandes Placeres 47179 07-03-2028 comidas y bebidas y en la venta y 43
Pequeños Precios promoción de alimentos, preparación de
comida para llevar, servicios de
restaurante.
c) McDonald´s Corporation (Estados Unidos de América) fue titular de las

siguientes marcas registradas, las cuales caducaron al no haber sido
renovadas luego de haberse vencido el plazo de gracia para tal efecto, las
cuales también fueron base de su oposición:
Marca Certificado N° Vigencia Distingue

Comidas preparadas a base de
aves, sándwiches de carne,
McSALAD 26-07-2022
82135 de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y
SHAKER
legumbres en conserva y cocidas,
huevos, queso, leche, preparaciones a
base de leche, encurtidos y postres de
la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
9 Dicho registro corresponde a un lema comercial que acompaña a la marca inscrita con
Certificado N°2957.
M-SPI-01/01 20-53

Sandwiches comestibles, sandwiches

de carne, sandwiches de cerdo,
sandwiches de pescado, sandwiches
McMAX 186640 05-02-2022 galletas, chocolate, café, sustitutos del
café, té, mostaza, sémola de avena,
azúcar de la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial.
d) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas

a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la partícula
inicial MC o MAC, tales como:
Marca Certificado Titular
134454 Johan Hugo Nolasco Taboada
115291 Enrique Arturo Martínez Lastra
MCLAREN'S 125170 Víctor Alejandro De La Torre Palacios
36059 Arturo Rafael García-Regal Marticorena
2. Cuestiones previas
2.1 Respecto a las marcas registradas McSALAD SHAKER y McMAX inscritas

bajo Certificados N° 82135 y N° 186640
M-SPI-01/01 21-53

Conforme se aprecia del Informe de Antecedentes, las mencionadas marcas que

fueron sustento de la oposición, han caducado de pleno derecho al no haber sido
renovadas dentro del plazo de ley, incluso luego de que transcurrió el plazo de
gracia que concede el artículo 153 de la Decisión 48610.
En ese sentido, no corresponde tomar en consideración las referidas marcas a fin

de realizar el riesgo de confusión.
2.2 Extremos apelados
Contra la Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI únicamente interpuso recurso

de apelación la opositora, por lo que ha quedado consentido el extremo en que
la Primera Instancia determinó lo siguiente:
“(…)
Tras lo expuesto, de la valoración de las pruebas presentadas en el presente
expediente así como de las resoluciones adjuntadas por la opositora, esta
Comisión determina que se mantienen las condiciones de hecho necesarias
para reconocer el carácter notorio de la marca MCDONALD'S, por lo que se
considera que la marca MCDONALD'S continúa cumpliendo con los requisitos
exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria para identificar
comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos
comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas, de la clase 43 de
la Clasificación Internacional. Así, se determina que la referida notoriedad se
mantiene al tiempo de la evaluación de la presente solicitud de registro
(...)
10 artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del
registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del
registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo
de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su
renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando
conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.
A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática,
en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o
servicios indicados en el registro original.
M-SPI-01/01 22-53

En el presente caso, habiéndose determinado que la marca MCDONALD'S goza

de la calidad de notoriamente conocida en el país en que se solicita el registro y
teniendo en cuenta además que ésta pertenece a un tercero distinto al
solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la
reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial
de la marca notoria.
MCDONALD'S
Así, analizados los signos en conflicto, la Comisión advierte que la

denominación del signo solicitado contiene una transcripción parcial11 de
la marca notoria, toda vez que adopta la partícula inicial MC de la marca
notoria”. (Lo resaltado corresponde a la Sala)
3. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía
competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a
utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones:
una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la
marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La
dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir
que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al
11 Según el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, TRANSCRIPCIÓN
es “copiar en una parte lo escrito en otra. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial
cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida”. Al respecto,
puede consultarse la Resolución N° 1017-2001/TPI-INDECOPI, de fecha 01 de agosto de 2001,
emitida en el expediente N° 85373-1999, correspondiente a la solicitud de registro de la marca
CRYSTAL AIR, para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional.
M-SPI-01/01 23-53

signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios
que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito
más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio

de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción
en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los
productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita
la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de
otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o
servicios idénticos o similares.
Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada

a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su
verdadero alcance. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la
Decisión 486 otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente
referencial.
Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de
la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios
de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe
riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son
similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público
consumidor al que están dirigidos.
4. Determinación del riesgo de confusión
El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse

como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación.
M-SPI-01/01 24-53

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la

interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso N° 198-IP-201512), en la cual se señala lo siguiente:
“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo

confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se
estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente
registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y,
como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de
los productos o servicios que desea adquirir”.
De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-201513, el Tribunal Andino estableció que:

“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los
productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que
pertenezcan dichos productos o servicios.”
En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la

interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva
entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se
deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de
estos elementos se determina el riesgo de confusión.
Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.
M-SPI-01/01 25-53

de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
una protección limitada.
4.1 Respecto a los productos y/o servicios
a) Respecto a las marcas registradas bajo Certificados N° 28454, N° 115996, N°

115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N°
9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N°
168848, N° 2957, N° 43461, N°8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880,
N° 16473, N° 33844 y lema comercial inscrito con Certificado N° 4717, que se
refieren a productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y servicios de
las clases 43 de la Nomenclatura Oficial
El extremo de la resolución que determinó la identidad o vinculación entre

algunos de los servicios y productos a los que hace referencia el signo
solicitado en la clase 43 y las marcas registradas base de oposición
registradas en las clases 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial no fue
cuestionado; en ese sentido, ha quedado consentido, no correspondiendo a
la Sala emitir pronunciamiento al respecto.
b) Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 197303, N° 105079, N°

83649, N° 62186, N° 56245, N° 21243, N° 71388, N° 65221, N° 13776, N°
112369, N° 78157, N° 31102 y N° 96515, que distinguen productos de la clase
29 de la Nomenclatura Oficial
Al respecto, la Sala advierte que, tal como se ha establecido en diversas

resoluciones14, existe conexión competitiva entre los “servicios de
restauración (alimentación)” de la clase 43 que el signo solicitado pretende
distinguir y la “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
carne” de la clase 29 que distinguen las marcas registradas, debido a que
actualmente es frecuente que los restaurantes y/o locales donde se ofrecen
14 Tales como:
- Resolución N° 1894-2019/TPI-INDECOPI de fecha 18 de noviembre de 2019.
- Resolución N° 0136-2022/TPI-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2022.
- Resolución N° 780-2022//TPI-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2022.
M-SPI-01/01 26-53

servicios de restauración, comercialicen productos de la clase 29 de la

Nomenclatura Oficial con la misma marca, los cuales sirven de insumos para
la preparación de los platos que se ofrecen en sus respectivos locales, con la
finalidad de satisfacer las demandas de sus clientes y de publicitar e implantar
sus marcas en la generalidad de los consumidores.
En dichos pronunciamientos se estableció que existía dicha conexión

competitiva en los siguientes casos:
JUICY LUCY:
(https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-
parrillera-juicy-lucy-de-carne-de-res-caja-
8un/p)
Hamburguesas (clase 29) Servicios de restauración (clase 43)
BON BEEF:
(https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-bon-beef-
200g-caja-4un/p)
Servicios de restauración (clase
Hamburguesas (clase 29)
43)
OSSO:
M-SPI-01/01 27-53

(https://www.wong.pe/hamburguesa-de-res-osso-4un-504746/p)
43)
FRIDAYS:
(https://www.tottus.com.pe/tgi-fridays-alas-de-pollo-empanizadas-
con-salsa-buffalo-frida-42035903/p/)
Alas de pollo empanizadas (clase 29)
43)
En ese sentido, a diferencia de lo señalado por la Primera Instancia, se trata

de productos y servicios vinculados y complementarios, destinados a cubrir
una misma necesidad y se encuentran dirigidos al mismo público consumidor
o usuario.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en

conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los
correspondientes productos o servicios.
Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente.

Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser
confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo
anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe
M-SPI-01/01 28-53

considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas

por el público consumidor.
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los

signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-
201615.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la

atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y
contratación de los productos o servicios a distinguir.
Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el
elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen
empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Sobre esto Fernández - Novoa16 señala, “…a la hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del
elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente
marca”.
El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca
mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera que
la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos
revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los
productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente.
(…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse
15 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

16 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
M-SPI-01/01 29-53

reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del
componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal
componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como
un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a
ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no
obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo
de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el
componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i)
factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como:
la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a
terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad
intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado y algunas de las marcas

registradas constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse
previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en
conjunto.
En el caso del signo solicitado y las siguientes marcas registradas será relevante
tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores o usuarios
solicitarán los productos o servicios en el mercado, como el figurativo, debido a las
características y combinación de los elementos que lo conforman a efectos de ser
asociadas con un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a
continuación:
M-SPI-01/01 30-53

Signo solicitado
Marcas registradas Certificado N°
21243
21245
16473
5356
En el caso de las siguientes marcas registradas será relevante únicamente el

aspecto denominativo, ya que la forma de escritura que presentan no reviste
características particulares, tal como se aprecia a continuación:
Marcas registradas Certificado N°

105079
56245
M-SPI-01/01 31-53

55537
107516
43461
2957
En el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario

establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve
para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si
ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en
cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación
compuesta que se trate.
En el caso del signo solicitado resulta relevante únicamente la partícula MC ya

que:
- La denominación BAR resulta genérica de los servicios que pretende
distinguir.
- La denominación HAPPY debido a su ubicación y tamaño dentro del signo
pasará desapercibida.
M-SPI-01/01 32-53

Por su parte, en las siguientes marcas registradas resulta relevante únicamente

la partícula inicial MC o MAC toda vez que las siguientes denominaciones en inglés
resultan ser descriptivas o genéricas, dependiendo de cada caso, con relación a
los productos o servicios que distinguen:
Marca Certificado N°
McBites 197303
105079
MCCHICKEN 83649
McCRISPY 62186
MAC FRIES 96515
McBURGER 28454
McCOFFEE 115995
McRIB 10287
McWRAP 184027
107516
McBURGER 8135
McCOFFEE 40623
Denominación Traducción17
BITES Bocado
FISH Pescado
CHICKEN Pollo
CRISPY Crujiente
FRIES Papas fritas
BURGER Hamburguesa
COFFEE Café
RIB Costilla
WRAP Enrollado
Por otro lado, en el caso de las siguientes marcas registradas resulta relevante
únicamente la partícula inicial MC toda vez que las denominaciones HUEVO,
17 Traducciones obtenidas de https://dictionary.cambridge.org/es/translate/
M-SPI-01/01 33-53

NUGGETS18, PAPAS, PATATAS, POLLO, CAFÉ, MUFFIN19, TOCINO, AHORRO,

COMBO y MENU, resultan ser descriptivas o genéricas de los productos o servicios
que distinguen.
Marca Certificado Clase

MCHUEVO 65221 29
McNUGGETS 13776 29
MCPAPAS 112369 29
McPATATAS 78157 29
McPOLLO 31102 29
McCAFE 115996 30
MCHUEVO 65222 30
McMUFFIN 9335 30
McPOLLO 31099 30
McTOCINO 46045 30
43461 43
McCAFE 39291 43
MCCOMBO 9880 43
McMENU 33844 42
De otra parte, en el caso de la marca registrada bajo Certificado N° 168848 resulta

relevante únicamente la denominación McDonald's toda vez que la denominación
ANGUS PREMIUM resulta descriptiva de los productos que distingue.

McDonald's Angus
168848 30
Premium
18 Nugget es un alimento compuesto o total o parcialmente de una pasta de pollo finamente picada y a
veces con piel de pollo añadida, que se recubre de rebozado o pan rallado antes de cocinarlo. Información
extraída de http://www.delicatessensalta.com.ar/2015/01/nuggets-de-pollo/
19 El muffin es un producto elaborado con pan dulce y otros ingredientes, cocinado en moldes individuales
de base cilíndrica y con forma de hongo. Información extraída de https://artespiga.com/el-origen-de-los-

muffins/
M-SPI-01/01 34-53

Finalmente, en el caso de la marca registrada bajo Certificado N° 16473 resulta

relevante la denominación MC BUDDIES toda vez que la denominación
NUGGET20 resulta descriptiva de los servicios que distingue.
16473 43
De otra parte, es importante precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina ha establecido específicamente respecto del uso de la denominación
MAC y MC, en reiterada jurisprudencia, que:
“El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes
o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios”21.
Asimismo, “Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca

débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su
inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la
existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al
oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o
necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que
se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso
común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que
los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”22.
Realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:
a) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y

logotipo y el elemento relevante MC de las marcas registradas bajo
20 Ver nota 15.

21 Proceso 96-IP-2020 de fecha 21 de junio de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 4285 de fecha 30 de junio de 2021.
22 Proceso 40-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007), citando a Otamendi: OTAMENDI,
J. (2002). “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexos, Abeledo-Perrot, cuarta edición, Buenos Aires.
M-SPI-01/01 35-53

Certificados N° 197303, N° 105079, N° 62186, N° 65221, N° 13776, N°

112369, N° 78157, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 65222, N° 9335,
N° 10287, N°46045, N° 184027, N° 107516, N° 8135, N° 43461, N° 39291,
N° 40623, N° 9880, N° 33844, N° 83649, N° 31102 y N° 31099
- Gráficamente, únicamente el signo solicitado presenta en su

conformación elementos figurativos, los que crean una impresión en
conjunto completamente diferente respecto a las marcas registradas.
- Fonéticamente, si bien los signos bajo análisis comparten el único

elemento denominativo relevante MC, tal como se ha indicado
anteriormente, es de uso frecuente.
b) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y

logotipo y las marcas registradas bajo Certificados N° 56245, N°
71388, N° 55537, N° 160546, N°53115, N° 112462, N° 53114, N° 168848 y
N° 2957.
- Gráficamente, se aplica lo señalado en el literal a).
- Fonéticamente, si bien el elemento denominativo relevante del signo

solicitado compuesto por la partícula MC forma parte de las marcas
registradas, tal como se ha indicado anteriormente es de uso frecuente.
c) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y

logotipo y las marcas registradas bajo Certificados N° 21243, N°
21245 y N° 5356
- Gráficamente, tanto el signo solicitado como las marcas registradas

presentan en su conformación elementos figurativos y cromáticos
particulares.
- Fonéticamente, será de aplicación lo señalado en el literal b).
M-SPI-01/01 36-53

d) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y

logotipo y el elemento relevante de la marca registrada bajo
Certificado N°16473
- Gráficamente, tanto el signo solicitado como la marca registrada

presentan en su conformación elementos figurativos y cromáticos
particulares.
- Fonéticamente, será de aplicación lo señalado en el literal a).
e) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y

logotipo y el elemento relevante de la marca registrada bajo
Certificado N° 96515

conformación elementos figurativos y cromáticos particulares, los que
crean una impresión en conjunto completamente diferente respecto a la
marca registrada.

solicitado compuesto por la partícula MC es semejante a la denominación
MAC de la marca registrada, tal como se ha indicado anteriormente, son
de uso frecuente.
f) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y

logotipo y el lema comercial McDONALD´S GRANDES PLACERES
PEQUEÑOS PRECIOS (Certificado N° 4717)
Dado que en el presente caso el examen comparativo debe efectuarse entre

la solicitud de registro de una marca de producto y un lema comercial
registrado, corresponde señalar lo siguiente:
- El lema comercial es una frase usada como complemento de una marca y
sólo de esa manera se presentan los lemas en el mercado.
- En estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la
mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos
que los conforman.
M-SPI-01/01 37-53

- Cualquier cotejo de un lema con otro signo distintivo debe hacerse

considerando al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin
considerar las palabras aisladamente.
- En la comparación de un signo distintivo con un lema debe tenerse en
cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.
Al respecto, mientras que el lema comercial registrado McDONALD´S

GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS puede ser entendido como
que su titular es una empresa que ofrece productos de buena calidad a bajos
precios, el signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo no contiene una
evocación semejante.
4.3. Conclusión
➢ Con relación al signo solicitado y al lema comercial registrado bajo

Certificado N° 4717
De acuerdo con lo señalado, si bien existe vinculación entre los servicios que
pretende distinguir el signo solicitado y los que publicita el lema comercial, el
primero no contiene un mensaje semejante al del lema registrado, por lo que
el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de
registro establecida en el artículo 136 inciso c) de la Decisión 486.
➢ Con relación al signo solicitado y a las marcas inscritas bajo
Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 65221, N°
13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N°
65222, N° 9335, N° 31099, N° 10287, N°46045, N° 184027, N° 107516, N°
8135, N° 43461, N° 39291, N° 40623, N° 9880, N° 33844, N° 96515, N° 83649,
N° 31102, N° 31099, N° 56245, N° 71388, N° 55537, N° 160546, N° 53115, N°
112462, N° 53114, N° 168848, N° 2957, N° 21243, N° 21245, N° 5356 y N°
16473
Previamente a pasar a la conclusión, la Sala considera pertinente señalar que

existen marcas en la clase 43 registradas a nombre de distintos titulares que
contienen de manera relevante la partícula MC / MAC, entre otras, MC y
logotipo (Certificado Nº 134454), MCLAREN`S (Certificado Nº 125170),
M-SPI-01/01 38-53

MACARTUR y logotipo (Certificado N° 36059) y MCCARTHY´S IRISH PUB

RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN (Certificado Nº 115291). Es
decir, se ha verificado que la partícula MC / MAC es de uso frecuente en la
clase 43.
Si bien los signos bajo análisis hacen referencia a productos y/o servicios
semejantes o vinculados, presentan diferencias fonéticas y gráficas, lo que
determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo
de inducir a confusión al público consumidor, por lo que el signo solicitado
no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida
en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
A continuación, se procederá a analizar la causal de prohibición contenida en el

literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, base también de la oposición
formulada por McDonald´s Corporation.
5. Notoriedad de la marca titularidad de la opositora
Conforme se ha señalado en el punto 2 de la presente resolución -y que no ha

sido materia de apelación-, la Comisión de Signos Distintivos ha determinado
que la marca MCDONALD'S de la opositora McDonald´s Corporation mantiene
su condición de notoriamente conocida para identificar comidas rápidas y los
servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los
cuales se comercializan las mismas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y,
en atención a diversas resoluciones23, así como a la información obtenida de
diversas páginas web presentadas como pruebas complementarias24,
cumpliendo con los requisitos exigidos en la Resolución N° 330-2024/TPI-
INDECOPI de fecha 20 de marzo de 202425, Precedente de Observancia
Obligatoria emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
23 Que declararon la notoriedad de la marca MCDONALD'S para distinguir servicios de la clase 43 de la

Nomenclatura Oficial.
24 Descritas en la Nota N° 2.
25 Mediante la cual se estableció, con carácter de observancia de obligatoria, que el periodo máximo que
puede existir entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y aquella
en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de 5 (cinco) años.
M-SPI-01/01 39-53

Marca notoria titularidad de la

opositora
MCDONALD'S
6. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse

como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Teniendo en cuenta que se ha reconocido la notoriedad de la marca

MCDONALD'S corresponde en este punto evaluar si el signo solicitado MC
HAPPY BAR constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción parcial o total de la marca antes referida.
Al respecto, cabe señalar que la Primera Instancia determinó que el signo

solicitado constituye una transcripción parcial de la mencionada marca notoria.
Dicho extremo no ha sido impugnado por el solicitante, por lo que ha quedado
consentido.
6.1 Determinación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca

notoria MCDONALD'S
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial

de fecha 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso N° 31-IP-2013, respecto
al riesgo de confusión en el caso de signos notoriamente conocidos, estableció
lo siguiente:
M-SPI-01/01 40-53

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un

producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho
producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta)”.
De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-201526, el Tribunal Andino estableció que:

“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los
productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que
pertenezcan dichos productos o servicios”.
En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la

interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva
entre los productos y/o servicios y b) la similitud entre los signos, para lo que se
deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de
estos elementos se determina el riesgo de confusión.
Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión.
6.1.1 Respecto de los servicios
Los servicios de restauración que el signo solicitado pretende distinguir incluyen

a las comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos
comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas de la clase 43 de
la Nomenclatura Oficial que la marca notoria distingue.
6.1.2 Examen comparativo
26 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.
M-SPI-01/01 41-53

Previamente a realizar el examen comparativo es importante precisar que tal

como se ha señalado en el punto 4.2, en el caso del signo solicitado será
relevante únicamente la partícula MC.
Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo

solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y la marca notoria MC DONALD´S se
advierte que:

conformación elementos figurativos.

solicitado compuesto por la partícula MC forma parte de la marca
registrada, tal como se ha indicado en el punto 4.2 es de uso frecuente.
MCDONALD’S
6.1.3 Conclusión
Si bien los signos bajo análisis hacen referencia a servicios semejantes, teniendo
en consideración que no resultan semejantes, se concluye que es posible su
coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público
consumidor.
En tal sentido, la Sala determina que no existe riesgo de confusión entre los
signos.
M-SPI-01/01 42-53

7. Determinación del riesgo de asociación
El riesgo de asociación es una figura regulada en diversas legislaciones27, que se

encuentra incorporada en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través
de la Decisión 486.
Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el

Proceso 140-IP-200928, señalando lo siguiente:
“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no
es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los
consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión
o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
(…)
También es importante tener en cuenta que además del riesgo de
confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en
el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al
denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136
literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de

asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica”29.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un

producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola
posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se
beneficiarían sobre la base de la actividad ajena”.
27 Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el
Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de
los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que
comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.
28 Información extraída de la página web de la Comunidad Andina, www.comunidadandina.org..
29 Ver Proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No,
1648 de 21 de agosto de 2008).
M-SPI-01/01 43-53

A decir de Fernández - Novoa30, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo
de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación
es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de
confusión31, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra
contenido dentro del riesgo de confusión32.
La Sala considera que el riesgo de asociación amplía los alcances del riesgo de
confusión en la medida que este se produce cuando a pesar de no existir
vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que
identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar
que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o
vinculación económica. Ello puede deberse a que; como consecuencia de la
difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el
empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la
prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o
servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las
empresas.
Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación,

deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos
o servicios distinguidos con los signos en conflicto (a pesar de no existir
vinculación o conexión competitiva) y que éstos presenten semejanza o
identidad.
30
Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid,
Barcelona, 2001, p. 292 y ss.
31 De acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la
doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de
confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no con
confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún
tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la
semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el
hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca.
32 De acuerdo a la doctrina alemana, el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión
mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, que
trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas
titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u
organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por
el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104.
M-SPI-01/01 44-53

En el presente caso, conforme se ha señalado en el numeral 6.1.1 los servicios

que el signo solicitado pretende distinguir están incluidos en los que la marca
notoria distingue y efectuado el examen comparativo no resultan semejantes.
En consecuencia, no existe riesgo de que el público consumidor o usuario
considere que entre el solicitante y la titular de la marca notoria hay algún tipo de
vinculación comercial lo que determinaría que no exista riesgo de asociación.
8. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria
La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado

por la titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre
todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca
productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular
innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el
acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los
consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta
forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se
consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser
explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios
bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de
productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).
Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos
o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento
indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca
obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la
creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible
porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o
servicios diferentes a los que venía distinguiendo33.
33 De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998,
recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en
Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca
NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada
tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en
relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe
quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El
titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no
M-SPI-01/01 45-53

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal

Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:
“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente

conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin
importar (…) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente
conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se
diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un
aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un
debilitamiento de la capacidad distintiva.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:
“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la

similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones
y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para
establecer una relación intelectual que atrae la atención del público
consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo
renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o
inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de
semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos
casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo
titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.
La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de

la marca34 implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o
renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca
renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido
estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la
pueden ser atribuidos a un tercero… A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante
salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se
aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen
dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible
a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.
34 Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca
notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.
M-SPI-01/01 46-53

correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca

renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que
tienen lugar en la mente del consumidor35.
La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios
productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el
aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el
usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria
para la creación y consolidación de esa imagen positiva.
8.1 Aplicación al caso
En el caso concreto, la opositora no ha logrado acreditar ni demostrar que la

imagen que irradia la marca notoria MCDONALD’S se traslade mediante un
proceso asociativo por parte del público consumidor, a los productos que el signo
solicitado pretende distinguir.
Por lo tanto, se concluye que no se ha acreditado que el uso del signo solicitado
sea susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio de la
marca notoria.
9. Conclusión
En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que el

registro del signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones previstas
en el artículo 136 incisos a), c) y h) de la Decisión 486, por lo que corresponde su
acceso a registro.
10. Cuestión final: Jurisprudencia citada por la opositora
En el transcurso del presente procedimiento la opositora ha hecho referencia a

la Resolución N° 114-2023/TPI-INDECOPI de fecha 15 de febrero de 2023
emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
35 Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.
M-SPI-01/01 47-53

Al respecto, cabe mencionar que la jurisprudencia administrativa sólo se tomará

en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de
observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del
Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con la resolución mencionada por
la opositora, la cual se ha tenido a la vista.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala conviene en señalar que en el análisis llevado

a cabo en el presente procedimiento se han tenido en cuenta los criterios
expuestos en la resolución citada.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por McDonald´s

Corporation y; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 78-2023/CSD-
INDECOPI de fecha 9 de enero de 2023, que declaró INFUNDADA la oposición
formulada por McDonald´s Corporation; en consecuencia, OTORGÓ a favor de
Carlos Alberto Delgado Flores (Perú) registro de la marca de servicio constituida
por la denominación MC HAPPY BAR y logotipo (se reivindica colores36),
conforme al modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación);
hospedaje temporal de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por
Carlos Alberto Delgado Flores.
Con la intervención del Vocal José Carlos Bellota Zapata y el voto dirimente
de Jorge Alejandro Chavez Picasso,
JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PICASSO

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
/pa.
36 Ver nota 1.
M-SPI-01/01 48-53

Voto en discordia de las señoras Vocales Virginia María Rosasco Dulanto

y Sylvia Teresa Bazán Leigh
No encontrándonos de acuerdo con el voto en mayoría formulamos nuestro voto

en discordia en el caso de referencia, en virtud a las siguientes consideraciones:
➢ En cuanto a los productos y/o servicios a los que se refieren los signos
confrontados
Respecto a las marcas registradas bajo Certificados N° 28454, N° 115996, N°

115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N°
9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N°
168848, N° 2957, N° 43461, N°8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880,
N° 16473, N° 33844 y lema comercial inscrito con Certificado N° 4717, que se
refieren a productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y servicios de
las clases 43 de la Nomenclatura Oficial
El extremo de la resolución que determinó la identidad o vinculación entre

algunos de los servicios y productos a los que hace referencia el signo
solicitado en la clase 43 y las marcas base de oposición registradas en las
clases 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial no fue cuestionado. En ese sentido,
ha quedado consentido, no nos corresponde emitir pronunciamiento al
respecto.
Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 197303, N° 105079, N°

83649, N° 62186, N° 56245, N° 21243, N° 71388, N° 65221, N° 13776, N°
112369, N° 78157, N° 31102 y N° 96515, que distinguen productos de la clase
29 de la Nomenclatura Oficial
Al respecto, cabe señalar que, tal como ha establecido la Sala en diversas

resoluciones37, existe conexión competitiva entre los “servicios de
37 Tales como:
- Resolución N° 1894-2019/TPI-INDECOPI de fecha 18 de noviembre de 2019.
- Resolución N° 0136-2022/TPI-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2022.
- Resolución N° 780-2022//TPI-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2022.
M-SPI-01/01 49-53

restauración (alimentación)” de la clase 43 que el signo solicitado pretende

distinguir y la “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
carne” de la clase 29 que distinguen las marcas registradas, debido a que
actualmente es frecuente que los restaurantes y/o locales donde se ofrecen
servicios de restauración, comercialicen productos de la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial con la misma marca, los cuales sirven de insumos para
la preparación de los platos que se ofrecen en sus respectivos locales, con la
finalidad de satisfacer las demandas de sus clientes y de publicitar e implantar
sus marcas en la generalidad de los consumidores.
En dichos pronunciamientos se estableció que existía dicha conexión

competitiva en los siguientes casos:
JUICY LUCY:
(https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-
parrillera-juicy-lucy-de-carne-de-res-caja-
8un/p)
Hamburguesas (clase 29) Servicios de restauración (clase 43)
BON BEEF:
(https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-bon-beef-
200g-caja-4un/p)
43)
OSSO:
M-SPI-01/01 50-53

(https://www.wong.pe/hamburguesa-de-res-osso-4un-504746/p)
43)
FRIDAYS:
(https://www.tottus.com.pe/tgi-fridays-alas-de-pollo-empanizadas-
con-salsa-buffalo-frida-42035903/p/)
Alas de pollo empanizadas (clase 29)
43)
En ese sentido, a diferencia de lo señalado por la Primera Instancia, se trata

de productos y servicios vinculados y complementarios, destinados a cubrir
una misma necesidad y se encuentran dirigidos al mismo público consumidor
o usuario.
(i) Respecto a la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la

Decisión 486
➢ Con relación al signo solicitado y a las marcas inscritas bajo Certificados N°

197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N°
78157, N° 31102, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 65222, N° 9335, N°
31099, N° 10287, N°46045, N° 184027, N° 107516, N° 8135, N° 43461, N°
39291, N° 40623, N° 9880, N° 33844, N° 96515, N° 83649 y N° 31102
Teniendo en consideración que existe vinculación entre los servicios y/o

productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las
M-SPI-01/01 51-53

marcas registradas a favor de la opositora y comparten el único elemento

denominativo relevante MC o MC / MAC, no es posible su coexistencia
pacífica en el mercado.
➢ Con relación al signo solicitado y a las marcas inscritas bajo Certificados N°

56245, N° 71388, N° 55537, N° 160546, N° 53115, N° 112462, N° 53114, N°
168848, N° 2957, N° 21243, N° 21245, N° 5356 y N° 16473
Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis están referidos a algunos de
los mismos servicios y/o servicios y productos vinculados y comparten de
manera relevante la partícula MC en su conformación, se configura un
supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público usuario a
creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas
registradas.
Cabe precisar que aun cuando en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se

encuentran registradas a favor de terceros diversas marcas que incluyen en
su conformación la partícula MC, éstas incluyen elementos denominativos y/o
gráficos adicionales que permiten diferenciarlas de las mencionadas marcas
registradas, situación que no ocurre con el signo solicitado.
(ii) Respecto a la causal de prohibición contenida en el literal h) del artículo 136

de la Decisión 486
Dado que el signo solicitado y la marca notoria distinguen servicios

semejantes y comparten de manera relevante la partícula MC en su
conformación, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría
inducir al público usuario a creer que el signo solicitado constituye una
variación de la marca notoria. En ese sentido el registro solicitado es
susceptible de generar riesgo de confusión y asociación con la marca notoria.
De otra parte, consideramos que la imagen y el prestigio que proyecta la marca

notoriamente conocida podría ser transferida a los servicios que se pretende
distinguir con el signo solicitado, por lo que se configuraría un aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca notoria de McDonalds´s Corporation.
M-SPI-01/01 52-53

Finalmente, la opositora en su recurso de apelación no hizo referencia al

riesgo de dilución, por ello no se ha hecho referencia ni análisis al respecto.
(iii) Conclusión
El registro del signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones

previstas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.
En virtud de lo expuesto, nuestro voto es porque debería REVOCAR la

Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI de fecha 9 de enero de 2023 y, en
consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio constituida por la
denominación MC HAPPY BAR y logotipo (se reivindica colores38), conforme al
modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje
temporal de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por Carlos Alberto
Delgado Flores.
VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO

Vocal
SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH

Vocal
38 Ver nota 1.
M-SPI-01/01 53-53


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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

SOLICITANTE : CARLOS ALBERTO DELGADO FLORES

OPOSITORA : MCDONALD´S CORPORATION

Análisis de riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y

Lima, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Con fecha 29 de abril de 2022, McDonald´s Corporation (Estados Unidos de

1 Dichos colores son negro, rosado, celeste, anaranjado, blanco y morado.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- La marca MCDONALD’S ostenta el carácter de notoriamente conocida con

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Marca Certificado N° Clase

- Asimismo, es titular en el Perú de los siguientes registros en las clases 29,

Marca Certificado N° Clase

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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Con fecha 15 de mayo de 2022, el solicitante Carlos Alberto Delgado Flores

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Mediante Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI de fecha 9 de enero de

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marca MCDONALD'S, por lo que dicha marca continúa cumpliendo con

la marca , razón por la cual el referido signo no resulta merecedor

Signo Solicitado Marca Notoria

- Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

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➢ Aprovechamiento indebido de la reputación ajena

Marca Certificado N° Clase

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- Respecto de las marcas base de oposición que distinguen productos

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McDonald's Angus Premium 168848 30

Mcdonald'S Grandes Placeres

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Signo Certificado N° Titular

Ronald McDonald McDonalds´s Corporation

Con fecha 27 de enero de 2023, la opositora McDonalds´s Corporation interpuso

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encuentran vinculados a los productos de la clase 30 que sus marcas

- En consecuencia, el registro del signo solicitado generará que el público

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el

Con fecha 1 de febrero de 2023, McDonald´s Corporation presentó un escrito

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febrero de 20237 a fin de que se tengan presentes los criterios esbozados en

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MC HAPPY BAR y

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

a) La opositora, McDonald´s Corporation (Estados Unidos de América), es

Marca Certificado N° Vigencia Distingue Clase

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de leche, bebidas en las que predomina

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Alimentos preparados a base de

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del café, té, mostaza, sémola de avena,

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café, te, mostaza, sémola de avena,

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Operación y puesta en marcha de